PROCESO 174-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Composición herbicida y procedimiento de lucha contra insectos. Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Proceso Interno Nº 2002-00145 (7921). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004, relativa al artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002- 00145 (7921).

El auto de 18 de marzo de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1410 de 10 de septiembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos En fecha 2 de julio de 1996, la Sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, presentó solicitud de patente, cuyo Capitulo Reivindicatorio reclama, mediante 15 reivindicaciones, composiciones insecticidas que comprenden entre 0.001 y 5% de un compuesto de fórmula I, entre 0.05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propilen – glicol, estando el compuesto de formula I en el estado disuelto en dicha composición. Adicionalmente se reclama un procedimiento de lucha contra insectos caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz de la composición reclamada.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 17692, de 25 de mayo de 2001, argumenta que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN HERBICIDA Y PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INSECTOS” citando como anterioridades que afectan el cumplimiento de tal requisito los documentos EP 0500209, EP 0295117 y US 5329726.

La Administración alega que la anterioridad EP 0500209 divulga una composición pesticida que contiene compuestos de formula I en proporción de 0,05 y 95% por peso y en el caso de las composiciones para aplicar al control de pestes artrópodos, nemátodos, helmintos y protozoos usualmente contiene desde 0.00001 hasta 95% de uno o más compuestos de formula I y uno o más portadores de sólidos o líquidos y opcionalmente de 0,1 a 50% de uno o mas componentes compatibles.

La anterioridad EP 0295117 establece un método de control de artrópodos, nemátodos, helmintos o protozoos que se caracteriza por su aplicación al sitio infectado en una cantidad efectiva de un compuesto de la Fórmula I junto con un cebo líquido o sólido y vehículos portadores adecuados para su formación. La tercera anterioridad US 5,329,726 divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para exterminar termitas que se coloca dentro de la caja.

Por Resolución Nº 33362 de 16 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 17692. 3. Fundamento Jurídico de la demanda Como fundamento de derecho manifiesta la actora que se violó el artículo 18 de la Decisión 486, afirmando, sobre las reivindicaciones 1 a 9, que el nivel inventivo de la solicitud “… debe evaluarse … a partir de su objeto, el cual es una composición insecticida que comprende tres (3) componentes, más específicamente, a) un compuesto pirazol como lo define la formula (I); b) un agente espesante; y c) propelinglicol.

La composición de la presente solicitud no solo requiere de dichos tres componentes, pero cada componente debe estar presente en un rango de concentración específico y el compuesto pirazol de la formula (I) debe estar en el estado disuelto … no es una composición fluida, sino más bien tiene características de gel con una viscosidad de entre 30 y 10000 centipoise … pretende resolver el problema asociado con la persistencia en el tiempo de la acción del insecticida”.

Indica que “… una persona medianamente versada en el arte, frente al problema de falta de persistencia de la acción insecticida en el tiempo, no habría podido derivar de manera evidente de los documentos citados por la SIC la combinación de los tres componentes necesarios, en las proporciones y estados químicos específicamente establecidos para incrementar la viscosidad de las formulaciones reclamadas de manera que se obtuvieran gotas de composición estables y durables en el tiempo …”.

Establecido el objeto de la solicitud, “…las formulaciones de tipo gel, caracterizadas por comprender un compuesto pirazol de formula (I), entre, 0,05 y 10% de un agente espesante, y entre 5 y 50% de propelinglicol, estando el compuesto de formula (I) en estado disuelto en dicha formulación, claramente comprende un salto en la regla técnica, puesto que proporcionan ventajas notorias sobre las composiciones liquidas o sólidas entradas en el arte…”.

La actora sostiene “… que el Examinador de Patentes en su análisis de la presente invención ha caído en este error…” al establecer “… que una persona normalmente versada en la materia puede derivar de manera obvia una formulación como la reivindicada cuando ésta reclama precisamente una formulación de pirazoles con una sal de poliacrilato o de amonio o un heteropolisacárido con un alcohol como el propilenglio; sabiendo, que se deben utilizar compuestos o agentes espesantes de tal manera que se obtenga la viscosidad adecuada”.

Continúa diciendo la demandante que “… el Examinador de Patentes propone que era obvio llegar a una formulación con los ingredientes específicamente reclamados por la presente invención y en sus proporciones descritas de manera que se obtuviera una composición con una viscosidad entre 30 y 10.000 cP, puesto que es conocido que la viscosidad, siendo inherente a la composición, se puede modificar con agentes tales como espesantes … el resultado de modificar la viscosidad de una composición en relación con la solución de un problema técnico claramente no se sabe a priori, y por tanto mal puede caracterizarse como obvio … El hecho que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo general para llegar a un resultado, no necesariamente convierte su utilización y los resultados obtenidos para casos específicos en evidentes para una persona versada en la técnica”.

Finalmente, sobre el procedimiento de las reivindicaciones 10 a 15 de la invención, argumenta que “… se caracteriza por la aplicación en la forma en que allí se describe de la composición novedosa e inventiva, comprende un procedimiento con claro nivel inventivo que no se deriva evidentemente del estado de la técnica en razón de los resultados de mayor persistencia de la actividad insecticida, que se traducen en una mayor efectividad del procedimiento reivindicado.

Dicho procedimiento es novedoso en cuanto a que no existía con anterioridad de la manera especificada por la presente invención y, siendo caracterizado por la aplicación de la composición que cumple con nivel inventivo, inherentemente el procedimiento también goza de nivel inventivo. Es decir, en razón de la diferencia de material utilizado por el procedimiento de la presente solicitud … y en virtud del resultado inesperado proporcionado por dicho procedimiento … es claro que nos encontramos ante un procedimiento novedoso e inventivo”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Que “… del examen de fondo … permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención … Como consecuencia de lo anterior, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone Polenc (sic) Agrochimie, al no reunirse el requisito de altura inventiva …”.

Que “… las anterioridades: EP 0500209, EP0295117 y US 5329726 que afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente en debate y tal como consta en el concepto técnico correspondiente son prueba suficiente desde que la solicitud de patente que nos ocupa, se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de novedad y nivel inventivo”.

Toda vez que, “La anterioridad EP 500209 …. divulga un método para el control de pestes … en un sitio … donde las pestes residen se alimentan, con una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I y más preferiblemente de fórmula II … la anterioridad EP 0295117 … divulga un método para el control de artrópodos, nematodos, helmintos o protozoos que se caracteriza porque se aplica al sitio infestado una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula I, junto con un cebo líquido o sólido adecuado… la anterioridad US 5.329.726 … divulga un sistema para el control de termitas que consiste en una caja y un cartucho, ambos con aberturas alineadas de tal forma que coincidan las de la caja con las del cartucho, el cartucho contiene un material de cebo junto con un pesticida para el control de termitas y se coloca dentro de una caja … Todo lo anterior, permite concluir que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14,16 y 18 de la Decisión 486 …”.

Que “… el procedimiento de lucha contra los insectos reclamados en las reivindicaciones 10 a 15 no define en realidad ningún procedimiento entendido como el conjunto de etapas y condiciones diferentes a la forma comúnmente utilizada para aplicar una composición insecticida, consistente en poner en contacto ésta con el lugar o zona a proteger del ataque de los insectos, por tanto el objeto contenido en dichas reivindicaciones carece de nivel inventivo”.

Después de referirse a las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones dice que: “… en el presente caso, según los razonamientos expuestos en el examen de fondo a partir de las anterioridades encontradas un técnico medio habría podido llegar a la invención propuesta en la solicitud en cuestión. Por lo demás … es claro que en el presente caso, el procedimiento objeto de la invención no constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que permitiría que la invención en estudio no se derive de manera evidente del arte anterior, como lo evidencian las anterioridades encontradas por el examinador técnico”.

Finalmente dice que “… las resoluciones acusadas … no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales ni de carácter superior como lo aduce la parte demandante …”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente tuvo lugar el 2 de julio de 1996, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por lo que no corresponde interpretar el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado; en consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se debe interpretar de oficio los artículos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(…) La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. Decisión 486 Disposición Transitoria “Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro … ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). La normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, se deberá tomar en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 2 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que el juez consultante deberá determinar qué norma comunitaria es aplicable al caso concreto.

II. La patente de invención de producto y de procedimiento Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI- 5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).

III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

IV. De las reivindicaciones El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”. Sobre el tema, la doctrina dice que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “… todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal … que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden… Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119). Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente … las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “… las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892 del 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”). V. Examen definitivo de patentabilidad Conforme el criterio contenido en el punto I referente a la aplicación de la ley en el tiempo, en el sentido de que la norma procesal será la aplicable al procedimiento en curso, corresponde interpretar el artículo 48 de la Decisión 486, que se refiere al “examen definitivo”, el mismo que permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes.

De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

Sobre el tema, el Tribunal sostiene que, finalmente: “…se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse … al “examen de fondo” y … al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro … toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo…”.

(Proceso 83-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1002 del 28 de octubre de 2003 patente: COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2- IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES citando al Proceso 12- IP-98 publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999).

El Tribunal continúa diciendo: “De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis … se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo…”.

(Proceso 83-IP-2003, ya citado). Este Tribunal considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Autoridad Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues de estos exámenes puede emerger que la solicitud no se admita a trámite o que habiendo sido admitida, se la declare abandonada y en consecuencia, no pueda concluir en una decisión de mérito, a través del examen definitivo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

QUINTO: El “examen definitivo” permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00145 (7921) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA