PROCESO 49-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: THE GILLETTE COMPANY. Patente: “AFEITADORA DE SEGURIDAD”. Expediente interno 2001-0064.01.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el día catorce del mes de abril del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de marzo del año 2005 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Partes Actúa como demandante la firma THE GILLETTE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma THE GILLETTE COMPANY, mediante apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 07114, de 31 de marzo del 2000, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien decidió negar privilegio de patente de invención a la creación denominada “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, por considerar que la misma no cumple los requisitos de novedad y de altura inventiva; y, - Nº 18635, de 31 de julio también del año 2000, emitida por la misma Autoridad, por medio de la cual al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirma en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución Nº 07114.
Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia que conceda la patente solicitada por THE GILLETTE COMPANY y, expida el correspondiente Título. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 21 de marzo de 1996, la firma THE GILLETTE COMPANY, por intermedio de apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, anexando para el efecto los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de su publicación. - El 15 de octubre de 1997 fue publicado el extracto de dicha solicitud, en la gaceta de Propiedad Industrial Nº 452. - El 31 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la resolución Nº 07114, por medio de la cual negó la concesión de privilegio de patente para la invención solicitada. - La firma THE GILLETTE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. - El 31 de julio también del año 2000, la misma Dependencia, al resolver el recurso de reposición planteado, expidió la Resolución Nº 18635, por la cual confirmó la Resolución inicial en todas sus partes. b) Escrito de demanda La firma THE GILLETTE COMPANY, domiciliada en Boston, Estados Unidos de América, por intermedio de apoderada, argumenta que el 21 de marzo de 1996 presentó solicitud para la concesión de la Patente de Invención denominada “AFEITADORA DE SEGURIDAD”, a la cual fueron anexados los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación y de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que hayan sido presentadas observaciones por parte de tercero interesado.
Expresa que mediante Resolución Nº 07114, de 31 de marzo de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó la patente solicitada, por considerar que no cumplía los requisitos de novedad y de altura inventiva. Expone que, posteriormente, presentó recurso de reposición respecto de esa Decisión, el que fue resuelto por medio de Resolución Nº 18635, de 31 de julio del 2000, que confirmó la resolución inicial en todas sus partes.
Sostiene que se violaron los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 “…ya que de conformidad con ellos la administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación tiene altura inventiva y si es susceptible de aplicación industrial”. Manifiesta, además, que de las resoluciones emitidas “…se puede establecer que los conceptos técnicos … de ninguna manera efectuaron un análisis correcto de la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud, ya que si se compara ésta con la solicitud citada por el examinador técnico de patentes como anterioridad, que desvirtúa la novedad y el nivel inventivo, es claro que los conceptos técnicos realizaron análisis posteriores a la invención, es decir análisis en los cuales no se tomó en consideración la posición versada en la materia al momento de la creación de la invención, restando méritos a los elementos nuevos y a los efectos ventajosos obtenidos con la presente invención que superan los problemas técnicos observados en las unidades de máquinas de afeitar conocidas en el estado de la técnica”.
Argumenta la novedad del invento al expresar que, “…a pesar de que existen varias similitudes entre las unidades de hoja de afeitar de las solicitudes en cuestión, también son evidentes las diferencias significativas, que son las que confieren el carácter novedoso al sistema de la unidad de afeitar”. Sostiene que “…es claro también que la Superintendencia no entendió el alcance de estas diferencias, lo cual se demuestra a través de afirmaciones que se hacen tanto en los Conceptos Técnicos como en las Resoluciones cuya nulidad se solicita, dirigidas a poner en duda inclusive la utilidad de la invención o en las que se establece que las máquinas de afeitar se hicieron para afeitar y no para estar en reposo.
Ello evidencia un desconocimiento del objeto real de la invención y de la importancia que tienen los dos estados -el de reposo y el de la afeitada- para establecer la movilidad que se produce de un estado al otro y que es la responsable del efecto técnico que se reivindica como nuevo”. Asevera que “… es evidente que la Superintendencia mal interpreto el objeto de la presenta invención y no consideró de ninguna manera las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada.
Además el análisis del nivel inventivo de la solicitud denegada fue realizado bajo criterios muy generales y sin seguir los parámetros establecidos por el Artículo 4 de la Decisión 344 para demostrar con argumentos contundentes el por qué habría sido obvio o evidente para la persona versada en la materia llegar al objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas de la anterioridad citada.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda, solicitando que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Sobre la violación argumentada del artículo 1 de la Decisión 344, manifiesta que “los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en la normativa entonces vigente en materia de propiedad industrial contenida en Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena… entre otros aspectos los relacionados con las solicitudes de patentes de invención.” Expresa que “contrariamente a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente nº 94-43932, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención.” Respecto a la violación del artículo 2 de la Decisión 344 manifiesta que “… lo relevante en el presente caso es que el procedimiento como el intermediario (sic) sobre los que se pretendía obtener protección ya eran conocidos en el estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud … lo cual descarta de plano la violación del artículo 2 de la norma comunitaria entonces vigente…”.
Concluye afirmando que “…como quiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y validamente a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los que sin embargo han podido ser extraídos de la documentación conformante del expediente remitido.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Organo Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, toda vez que la solicitud relativa a la patente de invención denominada AFEITADORA DE SEGURIDAD, ha sido presentada el 21 de marzo de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…)
4. CONCEPTO DE INVENCION La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. [1] Este Tribunal, por su parte, ha sostenido que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).
5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344. Según lo dispuesto por el artículo 1 de la aludida Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
6. LA NOVEDAD DE LA INVENCION Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.
Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Se define al estado de la técnica, como el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación del invento y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras de aquél. En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”[2]
7. DEL NIVEL INVENTIVO El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito.
Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.
En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.
Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que: “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.
Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”[3].
El mismo autor ha dicho: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.
El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”[4]. El Tribunal, por otro lado, considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Oficina Nacional Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de alguno de éllos podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.
Se recalca también, que la Oficina Nacional Competente no debe tener duda alguna acerca de la patentabilidad del respectivo invento, propósito para el cual debe utilizar todos los medios posibles a su alcance, siendo el informe sobre el estado de la técnica la pieza más importante para que esa Autoridad proceda a la concesión o a la denegación de patentes.
Con base en los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresadamente determinados por el artículo 1 de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2.
La novedad de la invención a que alude el artículo 2 de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción oral o escrita, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 3.
El artículo 4 de la Decisión 344 señala, claramente, lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 4.
Las normas de trámite o de procedimiento deben ser observadas a cabalidad por las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros, o por el juez respectivo, en su caso; el no hacerlo constituiría una violación del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo establece la Decisión 344. 5. La Oficina Nacional Competente deberá hacer uso de todo criterio técnico en materia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención respectiva, al igual que está facultada para solicitar informes de expertos, opiniones de las Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países, a fin de conceder o negar la patente solicitada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº2001- 0064.01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del referido Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20 de mayo de 1998.
G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Zuccherino, Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 153. Año 1997. [4] Zuccherino, Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 150.
Año 1997.