PROCESO 35-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6991-NR.
Actor: GRUNENTHAL GMBH. Marca: “NEUMOQUIN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.
Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por ello fue admitida a trámite a través de auto de 30 de marzo del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: GRUNENTHAL GMBH. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: COMPAÑÍA DE INVERSIONES TRANSGLOBAL S.A. 1.2. Hechos Relevantes. 1.1. La demanda. En la Gaceta de Propiedad Industrial N° 409 se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca “NEUMOQUIN” de 11 de diciembre de 1998, presentada por GRUNENTHAL GMBH para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 19 de mayo del 1999 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación la Compañía INVERSIONES TRANSGLOBAL S.A. presentó observación al registro de la denominación solicitada “NEUMOQUIN”, con fundamento en la similitud gráfico-visual y fonética-auditiva entre este signo y la marca registrada con anterioridad “NEUMONID” expresando “que el uso del signo solicitado induciría a error y engaño inevitable entre el público consumidor, originándose competencia desleal.” El 11 de noviembre de 1999 GRUNENTHAL GMBH contestó a la observación planteada argumentando que la denominación solicitada es susceptible de registro por constituir un signo novedoso y suficientemente distintivo.
El acto administrativo impugnado es la Resolución N° 975990, notificada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 28 de febrero del 2000, mediante la cual se rechazó el registro de la denominación “NEUMOQUIN”. La actora señala que el signo solicitado por GRUNENTHAL GMBH es susceptible de registro por cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por no encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la misma norma.
Al comparar los signos confrontados se observa que estos tienen en común la raíz genérica NEUMO, que es un prefijo griego que significa aire o pulmón, este término no es susceptible de apropiación y no entra a formar parte del cotejo. Finalmente, la demandante manifiesta que existió violación del artículo 95, inciso 2, de la Decisión 344, referente a la debida motivación de los actos provenientes de la administración pública. 1.2.
La contestación a la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó a la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho y ratifica la legalidad de la Resolución N° 0975990. El Director Nacional de Propiedad Industrial presentó las excepciones siguientes: ( La negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
( La legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido en cumplimiento de todas las formalidades legales. ( Improcedencia de la demanda por carecer la pretensión del actor de fundamento legal. ( Caducidad del derecho y prescripción de la acción. El tercero interesado propuso las excepciones y argumentos que se exponen a continuación: ( Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción. ( Que el signo solicitado “NEUMOQUIN” y la marca registrada “NEUMONID”, protegen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que entre ellas existen semejanzas fonéticas y auditivas, por lo que existe razón suficiente para denegar el registro del signo “NEUMOQUIN”.
( El Director Nacional de Propiedad Industrial aplicó correctamente la norma nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al expedir la Resolución impugnada, la que fue debidamente motivada. ( El signo “NEUMOQUIN” no cuenta con un factor tópico identificador, por lo que no es lo suficientemente distintivo, y de aceptarse su registro se produciría confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Por ser pertinentes dentro del caso planteado se realizará la interpretación prejudicial de las normas solicitadas por el consultante, que son: los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Decisión 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
(…) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.
Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; signos genéricos, descriptivos; signos evocativos; comparación entre signos denominativos, partículas de uso común; la marca de productos farmacéuticos; debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas; la marca débil. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas. Es marca todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, con respecto de otros de distinta procedencia u origen empresarial. Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de ello es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.
La Distintividad. Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.
Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que: “ la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los resultados alcanzados por cada operador económico.”[1] La Perceptibilidad.
La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. El signo debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. Otero Lastres, ha manifestado que: “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ”[2] Y que “ la “perceptibilidad”, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca.
Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos.
Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”[3] Susceptibilidad de representación gráfica. El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente a través de cualquier mecanismo que sea apto para expresarlo.
La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[4] 4.2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Un signo es registrable como marca al estar dotado de fuerza distintiva suficiente, por lo que permitir el registro de marcas carentes de tal característica crearía confusión en el mercado, además de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.
La Oficina Nacional Competente deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. La prohibición de registrar signos idénticos o similares a otros ya registrados o previamente solicitados, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere.
Un signo que no es distintivo en relación con una marca ya existente en el mercado tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos en nuestra jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.3.
Signos genéricos o descriptivos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.
La denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. De manera que el signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica. 4.4.
Signos evocativos. Siendo que el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. 4.5.
Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente realizar el cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias, como la dictada en el proceso N° 01-IP-2005, hace mención de varios criterios elaborados por Fernández Novoa para la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [5] En la elaboración de un conjunto marcario se pueden usar toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que consideradas individualmente pueden estimarse como expresiones de uso común, las que no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna; por esta razón el titular de una marca que incluya una expresión de tal naturaleza no está facultado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que sea lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 4.6. La marca de productos farmacéuticos. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características.
Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó; estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas. El examen de marcas farmacéuticas debe ser minucioso a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión ya que de generarse error éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas; por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.
En conclusión, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. 4.7. Debida motivación de los actos administrativos referentes a marcas. Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria contenida en la Decisión 344.
Los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que la Oficina Nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido, sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario; en definitiva, constituye la razón de ser del acto. La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente: “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” (…) “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.
Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[6]. 4.8. La marca débil. La debilidad marcaria se presenta cuando el signo está conformado por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan términos similares también de libre uso. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge;
Ob.cit., págs. 191 y 192).”[7] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.
SEGUNDO: Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
TERCERO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
CUARTO: No son registrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.
QUINTO: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para designar a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.
SEXTO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.
SEPTIMO: Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
OCTAVO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.
NOVENO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.
DECIMO: Todo acto proveniente de la Administración Pública debe ser motivado, es decir, que debe reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6991-NR, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] INDECOPI & ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
OMPI. 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI.” Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI. Lima. 1996. Pág. 178. [2] OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. [3] OTERO LASTRES José. Ob. cit.
Pág. 133. [4] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS”. Editado por Top Management, Bogotá. Pág. 77. [5] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 28 de enero del 2004.
Proceso N° 115-IP-2003. Marca: “MIMOSIN”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo del 2005. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso N° 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1175 de 15 de marzo de 2005.