PROCESO Nº 50-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 135, literal a, y 154 eiusdem.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: denominación “CANALETA 90” Expediente: N° 2004-00006. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, once de mayo del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de marzo de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. solicitó el día 24 de octubre del 2002 el registro de la marca CANALETA 90, para distinguir productos en la clase 6 de la Clasificación Internacional” (Clase 6: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales”); que “Mediante la Resolución número 12273 del 30 de abril de 2003, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la observación (sic) presentada por la LADRILLERA SANTA FE S.A. y se negó el registro de la marca CANALETA 90 a la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. ”; que “La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 12273 ”; que “Mediante la Resolución 18258 del 27 de junio de 2003, se resolvió el recurso de reposición confirmándola en todas sus partes y concediendo de manera subsidiaria el recurso de apelación”; y que “Mediante la Resolución 20923 del 28 de julio del 2003, se decidió el recurso de apelación, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa”.

El apoderado actor alega en su demanda que una vez publicada la solicitud de registro como marca del signo “CANALETA 90” en la Gaceta de la Propiedad Industrial “se le presentó una observación (sic) por parte de la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. con fundamento en la supuesta genericidad y descriptividad del signo y por consiguiente por carecer de distintividad”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de los artículos 134 y 135, literales b) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que “La marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma, pues se ajusta a los presupuestos del artículo 134 de la Decisión y, por otra parte, no encuadra dentro de la falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento”; y que “El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Dicha individualización se da siempre y cuando el signo o la marca, tengan la capacidad para diferenciarse de los demás, y eso es lo que pasa con CANALETA 90, que es un signo diferente a los otros”.

Según el apoderado actor, la Superintendencia incurrió en la violación del artículo 135, literal f, de la Decisión 486, ya que “el signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale exactamente a la designación del producto que con él se pretende identificar. De esta primera afirmación, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos para los que se solicita el registro marcario”; que “la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean genéricos sino de aquellos que sean EXCLUSIVAMENTE genéricos, lo que implica que si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, puede ser registrado como marca”; que “no cualquier elemento adicional al signo genérico sirve para otorgar distintividad y posibilitar el registro Pero por ejemplo la inclusión del número 90 como aquí, sí es suficiente, como lo ha sido en centenares de casos de marcas registrada (sic) como elementos genéricos acompañados de un número”; y que “En el caso que nos ocupa ello es exactamente lo que sucede con el número 90 después de la palabra CANALETA, ya que él es el que le aporta la distintividad que requiere, situación perfectamente viable y permitida de conformidad con la normatividad”.

Agrega el apoderado actor que “el signo CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere. Para aplicar la causal de irregistrabilidad se debe considerar un criterio muy estricto, y por ello debe establecerse si es o no genérica, con el fin de determinar si es o no registrable”; que “Las expresiones no son más o menos genéricas, o lo son, o no lo son, si lo son pues no son registrables, pero si no lo son pues son registrables como es el caso de CANALETA 90, Clase 6, que en el peor de los casos podría considerarse un signo débil, pero que vuelvo y repito eso es problema del titular, única y exclusivamente”; que “la marca CANALETA 90 no corresponde al vocabulario general, y tampoco al nombrarla el consumidor o público en general va a establecer una relación entre el nombre y el producto de que se trata”; y que “el análisis realizado por la oficina nacional no fue el adecuado ya que llegó a la conclusión de que el signo es genérico y que no es distintivo, pues el consumidor podría llegar a pensar que la expresión 90 habla del ancho o del largo de este tipo de canal, análisis que le esta (sic) proscrito hacer ya que no puede valerse de elementos hipotéticos o abstractos para llegar a una conclusión ”.

Por otra parte, el apoderado actor argumenta que “En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se les considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

Ello es exactamente lo que sucede con la expresión CANALETA 90. De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión ”; que “lo que aquí sucede es que se registra una marca que tiene en el peor de los casos un elemento genérico que es la expresión CANALETA, la cual podrá seguir siendo usada por todos las personas vinculadas con el sector, expresión que ha sido complementada con el número 90 que le da la distintividad necesaria, y que ésta sí no podrá ser utilizada por nadie, ya que es única y exclusivamente de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. situación que ha sido respetada por todos los demás participantes del mercado, que reconocen un derecho adquirido por quien ha sido el primero en comercializar el producto”.

El apoderado de la demandante sostiene a este propósito que “las marcas CANALETA 90 Y CANALETA 43 han sido propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año 1.960 y ha (sic) adquirido un gran posicionamiento dentro del sector de la construcción en Colombia, gracias a la labor de mercadeo, promoción, calidad y publicidad que ha realizado esta compañía durante estos años”; que “Desde la época de su lanzamiento, y hasta la presente, de manera ininterrumpida, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., ha venido promocionando y publicitando sus productos CANALETA 43 y CANALETA 90”; que “Bajo estas premisas, ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó desde el año 1.984, el registro de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 en las clases 6, 17 y 19, las cuales le fueron concedidas ”; que “el hecho de que la marca CANALETA 90 de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. haya estado registrada desde hace mas de 15 años, no fue atendido ni tenido en cuenta por el Despacho.

Durante ese tiempo nadie ha discutido su entidad como marca, y mucho menos la posibilidad de que la misma sea considerada como genérica y por tanto incursa en causal de irregistrabilidad”; que “el hecho de que la marca originalmente concedida hubiere tenido problemas en la renovación, que obligaron a un nuevo trámite de la misma, no conlleva a que dentro de este nuevo trámite de registro, la marca este (sic) ahora incursa en causal de irregistrabilidad, mas aun (sic) cuando estamos hablando de derechos previamente adquiridos, que hoy no pueden ser desconocidos”; y que “las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 son ampliamente conocidas en el sector de la construcción en Colombia, que han sido líderes dentro de las de su género y que son de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.”.

Por último, en lo relativo a la violación de los artículos 134 y 135, literal b, de la Decisión 486, se argumenta en la demanda que “Distinguir es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas. CANALETA 90 se distingue de los demás no solo desde el punto de vista del signo sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo”; que “En este caso, estamos frente a una marca que tiene un elemento genérico pero que es distintiva, y que además no se confunde con las demás, por lo que su distintividad está plenamente demostrada”; y que “el signo CANALETA 90 de ETERNIT COLOMBIANA S.A. es distintiva (sic) ya que como ha quedado ampliamente probado no se confunde con ninguna otra (sic), y tampoco puede predicarse de la misma (sic) un carácter genérico o descriptivo”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “no se ha incurrido en violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa ”; que “la marca ‘CANALETA 90’ para distinguir productos comprendidos en la clase 6 además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 toda vez que la expresión ‘CANALETA’ designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como es un tipo especial de canal, pero que dentro del sector de la construcción, corresponde a un tipo de canal más amplio y grande que permite que corran aguas sobre ella muy similar a las canales ondulares de amplio uso en el mercado y conocimiento, lo que conllevaría a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada, como es un productos (sic) de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados”; que “ ‘CANALETA 90’ no puede ser registrado como marca pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado; además el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión ‘90’ … no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos; además de ello cabe agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados, puesto que se identifica con ellos y en todo momento reproduce exactamente el genérico”.

La parte demandada también señala que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente ”; que no es “por tanto de recibo lo alegado por la parte demandante en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue a la oficina nacional competente a conceder el registro de la marca ‘CANALETA 90’ para distinguir productos comprendidos en la clase 6 limitando su poder discrecional y dejando de aplicar las causales de irregistrabilidad que son de orden público y de obligatorio cumplimiento”; que “la referencia … de otras actuaciones administrativas son independientes habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales”; y que “los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 158 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal a, y 154 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva de la disposición citada, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca.

Como se ha indicado en la doctrina, “… cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465). Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En definitiva, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos genéricos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Este Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12- IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

III. De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). En definitiva, si bien las marcas evocativas no son tan distintivas como las de fantasía o las arbitrarias, requieren de cierta imaginación, pensamiento o percepción para alcanzar una idea sobre la naturaleza de los bienes o servicios (http://www.bitlaw.com/ trademark/degrees.html#fanciful).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. IV. De los signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro. V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión en referencia. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse … al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo. 2° Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 5º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA