PROCESO Nº 57-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Caso: marca “DOTRON”.

Expediente: N° 2374-2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, primero de junio del año dos mil cinco. VISTOS La providencia dictada el 23 de febrero de 2005, en el expediente N° 2374-2002, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social, en la cual se especifica que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un Informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 … así como cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis a fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia.

Razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente…”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005; y, El expediente de la causa, enviado a este Tribunal junto con la providencia citada, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De la demanda y otros escritos 1.1. Cuestión de hecho Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 20 de mayo de 1998 … Healthco Limited, de Inglaterra, solicitó el registro de la marca DOTRON para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 25 de agosto de 1998, dentro del plazo de ley, PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V., de México, presentó observación contra la referida solicitud …”; que “Con fecha 15 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 14616-1998/OSD- INDECOPI, declaró infundada la observación formulada por nuestra parte y otorgó el registro del signo solicitado.

Consideró que los signos enfrentados no son similares al grado de producir confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos que distinguen, ya que apreciados en su conjunto presentan elementos y caracteres propios tanto en el aspecto gráfico como fonético que permiten diferenciarlos entre sí”; que “Con fecha 15 de enero de 1999, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A., de C.V. interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia por no considerarla conforme a derecho …”; que “Con fecha 16 de junio de 1999, la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la resolución N° 743-1998 (rectius 1999)/TPI-INDECOPI … que confirmó la resolución de primera instancia y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca DOTRON solicitado por Healthco Limited, de Inglaterra, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”; y que “Contra la referida resolución … interponemos la presente acción judicial, pues esta contraviene los más elementales principios jurídicos enunciados y previstos en nuestro derecho marcario, especialmente al conceder el registro de una marca – DOTRON - que resulta ser confundible con otra previamente registrada – TOPRON - subestimando el hecho que éstas marcas van a distinguir productos farmacéuticos y que, una mínima confusión, puede ocasionar un grave perjuicio para la salud del público consumidor …”.

La Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden.

En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta”; que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DOTRON y la marca registrada TOPRON, se advierte desde el punto de vista fonético, que si bien los signos coinciden en la secuencia de sus vocales (O-O/O-O), la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada y, como correlato de ello, el diferente sonido que producen las sílabas iniciales de los signos, determinan que en conjunto la pronunciación de los signos sea distinta”; que “Desde el punto de vista gráfico, a pesar de que los signos comparten algunas letras ubicadas en idéntica posición, la diferencia sobre todo de las letras iniciales (D/T) así como de las letras intermedias (T/P) que conforman las denominaciones, determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sea diferente”; que “Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar que los productos que distinguen los signos en cuestión son los mismos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos su concurrencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos”; que “En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por que no (sic) corresponde su acceso a registro”; y decide “CONFIRMAR la Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI … y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DOPRON (sic) solicitado por Healthco Limited para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 2374-02 PROCEDENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA”, la acción judicial de impugnación de la Resolución Administrativa en referencia fue formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y la empresa HEALTHCO LIMITED DE INGLATERRA, a efectos de que “se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 743-1999/TPI-INDECOPI de fecha 16 de junio de 1999 … que Confirma la Resolución N° 14616-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 1998, que a su vez resuelve declarar infundada la observación formulada por la demandante y dispone el registro de la marca de producto ‘DOTRON’ solicitada por Healthco limited de Inglaterra para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial”.

En el expediente no obran escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa formulada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una referencia a los “FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI”.

Según esta referencia, el Instituto sostiene que “El Tribunal del INDECOPI a través de su apoderado sostiene la validez de las resoluciones administrativas cuestionadas, afirma que las marcas confrontadas no resultan ser semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor, por lo que la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de prohibición de la registrabilidad prevista (sic) en el art. 83° de la Decisión N° 344, sobre propiedad industrial del acuerdo de cartagena, concordante con el art. 131 y 132 del D. Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial; además que el examen comparativo determinó que no existe (sic) semejanzas que puedan inducir a error al publico (sic), por lo que, la resolución impugnada no ha incurrido en ninguna causal que determine su invalidez o ineficacia, por lo que la demanda debe ser declarada infundada”.

El Resumen se refiere asimismo a la “CONTESTACION DE LA DEMANDA POR EL PROCURADOR MITINCI”, indicando que el Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración, y Negociaciones Comerciales Internacionales “Básicamente sostiene que para determinar el riesgo de confusión debe establecerse previamente la existencia de similitud o conexión competitiva entre los signos en litigio; en el presente caso, el examen comparativo determinó que entre los signos no existe similitud desde ningún punto de vista, por lo que, debe declararse Infundada la demanda”.

Según el Resumen, la empresa Healthco Limited de Inglaterra alegó, en su escrito de contestación, que “las resoluciones materia de la demanda se ajustan plenamente a las normas de la decisión N° 344 de la Comunidad Andina y a las del D. Leg. 823 Ley de Propiedad Industrial ya que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor de ésta clase de productos por cuanto es evidente que cada una de las marcas en cuestión poseen características distintas que las hacen perféctamente (sic) distinguibles entre sí”.

Agrega el Resumen citado que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró “… FUNDADA la demanda … que las marcas en cuestión se encuentran en el rubro productos farmacéuticos dirigidos al mismo público consumidor, que ambos signos tienen un sonido de conjunto muy parecido que puede influir en la memoria del consumidor cuando trate de recordar la denominación del producto farmacéutico que desea adquirir, que entre los términos en conflicto destaca la coincidencia de siete letras y dos sílabas, siendo la sílaba tónica la última lo que las hace fácilmente confundibles”.

Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 1.2.

Cuestión de derecho En su demanda, el apoderado de la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. solicita, a propósito de la Resolución impugnada, que “se declare la invalidez e ineficacia… por haber sido dictada en contravención de lo establecido por las leyes que, para el caso concreto, vienen a ser las normas de Propiedad Industrial contenidas … en la Decisión 344 de la COMAC -Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

En lo que concierne a los aspectos gráficos de las marcas confrontadas, alega que las mismas “no son exactamente iguales puesto que ambas presentan dos letras diferentes, de las seis existentes en las mismas. Sin embargo, esta resulta ser una mínima diferencia, en comparación con la imagen o la impresión del conjunto; no significa una diferencia que dote al signo solicitado DOTRON de la completa distintividad con relación a la marca registrada TOPRON.

En efecto, basta una rápida visión de los mismos, es decir, sin mayor detenimiento, para poder comprobar que ambos dejan en el recuerdo una misma impresión DOTRON/TOPRON”; que “Las mayores semejanzas entre los signos citados se hallan en el aspecto fonético, es decir, en la impresión sonora que dejan ambos signos al ser pronunciados … ambos presentan exactamente una misma secuencia de vocales … y, además, contrariamente a lo resuelto por la autoridad administrativa, tienen un sonido de conjunto muy parecido, pese a la no coincidencia total entre las sílabas iniciales de las dos marcas”; que “ni las mínimas diferencias que existen en la pronunciación de los sonidos consonantes /d/ y /t/, ni los sonidos de las sílabas subsiguientes /dron/ y /pron/ resultan suficientes para evitar o disminuir las posibilidades de confusión entre los signos … Nótese que, por ejemplo, aunque los sonidos /d/ y /t/ no sean los mismos, ambos se asocian por el hecho de ser producidos en la misma zona alveolar de la cavidad bucal”; que “Tal es el riesgo de confusión entre los signos en conflicto que, hasta la propia administración se confundió al considerar el término DOPRON, en vez de DOTRON, en la Resolución N° 743-1999/TPI- INDECOPI, materia de la presente demanda … Como prueba de este hecho, adjuntamos la Resolución N° 1006-1999/TPI-INDECOPI, del 14 de agosto de 1999, que ENMIENDA el error en la denominación de la marca otorgada, debido a la gran similitud de los signos en cuestión”.

En cuanto a la “RIGUROSIDAD DEL EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD PARA EL CASO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”, señala que “por lo general, en nuestro medio los artículos medicinales – productos farmacéuticos – se solicitan en el mercado de manera verbal, es decir, pronunciando sus denominaciones que, en el caso concreto de las marcas DOTRON y TOPRON, producen un sonido similar y susceptible de confusión, que bien podría desencadenar graves consecuencias en la salud de quienes por error confundan unos productos por otros”; y que “si bien las marcas DOTRON y TOPRON no son absolutamente iguales, éstas sí presentan un alto grado de semejanza, capaz de inducir a error cuyas consecuencias, podrían ser mucho más graves que la confusión entre prendas de vestir, debido a la incidencia directa de este tipo de productos (medicamentos) en la salud de las personas”.

El demandante invoca como fundamentos de derecho, entre otras, las disposiciones correspondientes a los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Consta en el expediente el recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. En el recurso se argumenta que “el hecho de que se declare la invalidez o ineficacia de un pronunciamiento de la administración no significa que el órgano judicial, vía proceso contencioso, pueda disponer, por ejemplo, la cancelación del registro otorgado por la autoridad administrativa a una marca, pues ello no sólo contradice el objeto del mencionado proceso, sino también desconoce la esencia de la institución marcaria de la cancelación”; que “a partir de lo establecido por el artículo 165° de la actual Decisión 486 … la cancelación del registro otorgado a una marca sólo procede a pedido de parte interesada, cuando dicha marca no ha sido utilizada en el mercado”; que “la sentencia apelada incurre en error al señalar … como uno de los requisitos para registrar una marca el carácter novedoso y visible de la misma, afirmación que no sólo contravienen (sic) el texto expreso de la ley, sino también la opinión mayoritaria de la doctrina especializada”; que “En consecuencia, la Sala Civil Suprema en su sentencia apelada ha establecido requisitos extra-legales a fin que (sic) un signo pueda acceder al registro como marca, lo cual por demás contravienen (sic) el texto expreso de la ley”.

El recurso hace referencia también a “la confudidibilidad (sic) que existíria (sic) entre los signos DOTRON y TOPRON”, alegando al respecto que “el Tribunal del INDECOPI … realizó un exhaustivo examen comparativo entre dicha marca y la previamente registrada TOPRON desde los planos gráfico y fonético, el mismo que se ciñó en todo momento a lo dispuesto en los artículos 131° y 132° del Decreto Legislativo N° 823”, por lo que consideró que “las marcas nominativas DOTRON y TOPRON no resultaban semejantes al grado de inducir a error al consumidor, pues las mismas, vistas en conjunto, resultaban adecuadamente diferenciables”; que “A mayor abundamiento sobre las diferencias fonéticas entre los signos, debemos señalar que un aspecto que no ha sido tomado en cuenta por la Sala Civil Suprema en la sentencia apelada es el hecho que el sonido de las letras D y T es claramente diferenciable, tal como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: DOMAR y TOMAR, DENSO y TENSO, DIA y TIA, DRAMA y TRAMA, DUNA y TUNA, etc.”; que “De otro lado, debemos señalar que el INDECOPI también consideró que los signos en conflicto eran diferentes desde el plano gráfico, pues más allá del hecho que compartieran algunas de sus letras ubicadas en igual orden, la impresión en conjunto que generaban era distinta frente a los ojos de los consumidores”; y que “debemos agregar que la Sala Civil Suprema no ha tomado en consideración al sector de consumidores a los cuales se encuentran dirigidos los productos que identifican las marcas en conflicto.

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que en nuestro país es práctica arraigada la automedicación… también lo es el hecho que un consumidor medio (ni sumamente perspicaz ni excesivamente torpe), al momento de adquirir productos farmacéuticos, realizará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades, lo cual, en el presente caso, es una razón adicional que determina que las marcas en conflicto no sean en modo alguno confundibles”.

En cuanto “AL ERROR MECANOGRAFICO INCURRIO (sic) EN LA RESOLUCION N° 743-1999/TPI- INDECOPI”, el recurrente sostiene que “es, en efecto, tan sólo un error material, producto de una equivocación al momento de consignar la denominación de la marca solicitada a registro (…) dicho error no es un elemento de prueba alguno que permita determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas en conflicto, pues no pasa de ser una simple equivocación mecanográfica”.

Y, en cuanto al recurso de apelación ejercido por la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, del escrito correspondiente se desprende que “Desde el punto de vista fonético, se advirtió razonadamente que entre el signo observado DOTRON y la marca registrada con anterioridad TOPRON si bien coinciden en la secuencia de sus vocales … la presencia en el signo solicitado de las consonantes D y T en lugar de las consonantes T y P de la marca registrada, determina una pronunciación diferente …”; que “no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas serán confundibles entre sí, ya que lo que importa es determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto”; que “no existe similitud entre ambas puesto que tanto en su percepción como en su pronunciación en conjunto son diferentes”; y que “La Resolución de la Sala Civil Transitria (sic) nos causa agravio, y con ello agravia al público consumidor, pues pretende denegar el registro de la marca solicitada, a pesar de haber quedado demostrado que no existe riesgo de confusión …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 76 y 77 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por haber cumplido, en lo principal, con los requisitos fijados en la citada disposición; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la solicitud de registro como marca del signo “DOTRON” fue presentada el 20 de mayo de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal estima que, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81, 83, literal a, 95, 96 y 113, literal a, de la citada Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así los artículos 165, 166 y 167 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, al trámite de la solicitud correspondiente y a la acción encaminada a obtener la nulidad del registro concedido. II. De la nulidad del registro de un signo como marca.

Diferencia con la cancelación. El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “DOTRON”, solicitado el 20 de mayo de 1998, fue definitivamente otorgado mediante Resolución No. 743-1999/TPI-INDECOPI, del 16 de junio de 1999, y que la demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por la sociedad PRODUCTOS FARMACEÚTICOS S.A. de C.V. el 11 de octubre de 1999, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. El citado artículo 113 prevé además las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. Finalmente, el Tribunal estima necesario referirse brevemente a la cancelación del registro del signo marcario por falta de uso (prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, y en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486), y mostrar su diferencia con la nulidad del registro marcario antes referida (consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344), a cuyo efecto reitera los pronunciamientos emitidos en la sentencia del expediente No. 64-IP-2001 (del 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “DE LA CORTE”), que se apoyan, a su vez, en los comentarios sentados en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 04-IP-95 (del 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “GRANOLAJET”), 10-IP-97 (ya citada), y 28-IP-95 (del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “CANALI”): “1.- … las ‘acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán solicitarse en cualquier momento’;

(…) 3.- Sólo un órgano administrativo (‘la oficina nacional competente’), es decir el ‘encargado del registro de la Propiedad Industrial’ (artículo 108), puede declarar la ‘cancelación’ de un registro marcario; en cambio la ‘nulidad’ del mismo (artículo 113) corresponde a la autoridad nacional competente, conforme a la determinación que al respecto realicen los ordenamientos jurídicos nacionales. 4.- … la declaratoria de la ‘Autoridad Nacional Competente’ podrá producirse tanto de oficio como a solicitud de parte, entendiendo por esta última, una ‘parte interesada’ o ‘las partes interesadas’, y no ‘cualquier persona interesada’, como sí lo admite el artículo 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro. 5.- … la citada nulidad procede por motivos expresos, y por tanto limitativamente señalados en el artículo 113, todos de ilegalidad; en cambio que los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad como de conveniencia. …”.

III. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones gráficas o escritas ya citadas.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca, si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

IV De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 fijan, a título de prohibiciones, las causales que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 eiusdem, haya sido solicitada anteriormente para registro, o registrada por un tercero, en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia o no del riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y otra ya registrada, o solicitada previamente para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas confrontadas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado por otra parte que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca destinada a cubrir este mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y… la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). VI. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado o protegido por el derecho marcario, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 3° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación establecida por cada País Miembro. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de dicha Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. 4° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se impugna y otra marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7° La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. 8° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, o de un signo ya registrado como marca, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En todo caso, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA