PROCESO Nº 59-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal b, y 113, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Caso: marca “ANDERCOL S.A. y figura” Expediente: N° 1175-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticinco de mayo del año dos mil cinco. VISTOS La providencia dictada el 10 de diciembre de 2004, en el expediente N° 1175-2004, por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (folio 72), en la cual se declara que “a criterio de este Colegiado Supremo resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a: I) cual es la correcta interpretación de los artículos ochentitrés inciso ‘b)’ y ciento trece inciso ‘a)’ de la Decisión trescientos cuarenticuatro … II) cual es la debida aplicación de estos dispositivos al caso sub litis y III) cual es la interpretación que ha efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la ‘conexión competitiva’ o similitud entre productos o servicios de clases diferentes; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, recibida en este Tribunal en fecha 25 de abril de 2005 junto al expediente de la causa, enviado en anexo a la providencia citada y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De la demanda y otros escritos 1.1. Cuestión de hecho Del texto de la demanda contencioso administrativa formulada por el representante de la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se desprende que “Con fecha 07 de julio del 2000, la firma Adhercol E.I.R.Ltda. solicitó ante el INDECOPI la nulidad del registro N° 44096 correspondiente a la marca de producto ‘ANDERCOL’ (sic) en la clase 01 …”; que “Con fecha 18 de octubre de 2000 … ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, presentó ante el INDECOPI el recurso de contestación a la nulidad interpuesta …”; que “La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, con fecha 27 de febrero del 2001, expidió la Resolución No. 001681-2001/OSD-INDECOPI en la que declaró FUNDADA la acción de nulidad … y … ANULA el registro N° 44096 correspondiente a la marca ANDERCOL S.A. Y FIG. en Clase 01 …”; que “Con fecha 28 de marzo del 2001, la firma ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL … interpuso Recurso de Apelación contra la Res.

No. 001681-2001/OSD-INDECOPI”; y que “El Tribunal del INDECOPI, con fecha 14 de septiembre del 2000 emitió la Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI (cuya nulidad se solicita) confirmando la resolución de primera instancia en el extremo de declarar fundada la acción de nulidad …”. La Resolución No. 1265-2001/TPI-INDECOPI de fecha 14 de septiembre de 2001, emanada del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Mediante Resolución Nº 1681-2001/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad …”, ya que “La marca ANDERCOL S.A. y figura, cuya nulidad se pretende, fue otorgada el 9 de marzo de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344 … por lo que la nulidad debe analizarse a la luz de estas normas”, que “La marca ANDERCOL S.A. y figura se otorgó en contravención de lo dispuesto por los artículos 83 incisos a) y b) de la Decisión 344, por lo que se encuentra comprendida en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 113 inciso a) de la Decisión 344 …”; que “la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; y que “al tiempo del registro de la marca de producto ANDERCOL S.A. y figura … (9 de marzo de 1998), las normas vigentes eran la Decisión 344 …”.

En lo que se refiere al examen de los signos en disputa, la Resolución precisa que “… atendiendo a que tanto el nombre comercial como la marca registrada de la accionante y la marca materia de nulidad constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto”; que “la dimensión más característica en la marca mixta de la accionante es el aspecto denominativo”; que “En el caso del nombre comercial … la Sala considera que la dimensión más característica del mismo, es el aspecto denominativo”; que “En el caso de la marca mixta registrada se aprecia que tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL S.A. y figura y la marca ADHERCOLA y figura registrada a favor de la accionante … la Sala considera que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas”; que “Entre la marca materia de nulidad ANDERCOL y figura (sic) y el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda. y logotipo … la Sala concluye que … no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor, ya que podría pensar que los productos que distingue la marca ANDERCOL S.A. (sic) provienen de la empresa identificada con el nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda.”; y que “el registro de la marca ANDERCOL S.A. (sic) fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 inciso b) de la Decisión 344 …”, por lo que decide “REVOCAR la Resolución Nº 1681-2001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R.Ltda. en base a su marca registrada ADHERCOLA y figura, contra el certificado Nº 44096 correspondiente a la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A.”; y “CONFIRMAR la Resolución Nº 1681- 2001/INDECOPI/OSD de fecha 27 de febrero del 2001 en el extremo que declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Adhercol E.I.R.Ltda. en base a su nombre comercial ADHERCOL E.I.R.L., contra el certificado Nº 44096 y, en consecuencia, declarar NULA la marca de producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de Anhidridos y Derivados de Colombia S.A. Andercol para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial”.

Según el “RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 1175-2004”, la acción contencioso administrativa en referencia fue formulada por la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Procurador del Estado, y contra ADHERCOL E.I.R.I.L. (PERU), a efectos de que “Se declare la NULIDAD de la Res. 1265-2000/TPI-INDECOPI del 14.09.01, que confirmó la Res. 1681-2001/INDECOPI/OSD en el extremo que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por la codda ADHERCOL EIRL en base a su nombre comercial ADHERCOL EIRL contra el Certificado 44096, y en consecuencia declara NULA la marca del producto ANDERCOL S.A. (sic) registrada a favor de la actora”.

Agrega el Resumen citado que, a juicio de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú, “las pruebas aportadas por la actora … no han sido debidamente valoradas por las instancias administrativas, resultan suficientes para acreditar que la actora no actúo (sic) como (sic) mala fe al solicitar el registro de su marca ANDERCOL S.A. (sic), toda vez que con los certificados de fs. 28 a 32 acredita ser titular de la marca impugnada en Colombia desde 1986 con anterioridad a la utilización del nombre comercial ADHERCOL EIRLtda., de propiedad de la co-dda que la emplea desde el 7.9.90; además se colige de los medios probatorios que los productos son distintos, siendo para el caso de la dte de productos brutos (productos químicos destinados a la industria de la ciencia, fotografía, horticultura, silvicultura etc) destinadas a una ulterior fabricación industrial cuya adquisición está reservada a fabricantes; mientras que los de la co-dda son productos terminados (cola sintética y demás) para la venta al público, moviéndose uno (sic) y otros por distintos canales de comercialización que al ser diferentes permite arribar a la conclusión que los primeros serán vendidos en grandes cantidades a empresas industriales en tanto que los segundos adquiridos habitualmente por consumidores particulares para uso doméstico y que si bien es cierto ambos signos distinguen productos de la clase 1 de la N.O; también lo es, que al no existir canales de comercialización competitivamente conexos, por su lugar de expedición y la forma de verificarse los mismos, en el caso de autos, el fenómeno conocido como riesgo o confusión no se presenta puesto que las áreas comerciales de los productos distinguidos por los signos en pugna son notoriamente autónomas, resultando razonable asumir que la coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto es posible al no existir similitud alguna en los productos que distinguen ambas denominaciones”; que del “examen comparativo desde una perspectiva de conjunto se advierte que presentan en el plano gráfico un defecto (sic) visual distinto y en el conceptual, al no poseer significado alguno, serán percibidos por los consumidores como denominaciones forjadas o de fantasía, más (sic) no ocurre lo propio desde el punto de vista fonético en el que se aprecia que presentan igual numero (sic) (3) y secuencia de vocales (A-E-O) y de sílabas; comienzan con la letra A (que en el caso de la primera marca registrada está seguida de la letra N y debido a su ubicación presenta un sonido casi inaudible) su segunda sílaba tiene el mismo sonido (DER/DER) y terminan en la partícula COL, todo lo cual determina que en conjunto los signos presentan una entonación y sonoridad prácticamente idéntica; sin embargo, estando a lo glosado precedentemente, la convivencia de ambos signos no induciría a error o confusión al público consumidor dada la naturaleza de las propiedades, aplicaciones y lugares de expendio de los mismos … En consecuencia el Certificado 44096, correspondiente a la marca ANDERCOL S.A. (sic), no ha sido otorgado en contravención a lo establecido en las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en la causal de nulidad prevista en el numeral b) del Art. 83 de la Decisión 344 …”.

Por último, el Resumen informa que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la sociedad ADHERCOL E.I.R.L. ejercieron recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 1.2. Cuestión de derecho La demanda formulada por el apoderado de la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL invoca, entre otras disposiciones, a título de fundamentos de derecho, la “Decisión 344 y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, alegando al efecto que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI no consideró ni valoró “las pruebas de uso sobre la marca ‘ANDERCOL S.A.’ (sic) que obran en el expediente administrativo, pues con ellas hemos acreditado fehacientemente la coexistencia de ambos signos en el mercado peruano y el de la Subregión Andina”; que “nuestra mandante es titular en Colombia del Nombre Comercial ANDERCOL desde el año 1986; es decir, con anterioridad al nombre comercial de la co-demandada.

La contraria ha señalado que vienen (sic) utilizando el Nombre Comercial ADHERCOL desde el 07 de setiembre de 1990. Sin embargo, nuestra mandante es titular en Colombia desde el 10 de julio de 1987 del nombre comercial ANDERCOL … es decir tres años antes que la contraria”; que “Nuestra representada solicitó el registro de la marca ‘ANDERCOL S.A. Y FIGURA’ en clase 01 de la N.O. con fecha 15 de diciembre de 1997 …”; que “la firma Adhercol E.I.R.Ltda. pudo observar la solicitud de registro de nuestra marca hasta el 27 de febrero de 1998, sin embargo no lo hizo”; que “la inacción … se debió a que en su momento consideró que la marca solicitada no era confundible con su nombre comercial”; que “la marca de nuestra mandante fue concedida conforme a la Ley vigente en su momento e incluso cumpliendo con todos los requisitos de registrabilidad que exigían las normas marcarias al ser el signo solicitado un conjunto marcario lo suficientemente distintivo y diferente al nombre comercial ADHERCOL E.I.R.Ltda.”; y que “En la marca mixta de nuestra mandante el elemento figurativo … se encuentra constituido por la figura de dos ángulos opuestos en color blanco dentro de un rectángulo de fondo negro y una línea horizontal en la parte inferior, ocupa un lugar preponderante y destacado … por cuanto dicho elemento (el figurativo) está ubicado en el primer plano; a diferencia de la denominación, la cual está ubicada debajo del elemento denominativo y con letras de molde minúsculas”; que dichos elementos “no se encuentran presentes en el signo de la co-demandada”.

La demanda agrega que “A nivel grafo-fonético, la marca de nuestra mandante está compuesta de tres elementos: Figura superior, la denominación ANDERCOL S.A. y figura rectangular inferior, los cuales son diametralmente diferentes al nombre comercial ADHERCOL, pues presentan grafías y fonemas distintos los cuales general (sic) en ambos signos no sólo una impresión visual distinta, sino también un efecto distinto capaz de diferenciarlos entre sí”; que “no existe riesgo de confusión de tipo indirecto, dado que los signos involucrados presentan diferencias que identifican a cada firma, razón por la cual debe revocarse la nulidad de la marca de nuestra mandante”; y que “nuestra mandante … tiene registrada su marca ANDERCOL S.A. Y FIGURA en la misma clase 01 de la N.O. en diversos países miembros de la Comunidad Andina”.

A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se indica en el Resumen que, según el apelante, la Sala “… hace una apreciación errada de las pruebas aportadas por la co-dda ADHERCOL EIRL que demuestran el uso de su nombre comercial para la Clase 1 de la Clasificación de Niza”; que el análisis efectuado por la Sala “sobre la comercialización de los productos en clases distintas y áreas diferentes, es errado; pues de los medios probatorios aportados al procedimiento facturas (sic), los productos ofrecidos por la empresa peruana, son destinados para la industria; razón por la que ambos productos se encuentran en la misma clase, al tener el mismo destino comercial”; que “al ser productos similares o idénticos, los canales de comercialización también son similares, por ser ambos destinados a la industria”; y que “Al existir similitud entre las actividades económicas, relacionadas con la comercialización de pegamentos que distingue el nombre comercial y los productos que distingue la marca registrada (pegamentos) y dada la cuasi identidad fonética, no es posible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión indirecta”.

Y en cuanto al recurso de apelación ejercido por la sociedad ADHERCOL E.I.R.L., se explica en el Resumen que, según el apelante, la Sala incurrió en error “puesto que la nulidad de la marca ANDERCOL y logotipo (sic), no fue concedida porque su titular haya actuado de mala fe, sino por estar contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, cuando exista la necesidad de reivindicar un mejor derecho en materia de signos distintivos”; que “los signos en conflicto son similares y tienen los mimos (sic) canales de comercialización”; y que “la marca ANDERCOL (sic) no se ha otorgado (sic) en contravención a las normas vigentes al momento de su concesión”. 1.3.

En el expediente no obran escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa formulada por la sociedad ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Sin embargo, el Resumen agregado a los autos contiene una referencia a los “FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Según esta referencia, el Instituto “Sostiene que el hecho que la marca se haya inscrito sin observaciones en su momento no otorga a su titular un registro de la marca que resulte incuestionables (sic) en el futuro, y la no observación no implica que quién (sic) estaba llamado a formular la observación haya considerado que los signos no resultaban confundibles como erradamente sostiene la actora, además que ello no invalidaría una acción de nulidad”; que “No resulta admisible que bajo el pretexto de no haberse formulado observaciones al registro, por parte de terceros, se pretenda en forma automática y sin mayor examen de registrabilidad, registrar una marca que se encuentra comprendida en las prohibiciones de registro conforme al literal a) del Art. 83 de la DECISION 344”; que “No es exacto que la resolución impugnada no se encuentre en la causal de nulidad, lo que se desprende del examen comparativo … ya sea desde el punto de vista tanto fonético como gráfico, reproduciendo los argumentos que sobre el particular establece la resolución impugnada, por lo que concluye que existe similitud entre las actividades económicas relacionadas con la comercialización de pegamentos que distingue el nombre comercial y los productos que distingue la marca registrada (adhesivos – pegamentos); además de la cuasi identidad fonéticas (sic) existente entre los mismos, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor”; que “Por ello, se ha concedido el registro de la marca ANDERCOL S.A. (sic) contraviniendo las disposiciones contenidas en el Art. 83 inc.b) de la Decisión 344 …”; que “la actora desconoce el principio básico de territorialidad del derecho internacional privado que tiene 2 significados sustanciales: a) La protección de la marca conferida a cada Estado, se rige por la ley nacional respectiva.

Sin perjuicio de lo establecido por los tratados internacionales y regionales. b) La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado, se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido”; y que “el hecho de que haya acreditado que un determinado signo (ANDERCOL) esté registrado como marca en otros países no le confiere a su titular el derecho a obtener protección de sus registros fuera del territorio donde fueron otorgados los mismos”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos ochentitrés inciso ‘b)’ y ciento trece inciso ‘a)’ de la Decisión trescientos cuarenticuatro …”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a folios 78 y 79 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 93, 96 y 128 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

(…) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la interpretación prejudicial. De las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta (artículo 125 del Estatuto) I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un Estado Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida, así como una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes y la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al Juez Nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia en el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso sometido a su conocimiento y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).

II. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

III. De la nulidad del registro de un signo como marca El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro de la marca “ANDERCOL S.A. y figura”, solicitado el 15 de diciembre de 1997, fue otorgado mediante Certificado N° 44096, del 9 de marzo de 1998, y que la demanda de nulidad contra dicho registro fue planteada por la sociedad ADHERCOL E.I.R.L. el 7 de julio de 2000, fechas en que se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

En lo que concierne a la legitimación para instar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha declarado que: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso “COLSUBSIDIO”).

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión; mientras que, de conformidad con la Disposición Final Única de la Decisión 344, por ‘oficina nacional competente’ procede entender la entidad administrativa a que ha de acudirse para solicitar la atribución de un derecho de Propiedad Industrial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo regula en forma expresa. El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca.

Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. IV.

De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 81 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. V. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

VI. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP- 98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).

Así pues, el nombre comercial gozará de protección frente a un signo que pretenda ser registrado como marca, caso que se compruebe su uso anterior a la solicitud de registro de aquel signo, en el territorio del País Miembro en que se procure dicha protección. VII. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva entre producto y actividad empresarial. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran directamente las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal b, se prohíbe el registro como marca del signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido si, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El establecimiento de la existencia o no de riesgo de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial protegido hace necesario determinar si existe o no vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y la actividad económica distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos y de la actividad económica de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor o el usuario atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o la actividad empresarial que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y la actividad empresarial distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre productos y la actividad empresarial; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y la actividad empresarial; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre la marca y el nombre comercial protegido, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o comerciante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En definitiva, de existir identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que ampara aquella marca con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, la marca en cuestión no será suficientemente distintiva y, por tanto, no será susceptible de mantener su registro.

Por otra parte, en la comparación entre los productos que cubre la marca registrada y la actividad económica objeto del nombre comercial protegido, cabe reiterar que “… a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, ya citada).

En el juicio sobre la semejanza entre los productos y la actividad económica en referencia, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos y la actividad económica posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores o usuarios juzguen que los productos y la actividad económica deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos y de la actividad económica en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto y la actividad económica. VIII. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado o protegido por el derecho marcario, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada, o con un nombre comercial protegido.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente.

Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión, y en consecuencia, en tutela del principio de seguridad jurídica, se aplicará la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. 3° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca.

El procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de dicha Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. 4º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 5° En la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 6° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. Si el uso efectivo ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será el objeto de la tutela preferente. 7° A objeto de establecer si existe o no riesgo de confusión entre la marca registrada y el nombre comercial protegido, será necesario determinar si hay o no vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y la actividad económica distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos y de la actividad económica de que se trate. 8° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 9° En la comparación entre los productos que cubre la marca y la actividad económica constitutiva del objeto del nombre comercial, el consultante podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si existe semejanza entre los productos y la actividad económica en referencia, de modo que el uso de los signos correspondientes pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 10° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros, de un signo ya registrado como marca, o de un signo protegido como nombre comercial.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA