PROCESO 66-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: TRICO PRODUCTS CORPORATION.

Marca: “TRICO”. Proceso interno N° 1967-2002. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El expediente recibido por este Tribunal el 29 de abril del 2005, del que se desprende una disposición adoptada por la Instancia Nacional compareciente, en el sentido de suspender la tramitación interna de la causa, a efectos de solicitar un informe “…al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 18 de mayo del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú; así como el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del mismo país. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad DAEWOO CORPORATION. 1.2 Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, la cual, mediante apoderado, impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, emitida el 22 de junio de 1999, por medio de la cual se revoca la Resolución Nº 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998 y, en consecuencia, se niega el registro de la marca “TRICO”, solicitado por Trico Products Corporation, para amparar productos correspondientes a la clase 12 de Nomenclatura Oficial. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales: a) Los hechos - El “13 de mayo de 1997”, la sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “TRICO”, como marca destinada a amparar productos de la clase 12 de la “Clasificación Internacional”.[1] - El 24 de julio de 1997 fue publicado el aviso pertinente a esa solicitud, en el Diario Oficial El Peruano. - El 13 de agosto de 1997, la sociedad DAEWOO CORPORATION presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca “TICO” de su propiedad. - El 31 de agosto de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca TRICO en favor de TRICO PRODUCTS CORPORATION. - La sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida. - El 22 de junio de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, por la cual revocó la resolución Nº 10063-1998/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca TRICO, solicitado por TRICO PRODUCTS CORPORATION. b) Escrito de demanda La sociedad TRICO PRODUCTS CORPORATION, constituida y domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, por intermedio de apoderado manifiesta, que el “4 de septiembre de 1997” (sic) presentó solicitud para el registro de la denominación “TRICO”, escrita con letras características, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 12 de la “Clasificación Internacional”, respecto de la cual fue presentada observación por parte de la sociedad DAEWOO CORPORATION, con base en la marca “TICO” de su propiedad.

Posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 10036-1998/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1998, declarando infundada la observación y otorgando el registro solicitado. Expresa que la sociedad DAEWOO CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la Resolución inicial y que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 763-1999/TPI-INDECOPI, de 22 de junio de 1999, por medio de la cual revocó la Resolución inicialmente aludida y, en consecuencia, negó el registro de la marca TRICO, al considerar que “…se llega a la conclusión que las marcas en litigio son confundibles.” TRICO PRODUCTOS CORPORATION asevera que “… fue por muchos años titular en el Perú de la marca TRICO para distinguir principalmente limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y todos los demás productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional.

La marca TRICO… estuvo registrada en el Perú hasta por lo menos el 11 de octubre de 1986, por Certificado Nº 9773.” Según manifiesta la Corte Suprema de Justicia de Lima en su denominado “resumen de la causa”, la actora sostiene que “…las marcas en cuestión no son confundibles por las siguientes razones: a) distinguen productos diferentes entre sí; b) la marca TICO sólo es denominativa, la marca TRICO está escrita en letras características (signo mixto); c) ambas marcas carecen de significado alguno que lo asemeje; d) La marca TRICO estuvo registrada en el Perú anteriormente; e) No se asemejan ni en su aspecto gráfico ni en el fonético (las marcas se diferencian en su número de letras, se inician en sílabas diferentes y se pronuncian distinto) ”.

Se afirma, además, que “ las marcas en litigio distinguen distintos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional. En efecto, TICO de Daewoo Corporation distingue vehículos de pasajeros, camiones y buses de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, sin embargo, la marca TRICO, escrita en letras características, está destinada a distinguir limpiadores de ventanas de vehículos, limpiaparabrisas, sus partes, hojas, brazos auxiliares, juegos de repuestos para limpia vidrios de parabrisas, adaptadores y alimentos automáticos para el lavado de parabrisas de vehículos y adaptadores, tanques compensadores de vehículos usados en los sistemas de limpiaparabrisas; manijas para ventanas y limpiaparabrisas; motores operados por líquido; adaptadores y juego completo de presión y reguladores de presión de sistemas, accesorios de vehículos motorizados y todos los demás productos, con expresa exclusión de los vehículos terrestres de la Clase 12 de la Clasificación Internacional”.

Se argumenta también, que “…la marca TICO, cuyo titular es Daewoo Corporation, no es notoria. Sostiene que no basta alegar la notoriedad de una marca, sino que ésta debe ser probada. Que en el caso de autos Daewoo Corporation no proporcionó ni una sola prueba tendiente a acreditar la pretendida notoriedad de la marca TICO. Que en todo caso, el Tribunal debió ordenar se practiquen pruebas de oficio, a fin de que Trico Products Corporation pueda ejercer su derecho de contradicción”. c) Contestaciones a la demanda La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestó la demanda expresando que al emitir la Resolución impugnada “…el Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual analizó dos aspectos: a) Determinar si la marca TICO es notoriamente conocida; y, b) Establecer si existe o no riesgo de confusión entre las marcas TRICO y TICO.” Se refiere la violación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, argumentando que “la calificación de una marca como de notoriedad conocida constituye la base jurídica para otorgar a una (sic) signo un reconocimiento especial dentro del sistema marcario nacional”.

Respecto a la violación del artículo 83 literal e) se manifiesta que la marca TICO merece dicha protección “…porque cumple con los siguientes presupuestos: a) un tercero solicitó el registro de un signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida; y b) que el signo solicitado a registro pretende distinguir productos idénticos o semejantes a los que distingue la marca notoria”.

Se sostiene también, que “…al realizarse el examen comparativo entre los signos de litis se llegó a la conclusión que la coexistencia de los mismos en el mercado causaría confusión en el público consumidor. En consecuencia, la resolución expedida por el Tribunal se ha expedido conforme a la ley”. Con relación a los fundamentos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, la Corte Suprema refiere en su “resumen de la causa”, que dicha Institución sostiene que “si bien la empresa Daewoo Corporation no invocó la notoriedad de su marca como sustento de su observación al registro de la marca TRICO, no es menos cierto que en repetidas oportunidades, a lo largo del procedimiento administrativo, aludió dicha notoriedad en relación a su marca TICO.

En consecuencia, corresponde analizar si la citada marca TICO gozó o no de la calidad de notoriamente conocida”. Se manifiesta que “…en virtud de la magnitud de difusión, prestigio, uso constante y extensión, se concluye que la marca TICO es merecedora de la protección conferida por el inciso e) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Con referencia a los productos que distinguen las marcas en conflicto, se dice que entre “…las marcas TRICO y TICO existe similitud o conexión competitiva, pues en el caso de la marca TRICO se trata de productos accesorios de vehículos de pasajeros, camiones y buses, que distingue la marca TICO, que están dirigidos al mismo público consumidor potencial y que comparten los mismos canales de comercialización.” Se expresa, finalmente, en lo fundamental, que “las marcas TRICO y TICO cuentan con evidentes semejanzas en el plano gráfico, y fonético que determina que su coexistencia puede inducir a error o confusión al consumidor.” d) Tercero interesado La Corte Suprema de Justicia del Perú refiere los fundamentos expuestos por el tercero interesado en esta causa, la SOCIEDAD DAEWOO CORPORATION, señalando que ésta sostiene que “…las marcas TRICO y TICO son denominaciones que presentan muchas semejanzas: a) ambas son bisilábicas; b) constan de idénticas vocales e idénticas consonantes, menos una; c) siguen la misma secuencia y están ubicadas en el mismo orden, lo que determina una estructura grafo-fonética similar.

Agrega que la grafía R no imprime mayor distintividad al conjunto marcario solicitado. Todo ello, a decir de Daewoo Corporation, determina que la marca solicitada a registro TRICO sea confundible con la registrada TICO, pudiendo inducir a error y confusión a los consumidores.” Se sostiene que el tercero interesado argumenta que “…ambas marcas están destinadas a identificar productos de la misma clase y naturaleza (clase 12 de la Nomenclatura Oficial) e inclusive están íntimamente ligados entre sí, pues están dirigidos al mismo mercado automotriz, lo que podría llevar al campo de la confusión indirecta, en el sentido de que el público consumidor pueda pensar que ambos productos comparten el mismo origen empresarial, lo cual crearía un aprovechamiento injusto e indebido del esfuerzo empresarial de Daewoo Corporation”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2.

CONSIDERANDO

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, sin que medie oficio o comunicación, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna sometida a su resolución, dentro de la cual ha sido emitida la providencia de 1º de febrero del 2005, en la que se dispone solicitar “…un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que regulan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como la suspensión del trámite del proceso judicial respectivo, hasta que “…el citado organismo emita el informe correspondiente…”.

De manera complementaria, la Sala de Derecho Constitucional y Social ha elaborado para el propósito señalado, un denominado “Resumen de la causa signada con el número 1967-2002 procedente del Distrito Judicial de Lima”. Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige respecto de consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, con la modalidad aludida, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos solicitados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “TRICO” ha sido presentada el 13 de mayo de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Estima necesario, no obstante, que la interpretación del artículo 83 se limite a sus literales a), d) y e); y, además, que ésta se extienda, de oficio, al artículo 84 de la misma Decisión, por corresponder a las normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 2.3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) "Artículo 84. - Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…)

2.4. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL Con carácter simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta nueva oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto sobre el tema sometido a consulta.

En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

“3. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. “Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles.

“5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.

En efecto: “Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial. “10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” [2]

2.5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2.6. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. En sentencias anteriores sobre el punto, se ha manifestado lo siguiente: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.”[3] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [4]

2.7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7]

2.8. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[8] Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. [9] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

2.9. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD El artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), por una parte, que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos por aquélla; la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser necesariamente probado.

El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca, el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” [10] La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

2.10. LA CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. [11] El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8. La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 9.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1967-2002, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. [2] Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001. [3] Proceso Nº 01-IP-2002, sentencia de 10 de abril del 2002.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786, de 24 de abril del 2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. Págs. 199 y SS. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001; G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.