PROCESO 83-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “CLIMEFEN”. Proceso interno N° 2593-2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El expediente recibido por este Tribunal el 23 de mayo del 2005, como anexo al Oficio Nº 132-2005-SCS-CS, de 13 de mayo del 2005, relacionado, según así se expresa, con la “…impugnación de resolución Administrativa, a mérito de la resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil cinco, expedida por esta Suprema Sala de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Observa el Tribunal, que del “resumen de la causa signada con el número 2593-02” que forma parte del expediente recibido, se desprende que la Instancia Nacional compareciente solicita la interpretación de este Organo Comunitario, a fin de “…establecer la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión 344 que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”; solicitud que, por cierto, no se ha ajustado estrictamente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que dicha Instancia se ha limitado a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal las estima subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, por medio de auto de 8 de junio del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- de la República del Perú; Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la firma PHARMALAB S.A. 1.2 Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos, se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, la cual impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI: Nº 1008/TPI-INDECOPI, emitida el 14 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998 y, en consecuencia, se otorgó el registro de la marca CLIMEFEN, solicitado por la firma Pharmalab S.A., para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, correspondientes a la clase 5 de la “Nomenclatura Oficial”. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser extraídos los siguientes aspectos principales: a) Los hechos - El 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza).[1] - El 20 de agosto del mismo año, fue publicado el aviso correspondiente a esa solicitud, en el Diario Oficial “El Peruano”. - El 29 de septiembre también de 1998, la firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “CLIMENE” de su propiedad, que ampara productos también de la Clase Nº 5 y, que se encuentra registrada bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006. - El 30 de diciembre de ese mismo año, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro solicitado en favor de PHARMALAB S.A. - El 28 de enero de 1999, SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida. - El 14 de agosto también de 1999, el INDECOPI resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº1008/TPI-INDECOPI, por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI. b) Escrito de demanda La firma SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Berlín, Alemania, asevera que es titular de la marca CLIMENE, registrada para identificar productos farmacéuticos de la clase 5 Internacional, bajo certificado Nº 92368, vigente hasta el 25 de julio del 2006.

Manifiesta que el 19 de junio de 1998, la firma PHARMALAB S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “CLIMEFEN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presentada observación por SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, con base en la marca de su propiedad CLIMENE, sosteniendo al efecto que la marca solicitada es absolutamente confundible con su marca y que, además, la denominación solicitada para registro, pretendía ser aplicada a los mismos productos de la clase 5.

Afirma que, posteriormente, el INDECOPI emitió la resolución 15250-1998/OSD- INDECOPI, de 30 de diciembre de 1998, declarando infundada la observación y otorgando, en consecuencia, el registro solicitado. Expresa, finalmente, que el INDECOPI emitió luego la Resolución Nº 1008/TPI-INDECOPI, de 14 de agosto de 1999, por medio de la cual confirmó la Resolución inicial.

Sostiene, en sus fundamentos y, con relación a su derecho sobre la marca CLIMENE que “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere a través del registro de la misma ante la oficina administrativa competente.”. Acerca de la violación aducida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, expresa que “…de concederse el registro de CLIMEFEN, se estaría induciendo a error al consumidor, no sólo en cuanto a la identidad del producto (confusión directa), sino también respecto a la procedencia empresarial del mismo (confusión indirecta).

Y ello conllevaría, además, a que Pharmalab S.A. esté en posición de explotar gratuita e ilícitamente el prestigio de nuestra marca CLIMENE”. Argumenta que sobre la similitud entre las marcas en conflicto “…debe notarse que las marcas CLIMENE y CLIMEFEN sólo difieren en una sola letra, lo que determina la indiscutible similitud entre dichas denominaciones.

Esto no sucede con los demás registros de marcas que también contienen la partícula CLIM y han sido citados por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI con el fin de justificar su fallo”. Asevera que “aplicando las reglas expuestas, por la innegable semejanza en grafía y pronunciación, existente entre las marcas CLIMENE y CLIMEFEN, debemos reiterar que tenemos que la similitud entre aquéllas es de tal grado que puede inducir a confusión”.

Plantea, finalmente, en lo principal, que “a la luz de lo expuesto, resulta claro que la Resolución Nº 15250-1998/OSD-INDECOPI, que en primera instancia concedió el registro de CLIMEFEN, clase 05 y la Resolución Nº 1008-1999/TPI-INDECOPI (sic) que, en segunda y última instancia administrativa, confirmó la anterior, han sido dictadas en directa violación a una expresa prohibición legal”. c) Contestación a la demanda La Corte Suprema de Justicia del Perú, en su “resumen de la causa”, señala que el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, ha dado contestación a la demanda sosteniendo que “…en base a los criterios establecidos en el inciso a) del Art. 83 de la Decisión 344, concordante con el inc. a) del Art. 130 de la Ley de propiedad (sic) Industrial y lo dispuesto en los Arts. 131 y 132 del DLEG. 823, se ha establecido que las marcas en litigio no resultan semejantes en grado de inducir a confusión al consumidor”.

Manifiesta que “luego de realizada la búsqueda de antecedentes, se ha verificado que existen a favor de titulares, marcas que contienen la partícula CLIM como DESCLIM, CLIMACEL y OESCLIM, habiendo establecido la doctrina que cuando una partícula es frecuente (sic) utilizada en la conformación de varias marcas, no se dejará de tomarse en cuenta al momento de realizarse el examen de comparación, pero no será determinante para establecer las semejanzas de signos.”.

Se afirma, además, que “la marca CLIMEFEN cumple con los 3 requisitos previstos en la ley para acceder a su registro”. Ha sido argumentado, también, según se expresa en el aludido resumen, que “el examen de confundibilidad de Indecopi no ha dejado de ser riguroso por el hecho de tratarse de productos farmacéuticos; y si bien en nuestro medio la automedicación o la venta sin prescripción médica es una práctica constante, resulta razonable que ante la existencia de esta clase de productos, el consumidor realice un detenido examen de los productos en función de sus propias necesidades”. d) Tercero interesado La Corte Suprema de Justicia del Perú refiere los fundamentos expuestos por el tercero interesado en esta causa, la firma PHARMALAB S.A., señalando que ésta ha sostenido, en lo principal, que “…la resolución cuestionada ha sido emitida teniendo en consideración las normas vigentes Art. 131 y 132 del D.Leg. 823 dentro de dichos criterios conviene destacar: a) la apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio y c) semejanzas gráfico-fonética.” Se sostiene que el tercero interesado ha argumentado, que “…cada uno de dichos criterios han sido exhaustivamente aplicados a través de la resolución impugnada en el análisis comparativo de CLIMENE y CLIMEFEN, constituyéndose que se cumple con los requisitos que exige el Art. 128 del D.LEG. 823 y 81 de la Decisión 344.”; así mismo, que “si la marca CLIMENE coexiste pacíficamente en el registro con todas esas marcas, no existe razón para que no pueda hacerlo con la marca CLIMEFEN”.

Se asevera que, PHARMALAB S.A., “cita la doctrina de la forma como se hace el análisis, precisando que la coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de c/u de ellas tiene una significativa carga diferencial”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2.

CONSIDERANDO

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado a remitir, por medio de Oficio Nº 132-2005-SCS-CS, de 13 de mayo del 2005, un expediente integrado por copias certificadas de piezas correspondientes, según se aprecia, del expediente organizado por esa Dependencia con ocasión de la controversia interna sometida a su resolución, en el que se dispone solicitar de este Tribunal “…establecer la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés incisos a) y e) de la Decisión 344 que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige respecto de consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, con la modalidad aludida, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal procede a realizar la interpretación de los artículos solicitados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “CLIMENE” ha sido presentada el 19 de junio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344. 2.3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; (…)

2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[3] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [4]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5]

2.6. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado su reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. [6] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 de la Decisión 344.

2.7. LAS MARCAS FARMACEUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[7] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

2.8. PARTICULAS DE USO COMUN En la conformación de una marca, su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

En este contexto, el tratadista Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” [8] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus interpretaciones ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “…Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” [9] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 6.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 7. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. 8.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2593-2002, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [4] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca:“BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [9] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.