PROCESO 86-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY. Marca: “VIADERM”.

Proceso interno N° 6989-M.L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 25 de mayo del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 8 de junio del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante AMERICAN CYANAMID COMPANY, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Presidente de éste y, el Procurador General del Estado. Se considera como beneficiario del acto administrativo impugnado, al INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que firma AMERICAN CYANAMID COMPANY, mediante mandataria impugna la siguiente Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 975644, de 9 de febrero del 2000, notificada el 15 de los mismos mes y año, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la firma antes mencionada, se confirma la Resolución Nº 972516, de 24 de agosto de 1999 y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca “VIADERM” solicitado por el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 31 de diciembre de 1996, el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “VIADERM”, como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 383, correspondiente al mes de diciembre de 1996. - El 27 de enero de 1998, la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “VISDERM” de su propiedad, que ampara productos también de la Clase Internacional Nº 5. - El 24 de agosto de 1999, El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 972516, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca VIADERM en favor del INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., aceptando la limitación convenida, en el sentido de proteger única y exclusivamente “productos dermatológicos”. - La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución emitida. - El 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, emitió la Resolución Nº 975644, por medio de la cual resolvió “denegar el recurso de reposición”; y, confirmar la resolución Nº 972516. b) Escrito de demanda La firma AMERICAN CYANAMID COMPANY manifiesta, que el 31 de diciembre de 1996, el INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “VIADERM”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 5, respecto de la cual formuló observación por ser propietaria de la marca notoria “VISDERM”, debidamente registrada en el Ecuador bajo el Nº 680-83 y en otros países como Chile.

Expresa que, posteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 972516, de 24 de agosto de 1999, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro solicitado, aceptando la limitación convenida, en el sentido de proteger, únicamente, “productos dermatológicos”. Argumenta que AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó recurso de reposición acerca de la resolución emitida, el que fue decidido por la misma Dependencia, mediante Resolución Nº 975644, de 9 de febrero del 2000, por la cual niega dicho recurso y confirmar la resolución inicialmente dictada.

Afirma la actora, además, que “la marca VIADERM constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica, dada la existencia anterior de la marca VISDERM de mi representada”. Expresa, también, que la marca solicitada para registro “…es extremadamente similar a la notoriamente conocida marca VISDERM de propiedad de mi representada, por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación”.

Argumenta, finalmente, en lo principal, que “…dado que las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional Nº 5, hace que el riesgo de confusión entre ellas sean aún mayor, siendo imperativo evitar que se produzcan este tipo de confusiones que pueden ser muy graves, al tratarse de productos farmacéuticos en donde la salud humana está de por medio”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: 1.

Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Legitimidad del Acto Administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. 3. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. 4.

Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 5. Falta de derecho del actor. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, se excepciona por su parte en los siguientes términos: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.

Ratificación en la Resolución Nº 975644, materia de la impugnación, al considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 3. Solicita que al dictarse sentencia se acojan sus excepciones y rechace la demanda. El Procurador General del Estado contesta también la demanda, afirmando que “ corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

Manifiesta, además, que señala casilla judicial “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa ”. d) Tercero Interesado El INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A., por intermedio de su representante legal, contesta la demanda interponiendo también las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la demanda. 2.

Negativa de que la resolución impugnada viole alguna disposición legal. 3. Negativa de que la marca “VIADERM” esté incursa en alguna de las prohibiciones de registro contempladas en la Decisión 344 y en la Ley de Propiedad Intelectual. 4. Negativa de que la marca “VIADERM” y la marca “VISDERM” sean similares. 5. Alega que la marca “VIADERM” es suficientemente distintiva frente a la marca “VISDERM” o cualquier otra marca registrada. 6.

Negativa de que la marca “VISDERM” sea famosa o notoriamente conocida en el mercado nacional e internacional. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2.

CONSIDERANDO

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33 de la Decisión 472, aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observando este Tribunal que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta el informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha solicitado, por medio de Oficio Nº 179-TDCA-1S, de 23 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal considera al respecto, que corresponde atender el requerimiento formulado, por haberse verificado que la solicitud referente al registro de la marca “VIADERM” ha sido presentada el 31 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344. 2.3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…)

2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2.6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, las restricciones para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión. Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la Decisión en estudio considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. [2] En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado, adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. [3]

2.7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7]

2.7. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[8] Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. [9] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 de la Decisión 344.

2.8. LAS MARCAS FARMACEUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario, con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[10] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

2.9. PARTICULAS DE USO COMUN En la conformación de una marca, su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente considerados pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

En este contexto, el tratadista Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” [11] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus interpretaciones ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “…Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” [12] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 7.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados. El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la administración de tales productos por el público al que están destinados puede ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. 9.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6989-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. [3] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca:“BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [12] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”.

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