PROCESO Nº 111-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Proceso Interno Nº 727-2004. Actor: PEPSICO, INC. Marca: TWIST.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 1 de junio de 2005, remitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 727-2004. 1.

Admisión a Trámite No obstante que este Tribunal observa al respecto, que el pedido hecho por el Tribunal consultante, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que dicha instancia se ha limitado, además del envío del oficio en referencia, a una simple remisión de copias certificadas de la demanda del proceso sub materia; sin embargo, el Órgano Comunitario, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de la pieza procesal remitida, ha considerado que el cumplimiento de los requisitos se puede desprender de dicho anexo, razón por la cual la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por medio de auto de 17 de agosto de 2005. 2.

Las partes. La actora es PEPSICO, INC. Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI); a la empresa AMHERST, INC.; y al Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros. 3. Determinación de los hechos relevantes 3.1.

Hechos. El 4 de abril de 2002, PEPSICO, INC. interpuso acción de cancelación por falta de uso contra la marca TWIST, registrada a nombre de AMHERST, INC. para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional (Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con Certificado Nº 15160.

Con fecha 18 de julio de 2002, AMHERST, INC. absolvió traslado de la acción bajo el fundamento de haber celebrado un contrato de licencia de marca a favor de CIA INDUSTRIAL PUCALLPA S.A.-CINPASA, de 25 de febrero de 2000, por el cual se le autorizaba a esta última, a utilizar y explotar comercialmente la marca TWIST, a la fecha de celebración del contrato, en forma exclusiva y por todo el plazo de protección legal de la marca, en el territorio delimitado por el departamento de Ucayali, en Perú. Asimismo, presentó 21 boletas de venta correspondientes a los años 1999 a 2002, las mismas que acreditaban la venta de bebidas TWIST en la localidad de Pucallpa.

La Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 4562-2003/OSD- INDECOPI de fecha 28 de abril de 2003, declaró FUNDADA la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por PEPSICO, INC. y CANCELÓ el registro de la marca TWIST de AMHERST, INC., al no haberse acreditado, a consideración de la administración, el uso efectivo de la marca para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

El 28 de mayo de 2003, AMHERST, INC. interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos que fueron expuestos por su parte durante la tramitación del expediente en primera instancia. Mediante Resolución Nº 239-2004/TPI-INDECOPI de fecha 25 de marzo de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI revocó la resolución de la Oficina de Signos Distintivos (Resolución Nº 4562-2003/OSD- INDECOPI), declarando INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso propuesta por PEPSICO, INC. contra la marca TWIST en la clase 32, de titularidad de AMHERST, INC. 3.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad demandante manifiesta que “la marca TWIST no se encuentra en uso para distinguir bebidas comprendidas en la clase 32 de la Clasificación Internacional (…) AMHERST (…) no ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos de la marca TWIST comprendidos en la clase 32 (…)”.

Todo ello dado que, como la normativa andina lo establece, “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

Asimismo, alega la imprecisión del contrato de licencia de la marca TWIST, debido a la falta de formalidades en el mismo; que los envases presentados como pruebas constituyen insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación; y, finalmente que las boletas de comercialización presentadas, dado su limitado número y el hecho de no presentar el sello de “cancelado”, no demuestran la comercialización en el país de productos de la clase 32, con la marca TWIST en la cantidad que corresponde a los productos de dicha clase, dado que “las bebidas gaseosas son productos de consumo masivo, por lo que su nivel de comercialización debe reflejar tal realidad en el mercado, lo cual no ha ocurrido en el presente caso”.

Por lo tanto, concluye que los medios probatorios presentados por la titular del registro de marca TWIST, no constituye prueba suficiente para demostrar el uso serio, efectivo y suficiente en el mercado.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, si bien la solicitud no se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, toda vez que dicha instancia se ha limitado, como señaláramos anteriormente, a una simple remisión de copias certificadas de una de las piezas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal, este Órgano Comunitario ha derivado el cumplimiento de los requisitos de dicho anexo, luego de una minuciosa revisión;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio del artículo 165 de la ya citada Decisión, por ser pertinente al caso concreto. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA CONSULTA (ARTÍCULO 125 DEL ESTATUTO) La interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así, le corresponde al Tribunal interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al Juez Nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras del propio Tribunal: “la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia”[1].

Con la interpretación prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas sino que todos los Países Miembros tengan la misma percepción del alcance de la norma comunitaria para que pueda tener una aplicación uniforme a lo largo y ancho de los territorios de los cinco países que conforman la Comunidad. I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales Nacionales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal[2]. Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento de carácter no contencioso.

I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un Estado Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria[3]—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida[4] o sobre casos similares o análogos[5].

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria”[6]. En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino”[7].

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia[8] que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales[9].

I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva[10], aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida, así como una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes y la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al Juez Nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario[11].

I.V. De la competencia del tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia en el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente[12]. I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso sometido a su conocimiento y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación[13]. II. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL SIGNO MARCARIO POR FALTA DE USO. EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA, Y LA CARGA DE LA PRUEBA. De la exigencia de uso de la marca Los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, creando la diferenciación necesaria de los productos entre los consumidores, y evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

Entre los derechos que otorga el registro de la marca se encuentra el del uso exclusivo del signo por parte del titular del registro, que implica el derecho a impedir el uso de la marca, o una similar, por parte de terceros. Se debe considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso, cumpliendo de esta manera, la aptitud distintiva marcaria establecida en el artículo 134 de la Decisión 486, como requisito sine qua non para la continuidad del registro marcario.

En este sentido, la norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho. Uso real y efectivo de la marca El cumplimiento de la obligación de uso de la marca registrada implica el concepto de uso real y efectivo, cuya explicación exige atender al tipo, ámbito y duración del uso, y en general, a todas las circunstancias concurrentes del caso concreto, y atender, en efecto, a la dimensión de la prueba.

En este sentido, el factor relevante es “poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso”[14].

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha declarado a este respecto que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”[15].

El Tribunal ha indicado también que “(…) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”[16]. Asimismo, que el uso de la marca se efectúe en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo.

Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria. La carga de la prueba En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …”[17].

Efectos de la falta de uso: la cancelación del registro marcario El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. A tenor de la disposición prevista en el artículo 273 de la Decisión 486, la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 eiusdem es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Y en cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada”[18], así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina enseña a este respecto que “(…) la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”[19]. Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165). Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. No obstante, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado (artículo 165).

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”[20].

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: La norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho, dado que de no cumplirse, la marca es susceptible de cancelación, a pedido de parte, según los parámetros establecidos por la norma comunitaria.

TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

TERCERO: Que el uso de la marca se efectúa en determinada zona geográfica y no en la totalidad del territorio nacional o en todos los Países Miembros, no determina que su uso no sea real y efectivo. Deberán tomarse en consideración las circunstancias específicas del caso concreto, entre ellos, la naturaleza del producto y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TJCA.

Sentencia de 3 de setiembre de 1999 en Proceso 30-IP-99. Caso: “DENIM”. [2] Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002. [3] Sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP- 87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103. [4] Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP- 89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989. [5] Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado. [6] Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03- IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990. [7] Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995. [8] Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999. [9] Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP- 96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997. [10] Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado. [11] Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP- 99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999. [12] Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP- 94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994. [13] Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003. [14] Montiano Monteagudo Monedero “Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca”, en “El Nuevo Derecho de Marcas”.

Editorial Comares. Granada. España. 2002. 441 ps. [15] Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”. [16] Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada. [17] Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año. [18] Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”. [19] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360. [20] Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada.