PROCESO Nº 197-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 8 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE. Caso: patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES”. Expediente: N° 2002-00392-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de septiembre de 2005; y el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 28 de noviembre de 1997 RHONE-POULENC AGROCHIMIE presentó una solicitud de patente cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba un procedimiento de protección para edificios construidos o en construcción, contra insectos arrastrantes”; que “En la respuesta al examen de fondo, con el fin de desvirtuar los argumentos presentados por el examinador referentes a la falta de nivel inventivo de la solicitud, se modificaron las reivindicaciones 1, 5 a 16, 19 y 20, se desistió de la 3, 4, 17 y 18 y se adicionaron de la 21 a 33, sin ampliar el objeto.

Así, permanecieron pendientes la 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33”; que “Mediante Resolución 03210 de 31 de enero de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio negó la totalidad de las reivindicaciones por considerar que no poseían el nivel inventivo necesario, pues el método no definía ninguna condición o etapa característica especial diferente de la forma convencional de aplicar insecticida a un lugar donde se quiere combatir insectos, ni incluía una etapa o paso especial que constituyera un salto cualitativo en la elaboración de una regla técnica.

La aplicación del insecticida sólo en ciertas zonas es una etapa plenamente obvia”; que “La actora interpuso recurso de reposición en el que insistió en la solicitud del otorgamiento de la patente para las reivindicaciones 1, 2, 5 a 16 y 19 a 33, y argumentó que la aplicación de una solución o suspensión insecticida en zonas discretas alrededor del perímetro de una edificación, dejando intencionalmente zonas sin tratar que permiten el acceso de los insectos a la construcción, constituye una forma totalmente contraria a la propuesta por el estado de la técnica y lo comúnmente utilizado en el arte”; y que “Con la Resolución 14922 de 17 de mayo de 2002 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de negar la patente de las reivindicaciones solicitadas, por considerar nuevamente que el hecho de dejar zonas de libre acceso para los insectos no constituye un método especial y novedoso, pues la efectividad del procedimiento no radica en la forma de aplicación del insecticida sino en las propiedades del ingrediente activo.

Lo mismo puede predicarse del hecho de que se prefiera la aplicación interna a la externa”. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… el demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no corresponde al realmente estudiado por esta Entidad, ya que las reivindicaciones estudiadas fueron la 1, 2, 5 a 16 y 19 a 28 como consta en el Concepto Técnico No. 93 de 18 de Enero de 2002 que reposa en el expediente bajo el cual se tramitó la solicitud de patente en discusión”; y que “no existen reivindicaciones 29 a 33.

El demandante se refiere a un capítulo reivindicatorio que no coincide con el estudiado por esta Entidad”. 2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486”, bajo el argumento de que “la actuación acusada contraviene lo dispuesto por el artículo 14 … pues se consideró erróneamente, apartándose de este precepto, que la invención carecía de nivel inventivo.

Así, las autoridades omitieron cumplir su deber de otorgar la patente de invención cuando se llenen los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa”; que “También se incurre en violación del artículo 18”, pues “Las reivindicaciones pendientes se refieren a un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos, caracterizado por (i) formar una solución líquida de un insecticida, donde el ingrediente activo está presente entre 0.01 y 20% por peso, sin efecto rápido de abatimiento, pero con acción mortal secundaria y (ii) formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio (no en su interior) aplicando una cantidad eficaz de esta solución a zonas discretas guardando distancias de entre 0.5 hasta 7.5 metros por cada 10 de perímetro total del edificio”; que “Los procedimientos comúnmente utilizados para la aplicación de soluciones insecticidas en el perímetro de un edificio pretenden establecer una barrera que obligue a los insectos, al intentar penetrar, a entrar en contacto con la solución del insecticida.

El Manual de Control de Plagas 8ª edición (Handbook of Pest Control 8th edition), publicado en 1997, al referirse a las termitas, establece claramente que el método de aplicación de los termicidas antes, durante o después de la construcción se dirige a ‘crear una barrera continua del producto de manera que se bloqueen todas las rutas potenciales de entrada’.

Así, es contrario a las enseñanzas y a la visión de la persona versada en la técnica correspondiente que los insecticidas sólo se apliquen a zonas discretas y en consecuencia, este método posee el nivel inventivo que exige la norma para ser patentable”; que “Si bien en algunos casos el insecticida solamente se aplica a zonas específicas, esto se hace con la intención de proteger únicamente una zona de interés que, con todo, quedará totalmente rodeada de insecticida”; que “Asimismo, el impacto ambiental del insecticida siempre será menor, no únicamente porque atienda a los nuevos ritmos de conservación que han notado la necesidad de reducir la cantidad de ingrediente activo en las soluciones, como lo hacen los demás, sino porque al aplicarse de acuerdo al método propuesto siempre se utilizará menos solución”; que “Fácilmente se cae en el error de pensar que la solución a un problema técnico de vieja data resulta obvia.

Este error ha sido reconocido por la jurisprudencia estadounidense (hindsight is 20-20) quien paralelamente considera que para evitar caer en él, el examinador debe asumir la posición del inventor en la fecha de prioridad de la solicitud de patente y determinar con fundamento en los conocimientos y enseñanzas disponibles si la solución técnica propuesta por el inventor era evidente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”; que “La Oficina Europea de Patentes, para evaluar el nivel inventivo, tiene en cuenta las siguientes fases: a).

Determinar el estado de la técnica más cercano; b). Establecer el problema técnico por resolver; c) Considerar si la invención comenzando del estado de la técnica más cercano y el problema técnico por resolver sería obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Los eventos de obviedad pueden ser una combinación en el campo técnico de la invención que divulga efectos técnicos, propósitos o usos similares a la invención reclamada”.

El consultante destaca además, del texto de la demanda, que “Para el presente caso el estado de la técnica más cercano lo constituye el capítulo 6 del Manual de Control de Plagas 8ª edición que indica que para tratar suelos o estructuras, antes o después de las construcciones, debe crearse una barrera química (continua) en el suelo que circunda el área, cosa distinta de lo propuesto en la patente de la reivindicación solicitada.

Así, resulta negativa la respuesta a la pregunta sobre la necesidad del procedimiento en el estado de la técnica, esto es, que la persona del oficio normalmente versada en la materia se mueva efectivamente a modificar y adaptar el método en el sentido que pretende reivindicarse. En consecuencia, el carácter de inventivo se muestra positivo”; que “Para efectos de reforzar el argumento se adjuntaron copias simples de patentes otorgados sobre el mismo concepto inventivo (equivalentes) en Australia, Bangladesh, Santo Domingo, Marruecos, Pakistán, Estados Unidos, Honduras y Sudáfrica que, a pesar de no ser vinculantes, proporcionan un reflejo de la novedad y altura inventiva de la solicitud objeto de análisis”; que “la violación de los preceptos anteriores implica también la violación del artículo 22 … en cuyos términos el derecho a la patente pertenece al inventor y podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, pues se está negando a la actora un derecho sin que medien razones legales”; y que “el acto administrativo se encuentra falsamente motivado, pues se apoya en argumentos que no corresponden a la realidad, antitécnicos e imprecisos”.

En la demanda se argumenta asimismo que “Anterior a la presente invención, sería ilógico pensar que dejar zonas no tratadas en el perímetro de una construcción, permitiendo el posible acceso de los insectos a dicha construcción, sería una manera efectiva de proteger dicha construcción contra daños causados por los insectos”; que el estado de la técnica enseña que la aplicación de insecticidas, en especial para la protección contra termitas, debe hacerse de manera que se cree una barrera continua alrededor del área que se pretende proteger, de manera que se bloqueen todas las rutas de acceso a dicha área de los insectos.

Consecuentemente, sería contrario a las enseñanzas del estado de la técnica el dejar zonas no tratadas a lo largo del perímetro del edificio al aplicar una cantidad eficaz de la solución insecticida a zonas discretas alrededor o bajo dicho edificio a lo largo de su perímetro, como lo reivindica la presente invención. Por lo tanto, el procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos reivindicado por la invención no se deriva evidentemente del estado de la técnica y claramente cumple con el requisito del nivel inventivo; que “Para establecer el problema técnico a resolver se estudian la solicitud de patente en cuestión, el estado de la técnica más cercano, y las diferencias de las características (funcionales o estructurales) entre la invención y el estado de la técnica más cercano. El problema técnico a resolver como tal es el propósito y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que la invención proporciona sobre dicho estado de la técnica”; que “La tercera fase, la determinación de la obviedad, responde a la siguiente pregunta: ¿Existe alguna enseñanza en el estado de la técnica más cercano, en su totalidad, que moviera efectivamente (no simplemente que pudiera mover) a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, enfrentada al problema técnico a resolver, a modificar o adaptar el Estado de la técnica más cercano, teniendo en cuenta dicha enseñanza, de tal manera que llegara a algo que cayera dentro de los términos de las reivindicaciones de la invención en cuestión, alcanzando el resultado de la misma?”; que “Las diferencias entre el estado de la técnica más cercano y la presente invención radican en lo siguiente: i- … se dejan intencionalmente zonas por donde los insectos pueden acceder al edificio libremente sin tener contacto con el insecticida, contrario a lo establecido por el estado de la técnica, en donde se requiere la formación de una barrera continua de insecticida a lo largo del perímetro de la zona a tratar de manera que no se permita el acceso de los insectos en el área a tratar. ii- El procedimiento de la presente invención permite la utilización de una menor cantidad de ingrediente activo, puesto que al requerir zonas no tratadas a lo largo del perímetro del edificio, siempre utilizará una menor cantidad de insecticida que el procedimiento del estado de la técnica … Lo anterior permite un mayor beneficio ambiental”; que “En el presente caso es claro que el estado de la técnica más cercano no provee ninguna enseñanza que efectivamente mueva a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a modificar o adaptar dicho estado de la técnica para proporcionar un procedimiento para la protección de un edificio contra daños causados por insectos, caracterizado por formar zonas tratadas y no tratadas a lo largo del perímetro del edificio al aplicar una cantidad eficaz de un ingrediente activo insecticida con efecto de abatimiento lento y efecto de muerte secundario a zonas discretas alrededor o bajo dicho edificio a lo largo de su perímetro; y en donde dichas zonas tratadas corresponden a 0,5 hasta 7,5 metros por cada 10 metros del perímetro total del edificio”.

El actor sostiene finalmente que “No demuestra la SIC, teniendo la obligación de hacerlo, que el invento deja de cumplir con el requisito del nivel inventivo, y por lo tanto de esta manera se aparta de la prescripción del artículo 14 de la Decisión 486”; que “Si se le niega al inventor su derecho a la patente sin que medie razón legal, sino como consecuencia de un juicio subjetivo e incompleto de la Administración mediante el cual definitivamente no probó debidamente que la invención no cumplía con el nivel inventivo exigido por la norma, se vulnera de manera directa el artículo 22 de la Decisión 486”; y que “la motivación de las resoluciones acusadas está viciada de nulidad porque corresponde a una apreciación errada del Examinador consecuencia de una valoración subjetiva no fundamentada en la Decisión 486, que lo conduce a expresar sobre razones infundadas y contrarias al artículo 18 de dicha Decisión, a negar la patente a mi representada, cuando es evidente que ella tenía todo el derecho a obtenerla por cumplir con los requisitos previstos en la norma”.

Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, “Las reivindicaciones 1, 2, 5 a 16 y 19 a 28 fueron estudiadas. Nunca existieron de la 29 a 33”; que “Se ha fijado por la doctrina que el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención, fruto de su investigación y desarrollo creativo, constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica que surge de una actividad intelectual mínima que permite, a su vez, deducir que su invención no es evidente en el estado de la técnica”; que “Uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el del nivel inventivo: En este último se exige que el técnico que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y realice el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si ha podido o no producirse la invención”; que “… la Guía para los Países en Desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes en lo relativo al estudio del carácter inventivo expresa que la búsqueda se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la invención o solución. El examinador debe ponerse en la situación del inventor en un momento en que la solución no era conocida”; que “En este caso una persona versada en el arte correspondiente, partiendo de sus enseñanzas y conocimientos, habría llegado a la invención propuesta.

Así, no puede concluirse que el procedimiento objeto de invención constituya un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica y que a partir de la aplicación de la normativa se pueda conceder la solicitud”; que “La protección de un edificio aplicando insecticida puede realizarse en forma de un tratamiento superficial simple, pulverización, mezcla ordinaria, mezcla íntima o inundación del suelo con una formulación. En consecuencia, en el procedimiento que se pretende patentar no existen condiciones de operación diferentes a las normalmente conocidas en el estado del arte.

El hecho de que el insecticida se aplique en zonas discretas no cambia en forma alguna el tipo de aplicación seleccionado, máxime cuando su efectividad no depende de él sino de las propiedades del ingrediente activo. El grado de aplicación a un edificio (5 o 75%) está directamente relacionado con la naturaleza del insecticida, con las dosis de los compuestos empleados y el grado de infestación … Lo anterior es confirmado por el experimento referido en el ejemplo 1, en el cual se aplicaron a dos edificios insecticidas distintos con el mismo método (zonas discretas, rincones y/o intersecciones) y se obtuvieron resultados diversos.

Únicamente el caso en que se aplicó arilpirazol reportó efectividad”; que “La práctica convencional conocida por las personas versadas en la técnica indica que no siempre el insecticida debe aplicarse formando una barrera continua, sino en los lugares de preferencia de los insectos como los rincones e intersecciones de las edificaciones”; que “Lo considerado en el Manual de Control de Plagas (8ª edición) no debe tenerse en cuenta, puesto que éste fue publicado con posterioridad a la presentación de la solicitud”; y que “Por todo lo anterior la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores”.

La parte demandada sostiene además que “Si bien es cierto que el hecho de utilizar herramientas conocidas puede llevar a resultados inesperados, que no son evidentes para una persona del oficio normalmente versada en la materia, no necesariamente la utilización de dichas herramientas conduce siempre a resultados inesperados”; que “Este tratamiento con el insecticida en zonas discretas … no constituye mérito alguno ni salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica o actividad intelectual mínima que permita que el método de protección de un edificio o futura edificación contra insectos no sea obvio para una persona medianamente versada en el arte”; que “… queda claro para esta Oficina que el procedimiento de aplicar un insecticida en sitios discretos no tiene nivel inventivo puesto que ello no depende de la forma o de las condiciones de operación dadas en la aplicación, sino de las características o propiedades inherentes al compuesto que no caracterizan al método”; que “Lo anterior pone en evidencia la carencia inventiva del método ya que funciona en algunas oportunidades y en otras no, motivo poe (sic) el cual esta Entidad se pregunta, de qué sirve que la aplicación sea en zonas discretas cuando se utilizan insecticidas distintos a arilpirazoles? Como se puede observar el hecho de que se formen zonas discretas dependen (sic) de manera definitiva del ingrediente activo aplicado y por lo tanto lo que se está haciendo es aprovechar las propiedades inherentes al compuesto para realizar la aplicación en zonas puntuales”; y advierte sobre “la impertinencia de la prueba documental anexada por el demandante … ya que el capítulo reivindicatorio por el (sic) señalado y adjuntado, no es el mismo con base en el cual esta Entidad negó el privilegio de patente, en la medida en que uno de los hechos tema del proceso es el capítulo reivindicatorio estudiado por esta Entidad que no corresponde al aportado por el demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 14, 18 y 22 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 398 y 399 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención de un “PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS O EN CONSTRUCCIÓN, CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS ARRASTRANTES” fue presentada el 28 de noviembre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de los artículos 1, 4 y 8 de la citada Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 8.- El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la citada Decisión. Asimismo, la Disposición Transitoria en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene dispuesto que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como en lo que concierne a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado varios principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

IV. Del derecho a la patente La solicitud de patente de invención es un acto mediante el cual el inventor de un producto o de un procedimiento, o su causahabiente, pretende que el Estado le otorgue el derecho de explotación exclusiva sobre la invención por un período de tiempo determinado, siempre que dicha invención cumpla los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud, y no se encuentre incursa en las prohibiciones de patentabilidad.

Una vez concedido el título de patente, el solicitante obtiene el derecho de explotación exclusiva por un plazo determinado, trascurrido el cual el bien se torna de dominio público. El derecho del inventor posee un doble contenido, personal y patrimonial, toda vez que “Desde el punto de vista personal, la invención otorga a su autor el derecho personalísimo a ser reconocido como autor de la invención … Mientras que desde el punto de vista patrimonial, el derecho del inventor tiene como contenido esencial la explotación industrial del derecho a la patente concedido por el Estado” (GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La ley de patentes y los modelos de utilidad”;

Civitas, Madrid, 1988, p. 66). El Tribunal ha precisado en este contexto que “… aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inenajenable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) … generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica” (Sentencia dictada en el expediente N° 43-IP-2001, de 24 de agosto de 2001, publicada en la G.O.A.C No. 176, del 18 de septiembre del mismo año).

Por otra parte, a tenor de la Decisión 344, si la invención ha sido realizada conjuntamente por dos o más personas, el derecho a la patente corresponderá en común a todas ellas; en cambio, si ha sido realizada por varias en forma independiente, el derecho corresponderá a la que haya presentado primero la solicitud, o a su causahabiente, o a la que haya invocado la prioridad de fecha más antigua (artículo 8).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA