PROCESO Nº 166-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Proceso Interno Nº 2002-00352. Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ALO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, literal b) y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se acompaña al oficio Nº 1388, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2002-00352.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el cinco de octubre de 2005. 1. Las partes.
La parte actora es CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Se demanda a la Nación Colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. La Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. con fecha 20 de mayo de 1998, solicitó el registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38 (Telecomunicaciones), siendo publicado el extracto de la misma en la gaceta oficial de Propiedad Industrial Nº 471, sin habérsele presentado observaciones.
La Dirección de Signos Distintivos, mediante resolución Nº 34655 de 26 de octubre de 2001, niega el registro de la marca solicitada, argumentando que, el signo “carece de fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada”. Con fecha 7 de marzo de 2002, la actora presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución Nº 34655 de 26 de octubre de 2002.
El primero es resuelto mediante Resolución Nº 01128 de 25 enero de 2002, en la que se confirma el primer fallo. De la misma manera, mediante resolución Nº 09969 de 22 de marzo de 2002 se resuelve la apelación formulada confirmando la resolución administrativa recurrida, agotando de esta manera la vía administrativa. 2.2. Fundamentos de la demanda.
La solicitante fundamenta su demanda en la supuesta trasgresión de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486; argumentando que la expresión ALO cumple con el requisito de distintividad y por lo tanto es capaz de cumplir cabalmente las funciones marcarias. En referencia al artículo 135 literal b) de la Decisión 486, reitera el concepto sobre la distintividad y además argumenta que la sociedad actora edita hace siete años ininterrumpidamente la revista distinguida con la marca ALO. 2.3.
Contestación a la demanda. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. Responde a la demanda aduciendo la legalidad de los actos administrativos demandados, argumenta también que la marca ALO no reúne todos los requisitos de registrabilidad, ya que carece de distintividad, puesto que dentro de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza la expresión ALO “es incapaz de diferenciar los servicios que se pretende amparar”, asimismo detalla que “(…) la insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, como en el presente caso alo: es una expresión obvia, es la manera más usual y común para contestar llamadas telefónicas y en general en telecomunicaciones es la primera de las manifestaciones al iniciar la comunicación y así es utilizada por el consumidor medio(…)”.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, de acuerdo a lo solicitado por el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, por no corresponder al caso concreto.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486.- “( ) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )”.
DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).
“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.”[1] El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “ALO” fue presentada el 20 de mayo de 1998, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.
Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina para determinar los requisitos de registrabilidad del signo y las prohibiciones tanto absolutas como relativas del mismo. II. DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá. p. 77). III. EL REQUISITO DE APTITUD DISTINTIVA EN EL REGISTRO MARCARIO. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y SIGNOS DE USO COMÚN. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 82 de la Decisión 344, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Dicha distintividad deberá ser entendida como la característica que permita al signo la singularización de productos o servicios en el mercado. En este sentido, no puede acceder a registro el signo carente de capacidad, fuerza o carácter para distinguir la clase de productos o servicios sobre los que recae. La carencia de capacidad distintiva es una prohibición que deriva de forma directa de la función primordial de la marca, la cual es la de ser útil o apropiada para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otras.
Los criterios expresados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, TRATADO DE DERECHO DE MARCAS, MADRID -Editorial Pons, 2001, pgs. 128-129), sobre las pautas básicas que coadyuvan a la formación del juicio de aptitud distintiva marcaria, pueden resumirse en: a) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición. b) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse. c) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, servicio o actividad, función esta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental.
En este sentido, carecen de capacidad o fuerza distintiva los signos genéricos, habituales, vulgarizados o meramente descriptivos, que exclusivamente se refieran a las características de productos o servicios, por no poder cumplir con la función diferenciadora que el consumidor requiere para ejercer su libertad de adquisición de bienes o servicios marcados con el signo. Si bien es cierto, el artículo 82 de la Decisión 344 contiene las prohibiciones absolutas de registro relativa a los signos genéricos y descriptivos, dicha prohibición se encuentra enmarcada ya en el artículo 81 del mismo cuerpo legislativo, dado que todas ellas son derivaciones de la falta de capacidad distintiva del signo. Mientras los signos genéricos son los que se encuentran conformados exclusivamente por el nombre del producto o servicio que pretendan amparar, y los signos descriptivos son los que se refieren a características del mismo, los signos de uso común son los que se componen exclusivamente los signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
Así, el signo puede ser habitual ab initio según tales costumbres del comercio o bien puede serlo de forma sobrevenida a consecuencia de su uso según esas mismas costumbres unido a circunstancias tales como la falta de actividad idónea por parte de su titular para evitarlo. Asimismo, la distintividad implica que el signo no se encuentre compuesto exclusivamente de elementos o signos actual o potencialmente descriptivos, es decir, referido a las características de los productos o servicios; asimismo, de signos excesivamente simples o complejos.
Signos descriptivos Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.(Proceso Nº 7-IP-95.
Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.
Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” (Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996). Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.
Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá. p. 84).
Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo ALO con relación a los servicios contenidos en la Clase 38, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye una designación común o usual de los servicios que pretende proteger, de lo contrario, de no recaer en ninguna de las causales de irregistrabilidad absoluta que la ley provee, procede su registro.
En este sentido, los signos de uso común no son apropiables en exclusiva, por lo que no procede su registro. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.
Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.
Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 4. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”.