PROCESO 128-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actor: TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL Marca: “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta). Proceso interno N° 2002-0136-01 (7890). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 10 de agosto del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. 1.2. Acto demandado Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno Nº 2002-0136-01 (7890), iniciado por la Instancia Nacional compareciente como consecuencia de la acción incoada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL la cual, por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 32898, de 28 de septiembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, mediante la cual se decidió revocar la resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del año 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y conceder el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior se cancele el certificado de registro correspondiente a la mencionada marca. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A., a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la denominación TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. [1] - El 10 de diciembre del mismo año, la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL formuló observación al registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), solicitado por TERPEL DE LA SABANA S.A. - El 23 de noviembre del 2000, mediante Resolución No. 29974, la División de Signos Distintivos decidió declarar fundada parcialmente la observación de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.; y, negar el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta). - Una vez notificada la Resolución, tanto la sociedad solicitante del registro como la opositora, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. - El 23 de febrero del 2001, mediante Resolución 4916, la Jefe de la División de Signos Distintivos, revocó la decisión contenida en el artículo primero de la parte resolutoria de la Resolución Nº 29974, del 23 de noviembre del 2000 antes mencionada; declaró fundada la observación presentada por la sociedad TERCIPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL; confirmó las demás partes de la Resolución; y, concedió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. - Con fecha 28 de septiembre del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 32898, resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 29974 del 2000; declarar infundada la observación presentada por la sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL; y, conceder el registro de la marca TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta) para distinguir ropa de trabajo y camisetas, productos comprendidos en la clase 25 internacional de la Clasificación de Niza en favor de TERPEL DE LA SABANA S.A. b) Escrito de demanda La sociedad TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, manifiesta, como ya ha sido dicho, que el 2 de septiembre de 1999 la sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A. solicitó el registro de la denominación “TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 25; que presentó observación a la misma, con fundamento en la marca de su propiedad “TERPEL”, que distingue productos de la clase 24.
Señala que mediante Resolución Nº 29974, de 23 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró parcialmente fundada la observación formulada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y, negó el registro de la denominación solicitada. Precisa así mismo que, posteriormente, la actora planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución 32898 de 28 de septiembre del 2001, por la que al resolver el recurso de apelación planteado, revocó la decisión contenida en la Resolución 29974, de 23 de noviembre de 2000, declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro de la marca “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta).
Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que las denominaciones en conflicto son confundibles toda vez que “…la marca objeto de esta demanda contiene en su integridad la marca prioritaria TERPEL y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende causa un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA.” Con el fin de demostrar la confundibilidad entre las marcas TERPEL y TERPEL TECONOLOGÍA EN MOVIMIENTO” (mixta), la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 13-IP-97 y 20-IP-97.
Señala, así mismo, que “…puede predicarse confusión indirecta entre los signos cotejados. En efecto, el consumidor erróneamente podría suponer que los productos identificados con las marcas TERPEL y PERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO tienen el mismo origen empresarial, lo cual iría en detrimento de mi poderdante en cuanto TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL, titular de la marca prioritaria, goza de gran conocimiento y prestigio dentro de los consumidores del sector”.
Hace un análisis referente al consumidor de los productos amparados por esas marcas y, sostiene que: “[p]or tratarse de productos en clases tan relacionadas como son la 25 y la 24, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta”.
Alude, además, la violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, al expresar que “[a]l haber sido concedida la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, no obstante haberse acreditado la existencia, previa a la solicitud de registro de la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO, de un nombre comercial protegido semejante a la marca solicitada y cuyo uso de tal marca origina un riesgo de confusión o de asociación con dicho nombre comercial, en virtud de las actividades de la sociedad y los productos cobijados por la marca …” Sostiene complementariamente, que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 134 de la misma Decisión, por cuanto la marca solicitada “…no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y, por tanto, los actos administrativos que hayan ignorado dicha circunstancias, han violado, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486, y, por ende, se encuentran incursos en causal de nulidad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y, apoyándose en jurisprudencia vertida por este Tribunal en los Procesos 8-IP-95, 23-IP- 95, 20-IP-97 y 03-IP-98, manifiesta, en lo sustancial, que “… para efectos de negar la concesión de un registro marcario con base en el posible riesgo de confusión con un nombre o enseña comercial protegidos, es preciso demostrar, de un lado, la confusión y, de otro, el uso anterior del nombre o enseña comercial, lo cual no demostró el actor dentro del trámite de concesión de la marca cuestionada y tampoco lo demuestra dentro de la acción de nulidad que nos ocupa”.
Con base en lo expuesto, afirma que “el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos, no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
Al referirse a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, manifiesta que la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO no incurre en ninguna causal de irregistrabilidad y reúne los requisitos prescritos en el artículo 134 de la Decisión 486, siendo apta para distinguir los productos de la clase 25, particularmente ropa de trabajo y camisetas. d) Tercero interesado La sociedad TERPEL DE LA SABANA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda expresando que “…es pertinente recordar que para que pueda ser aplicada la causal de irregistrabilidad contenida en esta norma deben cumplirse de forma concurrencial dos presupuestos básicos a saber: (i) que la marca cuyo registro se solicita sea igual o confundiblemente semejante con otra previamente registrada o solicitada; y, (ii) que los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto sean los mismos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar en el consumidor riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso –aduce-, contrario a lo sostenido por el actor, no se cumplen ninguno de los supuestos contenidos en esta norma…” Manifiesta que su objeto social está destinado a la explotación y comercialización de hidrocarburos y combustibles en general, de suerte que sus productos no van dirigidos a un público consumidor especializado sino a la gran mayoría de consumidores lo cual, afirma, permite que la denominación TERPEL sea conocida por la gran mayoría de personas en Colombia.
Con ello, puntualiza que la Superintendencia de Industria y Comercio, “… consideró acertadamente en la Resolución demandada que un consumidor medio colombiano, que conoce todas aquéllas marcas registradas a nombre de mi representada, al encontrarse ante un uniforme de trabajo distinguido con la marca TERPEL TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO + LOGO o ante una camiseta con dicho logo, no va a relacionar esta prenda con las toallas o la ropa de cama y de mesa producidas por TERCIPELOS Y PELUCHES TERPEL LTDA, sino con producto y servicios propios de las actividades comerciales desarrolladas por TERPEL DE LA SABANA S.A.” Señala que no existe violación alguna del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “…los productos distinguidos por las marcas en conflicto no son confundibles, debemos agregarle el que mi representada posea tantos registros y solicitudes de marcas con la expresión TERPEL, todas para productos y servicios relacionados con la explotación y comercialización de combustibles”.
Con relación a la supuesta violación del artículo 136 literal b) de la misma Decisión, afirma que no existe confundibilidad entre la marca solicitada y el nombre comercial TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y, además, resalta “…que los nombres comerciales TERPEL DE LA SABANA S.A. y TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL han coexistido pacíficamente durante muchos años.
Así pues, dado que está demostrado que los productos distinguidos por la marca concedida están destinados y vinculados con el objeto social de TERPEL DE LA SABANA S.A. el cuál es sustancialmente diferente al de TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA. TERPEL y ha coexistido pacíficamente con éste, en este momento tampoco va a presentar una confusión que por tantos años no se ha presentado”.
Concluye afirmando, en síntesis, que la marca TERPEL “… es un signo distintivo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, que no es confundible con otro previamente registrado o solicitado por un titular diferente para los mismos productos o para productos similares, y en esa medida reúne los requisitos establecidos en el artículo arriba citado (134 de la Decisión 486).
En virtud de lo anterior, se aplicó en forma correcta por lo cual no existe violación alguna de la norma mencionada”. Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada, según se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado de este Organismo, por medio de petición remitida con oficio Nº 0701, de 5 de mayo del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, este Tribunal estima no atender el pedido en los términos formulados, toda vez que ha podido verificar que la solicitud relativa al registro de la marca “TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO” (mixta), ha sido presentada el 2 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344.
En consecuencia, le corresponde a este Tribunal interpretar los artículos 81 y 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, además, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS De acuerdo a lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(..) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”; (…) DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro de la denominación TERPEL TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO (mixta), fue presentada, como ha sido ya dicho, el 2 de septiembre de 1999, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasará consiguientemente a interpretar.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]
5. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. En este sentido, este Tribunal en sentencias anteriores ha dicho: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” [3] En relación a los elementos constitutivos de la marca, el artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.[4]
6. CLASES DE MARCAS: DENOMINTAIVA Y MIXTA La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre las cuales se incluyen las DENOMINATIVAS y las MIXTAS, según su estructura. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos.
Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”.[5] Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la expresión verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y si, por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
8. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. En esa línea, este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[6] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[7] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para la realización del cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.[8] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9] b) Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido por la legislación interna de cada País Miembro, siempre que induzca al público a error.
Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.
Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.” [10] La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, se inclinará preferentemente en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.
8. LOS NOMBRES COMERCIALES Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” [11] En este punto, expresamente se hace mención al riesgo de confusión o de asociación, lo cual consagra el principio de la especialidad como criterio rector para determinar la confundibilidad entre nombres comerciales y marcas.[12] La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.
Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.
El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.
“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.
“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” [13] La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y, posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 4.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso, el cual no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.
Un nombre comercial puede, por otro lado, oponerse al registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-0136- 01 (7890), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca: "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 42-IP-2005, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;
G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] METKE M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Intelectual”, editorial Diké, Medellín, Colombia, p. 164, 2001. [13] Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999; G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.