PROCESO 193-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Actor: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. Proceso Interno: Nº 2000-06608.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recibida en este Tribunal en fecha 19 de septiembre de 2005, relativa a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2000-06608.
El auto de 12 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1431, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.
Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 8 de junio de 1994, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. presentó la solicitud de patente de invención de PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA radicada bajo el expediente Nº 94-024537, que contenía 11 reivindicaciones.
El solicitante desistió de las reivindicaciones 7, 8 y 10 quedando de esta manera delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9 y 11. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 423 de 19 de octubre de 1995. El señor José Luis Reyes Villamizar presentó observación que fue negada por la Superintendencia por considerarla extemporánea.
El 15 de agosto de 1996 se incluyeron dos nuevas reivindicaciones, Nos. 12 y 13 y, según se argumenta, “ …por un error involuntario, fueron incluidas en este capítulo reivindicatorio modificado las reivindicaciones Nos. 7, 8 y 9 (sic) ya previamente desistidas”. La Superintendencia aceptó el “… nuevo capítulo reivindicatorio en lo relativo a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13 pero no aceptó las reivindicaciones 7, 8 y 9 (sic) … Quedó así delimitada la invención a las reivindicaciones 1 a 6, 9, 11, 12 y 13”.
Por Resolución Nº 00112 de 18 de enero de 2000 el Superintendente de Industria y Comercio negó “… el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’. PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V/ S.A. interpuso recurso de reposición que fue resuelto, también por el Superintendente de Industria y Comercio, por Resolución No. 10169 de 16 de mayo de 2000, confirmando la Decisión contenida en la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa”. 3.
Fundamento Jurídico de la demanda La actora, después de hacer un resumen de la historia del Sindenafil, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la patente de invención de ‘Pirazolopirimidinonas para el Tratamiento de la Impotencia’ violó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 y el artículo 27 del ADPIC.
En la primera parte de su demanda explica lo que entiende por segundos usos; posteriormente, al referirse al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, dice que éste “…establece una regla permisiva y amplia a favor de la patentabilidad de todos los inventos, incluidos los nuevos usos…”.
Indica que: “No obstante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no considera que las normas del ADPIC sean jerárquicamente superiores, sí admite la conveniencia lógica de interpretar las normas comunitarias de una manera consistente con dicho tratado internacional, evidentemente con el fin de evitar conclusiones que creen conflictos entre los dos sistemas multilaterales (el comunitario y el de la OMC)…”.
Sobre el artículo 27 numeral 1 del ADPIC sostiene que: “… es una regla general y por tanto, ateniéndonos a los principios universales de la interpretación jurídica, debe interpretarse de manera extensiva y por consiguiente a favor de la patentabilidad, mientras que las posibles exclusiones contenidas en los ordinales 2 y 3 del Art. 27, al ser reglas de excepción, deben ser interpretadas de manera restrictiva …”; continúa diciendo que: “De lo anterior, la única forma de intentar concluir que los segundos usos no son patentables bajo las obligaciones del ADPIC, es interpretar que los mismos no son inventos, o alternativamente, que no son procedimientos (como lo pretende la SIC en las resoluciones impugnadas).
Ambas de estas interpretaciones innegablemente son restrictivas, y por tanto inaceptables bajo el contexto, objeto y fin del Art. 27.1 del ADPIC … conviene resaltar que, al igual que la mayoría de las legislaciones contemporáneas (como es el caso de la norma andina), el ADPIC no contiene una definición del término ‘invento’ o de ‘procedimiento’ que permita delimitar el contenido de lo que es o no patentable de forma expresa.
Siguiendo la tendencia de estas legislaciones, el ADPIC se limitó a proporcionar una lista taxativa de aquella materia que los países miembros podrán excluir del campo de la patentabilidad, dejando entrever que aquella materia que no estaba incluida en tal lista debería ser patentable si reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.
Incluye en el texto de demanda una parte de un trabajo del Profesor Thomas Cottier. Sobre la opinión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI dice que ésta: “… se ha manifestado de manera categórica en contra de la exclusión ciega de los segundos usos. Durante la negociación de la recientemente aprobada Decisión 486… buscaba cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por los cinco países miembros bajo el ADPIC …”.
Respecto a la violación del artículo 1 de la Decisión 344 sostiene: “El término ‘procedimientos’ del Art. 1 de la Decisión 344 indudablemente incluye a los llamados usos; la interpretación que hace la SIC del término ‘Procedimientos’ es excesivamente restrictiva, ignora la doctrina, y no guarda relación con el espíritu del Art. 1 de la Decisión 344, ni con las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”.
Dice que: “Al igual que el Art. 27.1 del ADPIC, el Art. 1 de la Decisión 344 es una regla general y permisiva que obra a favor de la patentabilidad”. Manifiesta también la violación del artículo 16 de la Decisión 344, diciendo: “La función del Art. 16 de la Decisión 344 es la de impedir el doble patentamiento, mas no la de prohibir ciegamente la patentabilidad de los segundos usos; la interpretación que hace la SIC del Art. 16 no es sistémica, ni toma en cuenta la naturaleza de su función, ni las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia”.
Sobre la Resolución Nº 10169 manifiesta: “Los comentarios de la SIC sugieren dos conclusiones. Primero, el Art. 16 de la Decisión 344 como tal no excluye la patentabilidad de los usos en general (aunque tampoco lo admite). Segundo, con base en la primera conclusión, la SIC considera que solamente la reivindicación 6 … viola el Art. 16, en tanto reclama específicamente un producto caracterizado por el nuevo uso.
La SIC mantiene silencio sobre las reivindicaciones restantes, lo cual sugiere que las mismas no estarían violando el Art. 16, sino aparentemente, al reclamar el uso como tal, no serían objeto de la prohibición plasmada en este artículo (pero sí del Art. 1 de acuerdo a su interpretación)”. También dice: “El punto que aquí tratamos es por tanto bastante simple y puede sintetizarse manifestando que la regla general se debe aplicar extensivamente (es decir, el derecho de patentar contenido en el Art. 1 de la Decisión 344) y la prohibición (como la contenida en el Art. 16 de la Decisión 344) debe ser aplicada restrictivamente”.
A continuación realiza un análisis de una posible interpretación extensiva o intensiva del artículo 16 y llega a la conclusión de que “… después de un análisis literal riguroso del artículo 16 de la Decisión 344, hemos visto como la opción interpretativa correcta es la de considerar su texto como una implicación intensiva”. Argumenta sobre el mismo aspecto, que: “Sin embargo … bajo una interpretación sistemática también queda claro que ante las dos posibilidades de interpretar el artículo 16 de la Decisión 344, hay que elegir la intensiva y no la extensiva, porque es la menos restrictiva al ser la que excluye menos casos de la regla general de patentabilidad establecida por el artículo 1.
En otras palabras, aceptando que en este caso tienen importancia la interpretación sistemática y la literal y, según la correcta aplicación de ambas, se concluye que hay que interpretar el artículo 16 de la Decisión 344 en el sentido de que se deniega la patente de segundo uso cuando sólo se reivindique el segundo uso; pero que debe otorgarse la patente por segundo uso cuando a esta reivindicación, concluya también en el caso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 344”.
Sobre el mismo artículo 16, manifiesta que éste: “… impide patentar meros descubrimientos científicos que carezcan de aplicación industrial e impide otorgar una patente por el mero hecho de determinar los fundamentos científicos de un determinado fenómeno. Por el mismo motivo, la mera circunstancia de describir un uso no es suficiente para obtener una patente, hay que probar que la invención cumple los requisitos de patentabilidad.
No se produce un mero descubrimiento cuando –como es el caso objeto de la demanda– se ha tenido que realizar una actividad de investigación relevante: ensayos clínicos, bioquímicos, etc. En este sentido, la interpretación de la expresión del artículo 16 ‘simple hecho de atribuirse un uso distinto al originariamente comprendido por la patente inicial’ debe entenderse como que la simple circunstancia de encontrar un nuevo uso no es patentable.
Es necesario que dicho descubrimiento se plasme en un producto que satisfaga una necesidad humana, en la solución de un problema técnico, y que cumpla con los tres requisitos de patentabilidad”. Señala también la “Violación del Art. 5 de la Decisión 344. Las reivindicaciones para usos, redactados en la forma ‘Uso de un compuesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y’ tienen aplicación industrial; la interpretación que efectúa la SIC del Art. 5 de la Decisión 344 es restrictiva, contraria a la doctrina y a la tendencia mundial”.
Sostiene que: “En definitiva la objeción planteada por la SIC es debida a que considera que el uso como tal no es susceptible de producción en la industria. Sin embargo, no tiene en cuenta la Resolución que las reivindicaciones 1 a 5, 9 y 11 a 13 se encuentran redactadas en formato tipo Suizo … y por tanto se refieren a la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una determinada enfermedad.
Queda en evidencia que una función principal de este tipo de redacción es dejar en claro que la aplicación industrial del uso está íntimamente relacionado con la fabricación del medicamento, por lo cual su reproducibilidad en la industria no puede ser objetada”. Asimismo señala la “Violación del literal a) del Art. 6 de la Decisión 344: los segundos usos que reúnen los requisitos de patentabilidad, los cuales no se consideran inventos según el literal a) del Art. 6; la conclusión contraria de la SIC es simplista e ignora tanto la naturaleza de los segundos usos, como la función del sistema de patentes”.
Luego de realizar una explicación para diferenciar los inventos de los descubrimientos dice que “… el invento reivindicado en esta patente no es un mero descubrimiento, como lo pretende caracterizar de manera simplista la SIC. El invento contiene elementos que lo llevan más allá que un simple hallazgo … e igualmente aprovecha el mecanismo de acción del Sildenafil para llevarlo a una aplicación industrial y útil”.
Indica que se violó el “… literal f) del Art. 6 de la Decisión 344: La reivindicación para un segundo uso, redactada en el formato ‘Uso de un compuesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad Y’, no limita el libre desarrollo de la práctica del arte médico, y por tanto no puede equipararse a una reivindicación sobre un método, terapéutico, excluido por el literal f) del Art. 6; la conclusión contraria de la SIC pasa por alto la anterior distinción”.
Al respecto dice: “La simple lectura de la reivindicación deja claro que el uso sobre el cual se pretende exclusividad está innegablemente limitado a aquel relacionado con la fabricación del medicamento, más no con cualquier actuación que pudiese tomar un médico. Es decir, únicamente permite impedir que un fabricante se aproveche del uso para ese compuesto, mas no de interferir en el lex artis del facultativo sobre cómo actuar sobre el paciente.
Los métodos terapéuticos exigen la intervención de un facultativo en su utilización, ya que se trata de instrucciones dirigidas a éste … Señalamos que en el caso concreto, las reivindicaciones 1 a 5 no reclaman una secuencia de etapas en la que intervenga un facultativo, sino que lo que se reivindica es el uso de un compuesto para la fabricación de un medicamento”.
La actora indica también que “ … la SIC no efectuó un estudio de fondo según lo dispone el Art. 27 de la Decisión 344 …” toda vez que no analizó la novedad ni el nivel inventivo de la patente. Finalmente, a manera de conclusiones dice: “… la interpretación que propone la SIC de los artículos 1,5, 6a), 6f) y 16 de la Decisión 344 no son los únicos, ni mucho menos los correctos.
Existen discrepancias serias y razonables sobre la interpretación de estos artículos; sin embargo, una interpretación sistemática, apoyada eso sí en la doctrina, la legislación comparada y el real objetivo de un sistema de patentes, arroja una conclusión totalmente distinta a la que llegó la SIC en las resoluciones impugnadas”. Sostiene que “… las patentes de uso son una herramienta adecuada y necesaria en el desarrollo e impulso de la investigación y la tecnología. Otorgar el derecho de exclusiva a los usos novedosos, con altura inventiva, y aplicables industrialmente, obedece al sentido y propósito de toda la legislación de patentes, incluyendo el ADPIC y la Decisión 344, que premia el esfuerzo, la inversión, y la inventiva, con el fin de fomentar mayores y mejores soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad”. 4.
Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio inicialmente hace un resumen de su posición sobre el patentamiento de los usos de conformidad con la Decisión 344 y el acuerdo ADPIC y luego indica que “La decisión de la Superintendencia … de no conceder patente al uso para el tratamiento de las disfunciones sexuales reivindicado por Pfizer en el caso que nos ocupa, no viola el Acuerdo ADPIC”, toda vez que: “En el ADPIC no se define lo que constituye invención. De ahí que dicha definición dependa, en cada país, de lo que al respecto establezca su legislación interna, sin que, por lo tanto haya ninguna limitación para que se mantenga la exclusión de usos o segundos usos … En el ADPIC se establecen unos estándares mínimos que deben ser cumplidos por sus miembros, pudiendo otorgarse prerrogativas adicionales a las previstas en el artículo 1.
La patentabilidad de usos y nuevos usos constituirá una prerrogativa adicional no regulada en el Acuerdo, a discreción de los países y sus legislaciones. Así las cosas, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones y particularmente de Colombia, la no patentabilidad de los usos y nuevos usos farmacéuticos no constituye una violación del Acuerdo ADPIC”.
Sobre el artículo 1 de la Decisión 344, argumenta que “dentro del significado natural y obvio de las palabras producto y procedimiento, no se encuentran incluidos los usos”; que “Si bien una parte de la doctrina internacional e incluso nacional sostiene que dentro de los procedimientos se encuentran comprendidos los usos, la Superintendencia no comparte esta opinión puesto que, como se verá más adelante, de una interpretación sistemática de las normas sobre patentes de la Decisión 344, no se deduce que los usos puedan considerarse materia patentable”.
Al referirse al artículo 16 de la misma Decisión 344 dice: “…la interpretación de esta Superintendencia del artículo 16 es que éste no prohíbe expresamente el patentamiento de los usos, pero también que de su texto no se infiere, ni que lo permita directamente, ni por vía de interpretación. En efecto, de la lectura de la norma es claro que el objeto de regulación son los productos y procedimientos y lo que se dice es que estos no podrán patentarse nuevamente.
En ninguna parte del párrafo se colocan los usos como el sujeto de las oraciones”. Y añade, según la interpretación del demandante, que “este artículo debería entenderse en el sentido que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, serían objeto de nueva patente, cuando les fuera atribuido un uso distinto que cumpliera con los requisitos de patentabilidad.
Una conclusión tal es exactamente la opuesta a lo que dice el artículo.” En cuanto a los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, realiza una interpretación sistemática indicando que el artículo 1 de la misma Decisión señala positivamente las posibilidades de lo que puede considerarse como una invención, el artículo 6 de manera negativa define lo que no constituye invención y el artículo 7 “ … establece eventos en los que, si bien podrían reunirse los requisitos de patentabilidad que ameritan la concesión del privilegio para las invenciones, las excluye de esta prerrogativa por razones de orden, interés o bien público, moralidad o buenas costumbres, entre otras”.
Añade que los artículos 2, 4, 5 y 16 de la misma Decisión no pueden ser interpretados aisladamente por las excepciones de patentabilidad, puesto que regulan una misma situación. Con relación a los descubrimientos dice que: “los descubrimientos no se considerarán invenciones y los usos son descubrimientos. En efecto, un uso nace con la creación misma del producto o procedimientos existiendo simultáneamente junto con ellos desde su mismo origen: así, es claro que, si bien en un momento dado tales usos pueden ser desconocidos, ello no significa que no existan …, es evidente que un nuevo uso encontrado a un producto ya patentado, constituye un descubrimiento, considerando que es algo que, aunque desconocido, ya existía y simplemente se halló que podía servir para algo distinto de aquello para lo cual se conocía que servía”.
Señala que, una excepción establecida por el artículo 6 literal f de la Decisión 344, son los métodos terapéuticos, por lo que no son objeto de patentabilidad al tenor del artículo 1 de dicha Decisión. Al respecto dice: “ … la específica excepción a su carácter de invención por parte de la norma a (sic) obedece, como en el caso de los descubrimientos, a su carencia de nivel inventivo.
En efecto, los métodos terapéuticos simplemente corresponden a una serie de etapas, reflejadas en instrucciones relativas a la dosis o formulación de un medicamento dirigido al tratamiento de una enfermedad o condición humana o animal …. Estas instrucciones, como puede deducirse, no son el resultado de una creación intelectual como lo sería una invención. Son el resultado de una serie de estudios que conllevan al descubrimiento de un método de administración del medicamento, que redunda en el tratamiento de la enfermedad”.
Por último, con relación al artículo 5 de la Decisión 344 referente al requisito de aplicación industrial que se da cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, la Superintendencia dice que: “respecto a la susceptibilidad de aplicación industrial a través de su utilización en cualquier tipo de industria, baste decir que la utilización de un uso en la industria sería comprensible como aplicación industrial en términos de un proceso o procedimiento para la producción en una industria; pero cumpliendo los requerimientos que tienen las definiciones mismas de lo que se entiende por procedimiento y proceso.
Así, en tanto que el uso de un compuesto u objeto producido no se relacione con su producción y no se aplique en un proceso industrial. No se encuentra dentro de la protección vía patente”. Finalmente dice que: “No es lógico considerar que el empleo de un uso para la elaboración de un medicamento constituya una aplicación industrial, puesto que esto lo que constituye es el mezclarlo con o, incorporarlo a otros componentes que, producidos en serie constituyen la aplicación industrial propiamente dicha.
Por supuesto, tampoco puede entenderse que esa aplicación industrial la constituya su prescripción de acuerdo con unas determinadas dosis, ya que ello constituiría un tratamiento terapéutico, que esta exceptuado de patentabilidad …”. 5. Del escrito de PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. recibido en este Tribunal El 7 de octubre de 2005, la sociedad actora presentó a este Tribunal un escrito que contiene las “Consideraciones previas de la parte actora para la interpretación prejudicial”.
Después de realizar varias consideraciones sobre el caso, en su petición final, dice: “Teniendo en cuenta las consideraciones hasta este punto establecidas y en aras de la pertinencia de la interpretación requerida por el Consejo de Estado de Colombia, se solicita respetuosamente a ese H. Tribunal pronunciar su interpretación haciendo énfasis particular en los puntos de debate señalados, para efectos que el Consejo de Estado pueda adoptar una decisión adecuada frente al presente caso.
En este sentido, se solicita al H. Tribunal adicionar oficiosamente la interpretación del artículo 7 de la Decisión 344, ya que si bien no fue incluido en la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, es evidente la relevancia que para los efectos del presente caso tiene su inclusión e interpretación en conjunto con las demás normas propuestas”.
Vista la petición que antecede, de conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal y con los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto, la solicitud dirigida a este órgano jurisdiccional, con el objeto de obtener la interpretación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es competencia exclusiva de los jueces nacionales que conozcan de una causa en que deba aplicarse o se controvierta aquél, de ninguna manera es atribución de los particulares acudir directamente al Tribunal y menos aún solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
El Tribunal, al respecto dijo que: “Una vez recibida y admitida tal solicitud, el trámite a seguir, de conformidad con el artículo 126 del citado Estatuto, es el del pronunciamiento de la sentencia dentro de los treinta días siguientes al de la admisión de aquélla. En su providencia, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad que fueren pertinentes, por lo que, según su relación con el caso concreto, podrá establecer si interpreta la totalidad o parte de las normas consultadas, o si agrega la interpretación de otras”.
(Proceso 37-IP-2003 de 18 de junio de 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 960 del 1 de agosto de 2003, caso: “Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). En consecuencia, por cuanto la petición bajo examen no proviene del órgano jurisdiccional competente sino del representante de la actora, no constituye ni puede constituir objeto del procedimiento en curso, cual es la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por tanto, no corresponde al Tribunal admitir a trámite la referida petición.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA” se presentó el 8 de junio de 1994, es decir, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”.
“Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.
Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.
Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación …’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).
Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.
La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.
A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06- IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).
Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el proceso modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “… pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Proceso 02- IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).
Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.
El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). II. La patente de invención de producto y de procedimiento Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.
(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez en sustento de lo anterior, ha sido definida por como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.
Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (Otero Lastres, José Manuel.
Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.
La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI- 5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).
III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.
(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. El Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado). Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).
La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.
En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “…la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). El Tribunal ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.
La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.
(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
(Proceso 12-IP-98, ya citado) El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.
En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).
El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op. cit) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
En este contexto el Tribunal siguiendo con los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración … Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) … Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo.
A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.
Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. IV. De la atribución de un uso distinto a productos o procedimientos ya patentados La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.
El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.
La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.
Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.
En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.
(Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01- AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “… el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Proceso 01-AI-2001, ya citado).
Cabe destacar, de la redacción del artículo 16 de la Decisión 344, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.
Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “… además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.
(Proceso 01-AI-2001; ya citado). Referencia a las sentencia emitidas en los Procesos 89-AI-2000, 01-AI-2001 y 34-AI-2001 Al momento de producida la controversia objeto de la presente interpretación, en la Comunidad Andina, se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial Nº 142, de 29 de octubre de 1993 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994.
Esta Decisión regula en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes. En las sentencias pronunciadas en los Procesos 89-AI-2000 de 28 de septiembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 722 de 10 de octubre de 2001 Secretaría General contra la República del Perú, 01-AI-2001 de 27 de junio de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 818 de 23 de julio de 2002 Secretaría General contra la República Bolivariana de Venezuela y 34-AI- 2001 de 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº, 839 de 25 de septiembre de 2002 Secretaría General contra la República del Ecuador, sobre el otorgamiento por parte de estos Países Miembros de una patente de segundo uso, el Tribunal, con referencia al artículo 16 de la Decisión 344, manifestó: “A este Tribunal le es absolutamente claro el contenido y el alcance de la disposición transcrita, en el sentido de que la Comunidad Andina ha establecido por medio de ella, una condición … para el otorgamiento de patentes en la Subregión, adicional a los requisitos fijados en los primeros artículos de la Decisión 344.
En efecto, la norma excluye de la posibilidad de patentamiento, de manera expresa, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aún “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. La expresión anterior que este Tribunal consigna entre comillas, no puede en ningún caso ser entendida, en su criterio, como un supuesto requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo uno de la Decisión, en circunstancias en que pueda pretenderse obtener beneficios de patente para segundos usos bajo el argumento insostenible, de que esos segundos usos son susceptibles de patentamiento, si es que además de la atribución de ese uso distinto al originalmente reconocido por una patente, dicha variante satisface las exigencias que sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial determina el aludido artículo de la Decisión 344”.
(Proceso 34-AI-2001, ya citado) El Tribunal precisó con ocasión de los fallos proferidos en los tres casos, que en su opinión:: “ con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.
El Tribunal también dijo: “El artículo 2 de la misma Decisión 344, elemento de concordancia fundamental para la aplicación del artículo 16, consagra, por otro lado, el principio de que ‘una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’ … Resulta obvio entonces, que el artículo 16 de la Decisión 344 subordina la no concesión de una nueva patente, al hecho de que los productos o los procedimientos ya patentados se encuentran innegablemente comprendidos en el estado de la técnica; estado éste que, por otra parte, se constituye de manera automática con el otorgamiento de la patente original”.
(Proceso 34-AI-2001, ya citado) Las consideraciones anteriores llevan a concluir, lo que este Tribunal reafirma ahora, que: “además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.
(Proceso 34-AI-2001, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.
CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.
QUINTO: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2000-06608 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA