PROCESO Nº 230-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 110 eiusdem. Parte actora: señor LIBARDO RIVERA.

Caso: marca “BAXTER”. Expediente Interno No. 2001-00340-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, tres de marzo del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 22 de agosto de 1967, STANTON & CIA S.A. obtuvo ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BAXTER para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 … esto es, ‘calzados y accesorios para los mismos’.

En el año 1977 el registro se reclasificó en la nueva Clasificación Internacional, amparando los mismos productos de la Clase 25 … En los años 1972, 1977, 1982, 1987 y 1992, se hicieron las renovaciones sucesivas”; que “El artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia en junio de 1978, dispuso que para obtener renovación de los registros de marcas debía demostrarse el uso público e inequívoco de la marca dentro de los cinco (5) años anteriores a su vencimiento.

Pese a ello, STANTON & CIA S.A. al solicitar sus renovaciones omitió demostrarlo, pues había dejado de usar la marca BAXTER en la forma exigida en los países de la Comunidad Andina”; que “Para obtener la renovación del registro de la marca BAXTER para el período comprendido entre el 22 de agosto de 1977 y 1982 STANTON & CIA S.A. no adjuntó prueba alguna del uso de la marca.

Sin embargo, la Superintendencia la concedió sin reparos. Luego, para la renovación en 1982 la Superintendencia validó como prueba del uso unas pocas facturas de montos poco significativos expedidas a almacenes de la misma empresa”; que “En vigencia de la Decisión 344, esto es, el 11 de febrero de 1999, LIBARDO RIVERA presentó ante la División de Signos Distintivos solicitud de cancelación del registro 65655 de la marca BAXTER, propiedad de STANTON & CIA S.A. Como fundamento de la solicitud se alegó que como fabricante de ropa en Colombia LIBARDO RIVERA estaba plenamente legitimado y que la situación denunciada podía verificarse en los tres (3) años anteriores a la solicitud, pues para distinguir sus productos STANTON & CIA S.A. no tenía siquiera una marquilla oficial”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró equivocadamente en su Resolución 20722 de 30 de septiembre de 1999 que, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344 … las facturas, notas publicitarias y certificación del Revisor Fiscal presentadas por STANTON & CIA S.A. eran prueba suficiente de la utilización de la marca”; y que “Mediante las Resoluciones 26945 y 15587 de 13 de diciembre de 1999 y 30 de abril de 2002 (rectius 2001), se confirmó la Resolución 20722, reiterando que STANTON & CIA S.A. acreditó el uso de la marca BAXTER en Colombia durante el período comprendido entre el 11 de febrero de 1996 y el 11 de febrero de 1999”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante informa que la actora denuncia la violación del “artículo 108 de la Decisión 344”, bajo el argumento de que la disposición citada “establece que el titular de una marca, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debe utilizarla al menos en uno de los países de la Comunidad Andina durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la solicitud de cancelación”; que “Las pruebas aportadas por STANTON & CIA S.A. no son suficientes ni idóneas para demostrar el uso efectivo de la marca BAXTER en Colombia dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación presentada por LIBARDO RIVERA.

Las facturas aportadas como prueba tienen precios irrisorios, y fueron expedidas por STANTON & CIA S.A. Todo, exclusivamente para justificar una falsa utilización de su marca BAXTER. La Superintendencia aceptó sin cuestionamientos que en 1998 STANTON & CIA S.A. había vendido 179.496 pares de zapatos marca BAXTER, a $2.316,70 y $2.787,48 cada par, precios indudablemente insostenibles”; que “El numeral 2º del artículo 108 de la Decisión 344 menciona como prueba los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, certificados por una firma de auditores que difiere evidentemente de la certificación del Revisor Fiscal aportada por STANTON & CIA S.A. A su turno, la publicación en la Revista Semana, que se refiere a la calidad del producto, por sí sola, no permite concluir el uso regular y continuo de la marca”; que “Se omitió inspeccionar los libros de contabilidad que hubieran aportado claridad sobre la veracidad de las pruebas allegadas.

La libertad probatoria alegada por la Superintendencia como la procedencia de todos los medios de prueba para demostrar la utilización de la marca, al tenor del artículo 108 no le permitía pasar por alto las exigencias taxativas de la norma. Además, su deber era realizar un estudio serio y completo”; y que “Es evidente la ausencia de apoyo publicitario a los productos distinguidos con la marca BAXTER, que lo exigen por su naturaleza y consumo masivo.

La irregularidad de las operaciones comerciales es otra prueba de la inercia denunciada respecto de la utilización de la marca”. En la demanda se sostiene además que “… la superintendencia le brindo (sic) poca atención al estudio de las pruebas aportadas por la sociedad demandada, y omitió la inspección judicial a los libros de contabilidad, de la sociedad STANTO & CIA (sic) para constatar la veracidad de las pruebas aportadas … Es necesario recalcar que hay una diferencia abismal entre una certificación expedida por el Revisor fiscal de la misma sociedad comercial demandada y los INVENTARIOS de las mercancías identificadas con la marca BAXTER cuya existencia se encuentre CERTIFICADA POR UNA FIRMA DE AUDITORES”; que la sociedad STANTON & CIA S.A. “aporto (sic) una cantidad de facturas de venta de CALZADO BAXTER, por una cantidad total en el último año 1.998 de 181.932 pares de calzado marca BAXTER, a un precio irrisorio de $ 2.787,48 por cada par de calzado, si analizamos el costo de vida para la época del año 1.998 esto no costaba ni un par de cotizas lo que indica que el tercero quiso fabricar un uso aparente de su marca, pero las pruebas aportadas no pueden ser tenidas como evidencia de uso efectivo porque estas ventas no fueron constatadas por la superintendencia y a demás (sic) los clientes son ellos mismos que dejan mucho que desear como lo ratifican las facturas aportadas al expediente.

Donde se pueda constatar que estas facturas no tienen la firma de aceptación del comprador”; y que ha habido “abuso del derecho” por parte de STANTON & CIA S.A. “Con su derecho otorgado en 1.967 pero jamás utilizó en Colombia o el resto del pacto Andino hasta la fecha de radicación de nuestra acción de cancelación por no uso”. 2. Contestación a la demanda 2.1.

Señala el consultante que la Superintendencia de Industria y Comercio alega que “se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación de las normas citadas por la actora, pues se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “Si bien el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta la mera intención de usarlo, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y debe relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

El artículo 110 de la Decisión 344 … señala que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en el mercado. La utilización de la marca BAXTER para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de STANTON & CIA S.A. fue plenamente demostrada en el territorio nacional”; que “Las facturas comerciales aportadas en el trámite administrativo son eficaces y versan sobre los hechos materia del proceso.

También son prueba suficiente, e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidas en cuenta, pues el artículo 108 de la Decisión 344 en ninguna parte exige que deban ser aptas para ejercer acción cambiaria contra el deudor, o que deban acompañarse de la manifestación expresa del consentimiento del deudor o de su aceptación. La certificación del Revisor Fiscal a su vez, es conducente de conformidad con los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil Colombiano”; y que “Por todo lo anterior la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores”.

La demandada sostiene además que “Las facturas allegadas son prueba suficiente e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidos como prueba plena de uso de la marca BAXTER, y que ayudan a soportar las cifras de ventas de $ 796.17.440 (sic), 550.343.732 y 500.343.168 en los períodos correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998”; y que “Solamente se requiere que las pruebas demuestren el uso de la marca por parte de su titular legítimo el que puede configurarse a través de la ejecución de un contrato de compraventa de los productos distinguidos con la misma, estableciéndose estos contratos como probados y que demuestran plenamente el uso y la difusión de la marca PAD (sic), clase 5 (sic) en el territorio nacional”. 2.2.

Por otra parte, el consultante informa que “STANTON & CIA S.A. en calidad de tercero interesado se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que durante el trámite iniciado por el actor ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la cancelación de la marca se acreditó con toda idoneidad la utilización amplia real y efectiva de la marca BAXTER para distinguir productos de la clase 25 … en los tres años anteriores a la solicitud: 1996, 1997 y 1998.

Más del 70% del contenido de las resoluciones demandadas es un estudio juicioso de las pruebas”; que “La afirmación de que el certificado presentado por el Revisor Fiscal es parcializada, en tanto éste pertenece a la empresa titular de la marca, carece de fundamento y pasa por alto que su deber consiste en certificar únicamente lo que le conste, so pena de incurrir en delito.

El certificado no puede asimilarse a una inspección judicial con intervención de peritos, como se pretende”; que “Para justificar las ventas se allegaron al trámite administrativo más de quinientas (500) facturas. En el año 1996 se vendieron 344.514 pares de zapatos marca BAXTER, en 1997: 192.708 y en 1998: 179.496 que representaron a STANTON & CIA S.A. ingresos de $798.137.440,oo; $550.343.732,oo; y 500.343.168,oo; respectivamente.

Por lo demás, se produjeron 357.012 pares de zapatos en 1996, 206.018 en 1997 y 188.149 en 1998”; y que “Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la violación del artículo 108 de la Decisión 344 ausencia de causa; y ausencia de objeto”. Y en el texto presentado por el apoderado de STANTON & CIA S.A., en calidad de “tercero interesado en las resultas del proceso”, se argumenta que “… en esta causa se está determinando si la Superintendencia violó lo dispuesto por la ley al no cancelar la marca de mi patrocinado, no si los precios de venta de los productos de STANTON Y CIA S.A. Son (sic) o no son los que le parecen al actor”; que “… en ninguna parte del proceso aparece probado que los clientes a los cuales les vendió mi poderdante sus productos NO EXISTAN”; que, a juicio del actor, “para que las facturas puedan ser demostrativas de la verdad, deben acompañarse de los libros de contabilidad de mi cliente.

Lo cual no solo no es requerido por la ley, sino que viola el principio de autonomía de los títulos valores, dado que la factura cambiaria es un título valor, esta es autónoma en su contenido y no requiere ni que se siente (sic) en libros de contabilidad, ni que se presente acompañada de libros de contabilidad para que su validez sea deducida”; que el argumento de que “por varias veces se renovó la marca sin el lleno de los requisitos exigidos … no es materia de la litis aquí tratada”; que “Es ridículo pensar que después de constarse (sic) con la copia de mas (sic) de quinientas facturas y con certificaciones que demuestran que mi cliente durante los años 1996, 1997 y 1998, vendió 716.718 pares de zapatos marca BAXTER, por un valor mayor de $ 1.800.000.000.00, no usó en forma real y efectiva su marca en el comercio”; que “es totalmente absurdo que una persona como el Dr. LIBARDO RIVERA que a la fecha tiene medida de aseguramiento vigente y llamamiento a responder en juicio criminal por usurpación de la marca BAXTER, exprese sin prueba alguna que las pruebas presentadas son el montaje de una supuesta operación comercial”; y que “el marco de referencia de la acción de cancelación por no uso de una marca son lo (sic) 3 años anteriores a la fecha de haberse instaurado la acción, no los 31 años anteriores e esa fecha que tiene de antigüedad la marca de mi cliente”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el “artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 669 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de la disposición prevista en el artículo 110 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

I. De la cancelación del registro del signo marcario por falta de uso El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. La doctrina enseña a este respecto que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360).

Ahora bien, la decisión de la oficina nacional competente, es decir, del órgano encargado del registro de la Propiedad Industrial (Disposición final única de la Decisión 344), sobre la solicitud de cancelación del registro del signo, exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo (artículo 109). Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad fundado en la marca no utilizada (artículo 108, primer párrafo, in fine).

Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Por otra parte, el artículo 110, tercer párrafo, prevé que si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. Por tanto, a contrario, será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Asimismo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones o cualquier otro requisito oficial impuesto a los bienes o servicios amparados por la marca cuyo uso se examine (artículo 108, cuarto párrafo).

El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente No. 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. No. 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”).

El último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 establece una causal de cancelación marcaria distinta a la falta de uso, cual es que su concesión se hubiere hecho sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra que, al momento de la solicitud de registro, hubiese tenido la categoría de notoriamente conocida. Esta segunda causal de cancelación sólo podrá ser invocada por el titular legítimo de la marca notoria que se busca proteger, a quien le bastará demostrar, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita” (Sentencia dictada en el expediente No. 28-IP- 95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 332, del 30 de marzo del mismo año, caso “CANALI”).

I.1. Legitimación para accionar En cuanto a la legitimación para solicitar la cancelación del registro de un signo por falta de uso, el Tribunal ha establecido que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

I.2. Prueba de uso de la marca De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En el marco de las disposiciones previstas en el artículo 108, segundo párrafo, numerales 1 a 3, y tercer párrafo, de la Decisión 344, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia esté debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Sentencia dictada en el expediente No. 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 291, del 3 de septiembre del mismo año).

De todos modos, a juicio del Tribunal, en la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso. En relación con la forma, el Tribunal ha precisado que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente No. 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. No. 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”).

Por otra parte, el Tribunal ha afirmado que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° El registro del signo como marca configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, pero le impone la exigencia de usarlo en, al menos, uno de los Países Miembros. 2° El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 3° De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a fin de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto 4º En la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso.

No existen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca, sino que ello ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Sin embargo, conforme a los criterios sentados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente sentencia, se han señalado como pautas las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 5° También será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. En cambio, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. 6º El ordenamiento comunitario que ha sido objeto de la presente interpretación prejudicial, aplicable al caso concreto, no disciplina el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, de modo que dicho procedimiento debe considerarse regido por la legislación interna de cada país. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA