PROCESO Nº 237-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002-00042. Actor ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: LEEMON (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 1778, de 10 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2002-00042.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de enero de 2006. 1. Las partes. La parte actora es ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A Se demanda a la Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 5 de mayo de 2000, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presenta solicitud de registro de la marca mixta LEEMON, para distinguir productos de la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; sirope y otros preparaciones para hacer bebidas).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 493, las sociedades BAVARIA S.A. y THE COCA COLA COMPANY, formularon observaciones. Los argumentos presentados por BAVARIA S.A. se basan en que la expresión que se solicita para registro, es una designación descriptiva de los productos que se pretende distinguir con el signo, por cuanto indica las características y cualidades de los productos de la clase 32.

De la misma manera, COCA COLA COMPANY. argumenta, que la expresión en cuestión es usualmente utilizada por los empresarios del sector interesado de las bebidas no alcohólicas para describir o designar el sabor de sus productos, asimismo, que el término LEEMON en el idioma inglés se traduce como “limón”, alegando además la descriptividad del signo, y con ello, la imposibilidad de acceder a registro.

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 29955 de fecha 23 de noviembre de 2000, resuelve declarar fundadas ambas observaciones y denegar el registro de la marca solicitada. La actora presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, que son decididas mediante la Resolución N° 09212 de 29 de marzo de 2001 y Resolución N° 24460 de 30 de julio de 2001, ambas ratifican el primer fallo emitido por la autoridad administrativa, denegando el registro de la marca, dando de esta manera por finalizada la vía gubernativa. 2.

Fundamentos de la demanda. La actora argumenta que el signo LEEMON, es una expresión registrable como marca, y por ello se viola el artículo 81 de la Decisión 344 al basarse en esta norma para la denegación del registro de marca, dado que el signo solicitado es perceptible y susceptible de representación gráfica, pero además es una expresión suficientemente distintiva, en la medida que cumple con la función de distinguir en el mercado los productos producidos por ALPINA.

Alega también que los actos administrativos acusados vulneran directamente el articulo 82 literal d) de la Decisión 344, dado que la marca mixta LEEMON no llega al consumidor de forma individualizada, sino por el contrario está acompañado de características propias como lo es el tipo de letra especial. Fundamenta también, que no se puede traducir el signo, dado que el mercado donde se comercializa el producto no es uno de habla inglesa, y por lo tanto, el solicitado es un signo arbitrario.

Finalmente, sostiene que LEEMON, no es una expresión directa y necesaria para referirse a productos de la clase 32, y por lo tanto no recae en la prohibición de registrabilidad que establece la norma. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante su representante legal, responde en los siguientes términos: - Legalidad de los actos administrativos acusados. - Señala que el signo en cuestión no posee los elementos que la ley exige para su registro. - Que, el signo solicitado, es descriptivo y por ello incurre en una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa comunitaria.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, procederemos a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La marca es definida como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por el hecho que en la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, se han venido caracterizando preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada como la característica y la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

I. LAS MARCAS MIXTAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el presente caso, cabe referirse a las marcas mixtas. Mientras en la marca denominativa, llamada también nominal o verbal, se utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, la marca mixta, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

(Proceso 4-IP-88, Marca: “DEVICE (etiqueta)”, publicado en Gaceta Oficial Nº 39, de 24 de enero de 1989) III. SIGNOS DESCRIPTIVOS Respecto de las denominaciones descriptivas, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio, o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios que está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, del 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). IV. LA MARCA EVOCATIVA Ésta, a diferencia de los signos descriptivos, sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero no la describe, de modo que sólo posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o del usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio, por lo que cumple con la función distintiva de la marca y puede ser objeto de registro.

La marca evocativa no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Para determinar la registrabilidad de un signo mixto, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose en tales casos, que dicha expresión no incurra en las prohibiciones de registro que la norma contiene. 3. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad; por el contrario, los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA