PROCESO 9-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY.
Marca: ““NOVARONA””. Expediente Interno: 1938-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, se ajustó, suficientemente, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 14 de febrero de 2006. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY; la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Turismo, Industria, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. Se considera como beneficiario de la Resolución, objeto de la impugnación, a la sociedad BINDECOR S.A. 2.
Acto demandado La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY plantea que se declare la ilegalidad de la resolución administrativa dictada por el INDECOPI: 312-2000/TPI- INDECOPI, de 1 de marzo de 2000 que confirmó la Resolución N° 11884- 1999/OSD-INDECOPI, de 27 de octubre de 1999 y otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A. para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 26 de febrero de 1999, la sociedad BINDECOR S.A. solicitó el registro del signo “NOVARONA” para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. - El 30 de marzo de 1999, fue publicada la solicitud del registro para efectos de observaciones. - Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, se formularon observaciones por parte de LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA., y AMERICAN CYANAMID COMPANY. - LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA. presentó observación al registro en el hecho de ser propietaria de la marca NOVARONA en la República de Colombia, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, esta observación no fue acogida por parte de la Oficina de Signos Distintivos ya que no cumplió con presentar el poder requerido con dicha Entidad, respecto a las facultades de representación de la persona que suscribe su escrito de observación, razón por la cual mediante proveído de fecha 31 de agosto de 1999 se tuvo por no presentada su observación. - AMERICAN CYANAMID COMPANY argumentó la titularidad de la marca “NOVANTRONE” registrada bajo certificado Nº 74041, que distingue los mismos productos de la Clase 5; afirmó que “ambos signos están conformados por el mismo número de sílabas y similares números de letras, además de lo cual presentan identidad en sus primeras sílabas y comparte algunas letras en sus demás sílabas”. - Bindecor S.A. contestó la observación deducida por American Cyanamid Company sosteniendo que la marca solicitada NOVARONA y la marca de American Cyanamid Company, NOVANTRONE, no son confundibles entre sí. - El 27 de octubre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 011884-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió no considerar la primera observación por no haber presentado poder en el cual consten las facultades de representación de la persona que suscribe el escrito de observación; declarar infundada la observación formulada por AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, ordenar la inscripción en el Registro de Marcas el signo “NOVARONA” a favor de BINDECOR SOCIEDAD ANONIMA. - El 9 de noviembre de 1999, la sociedad observante AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso el recurso de apelación contra la resolución emitida por el INDECOPI. - El 20 de diciembre de 1999 BINDECOR S.A. contestó la apelación interpuesta reiterando los argumentos anteriormente expuestos. - El 1 de marzo de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución N° 312-2000/TPI- INDECOPI en la cual se confirmó la resolución inicial Nº 11884-1999/OSD- INDECOPI y en consecuencia, otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A.; señalando que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NOVARONA y la marca registrada NOVANTRONE, desde el punto de vista fonético se aprecia que presentan una distinta secuencia de vocales (O-A-O-A/O-A-O-E).
Asimismo, cabe precisar que la segunda (VA/VAN), tercera (RO/TRO) y cuarta (NA/NE) sílabas de los signos tienen una estructura distinta, lo cual determina que los signos presenten una entonación y pronunciación disímil. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos presentan una similar extensión, sólo coinciden en las primeras letras, lo cual determina que ambos posean una escritura e impresión visual de conjunto distinta.
En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar de que los productos que distingue la marca registrada se encuentren comprendidos entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos.” - La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso la presente acción, en contra de la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado. - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, INEFICAZ la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI, debiendo CANCELARSE el Certificado de Registro de la marca NOVARONA concedida a favor de BINDECOR S.A. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual; y la sociedad BINDECOR S.A. presentaron el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. b) Escrito de demanda La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, con domicilio en los Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.
Los argumentos principales en que fundamentó su demanda son los siguientes: Sostiene que “la resolución impugnada es inválida por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional a la denominación NOVARONA que es confundible con una marca previamente registrada a favor de la recurrente, esto es la marca NOVANTRONE, con Certificado de Registro N° 74041, y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional”.
Afirma que “de la apreciación en su conjunto y en forma sucesiva de las marcas NOVANTRONE y NOVARONA, y desde el grado de percepción del consumidor medio, y dando mayor énfasis a sus semejanzas que a sus diferencias, se aprecia que estas marcas son confundibles entre sí. Además distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional”.
Asevera que “La Oficina de Signos Distintivos ha emitido diversas resoluciones que constituyen jurisprudencia administrativa y en las cuales se declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión.”. Cita, al respecto, ocho casos similares y expresa que “Si las marcas citadas han sido consideradas confundibles entre sí, con mayor razón debe considerarse a las marcas en cuestión NOVANTRONE y NOVARONA confundibles entre sí”.
Finalmente, la actora realiza una interpretación de normas internas del Código Procesal Civil, así como de decretos de la Ley de Propiedad Industrial, en las cuales considera la violación de éstos artículos. c) Contestaciones a la demanda El Procurador Público del Ministerio de Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú al dar contestación a la demanda propuesta expuso que “cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA”.
Señala dos aspectos importantes, tomados en cuenta, para emitir su pronunciamiento: Primero: Establecer si el signo solicitado “NOVARONA” constituye un signo engañoso. Segundo: Determinar si existe riesgo de confusión entre los signos en litigio. Respecto al primer aspecto, afirma que luego de analizar el signo solicitado “se llegó a la conclusión que el mismo de ninguna manera resultaba engañoso, porque no posee aptitud alguna que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir, ya que únicamente constituye una denominación forjada o un termino (sic) de fantasía; hecho que desvirtúa lo alegado por la actora”.
Respecto al segundo aspecto, manifiesta que se efectuó el “examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, concluyendo que no existe similitud entre ellas, puesto que la denominación NAVARONA (sic) apreciada de manera conjunta y sucesiva, presenta diferencias tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, con la marca registrada, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia pacífica”.
Finalmente, manifiesta que el “solicitante de la marca “NOVARONA” para distinguir productos de la Clase 05 de la N.O., cumplió con dichos requisitos, ya que su signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda por medio de sus apoderados, manifestando que “(…) cumplimos con apersonarnos a este proceso con el propósito de contestar la demanda interpuesta por AMERICAN CYANAMID COMPANY, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.
Respecto al examen de confundibilidad de las marcas en conflicto, señala, en lo principal que “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ‘NOVARONA’ y la marca registrada ‘NOVANTRONE’, con la rigurosidad antes indicada, se comprobó que las marcas no son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor.” Afirma que “Las marcas en conflicto ‘NOVARONA’ y ‘NOVANTRONE’ cuentan con suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético que determinan que no sean confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor.” Finalmente indica que “La marca solicitada ‘NOVARONA’ no se encuentra incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión N° 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo N° 823”. d) Tercero interesado La sociedad BINDECOR S.A. da contestación a la demanda manifestando, en lo sustancial, que “el Tribunal del INDECOPI, realizó el examen de registrabilidad de la marca solicitada ‘NOVARONA’ de acuerdo con las normas de Propiedad Industrial (La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Legislativo N° 823) y determinó que dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos, razón por la cual se otorga el registro correspondiente”.
Con relación a lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI respecto de los argumentos del demandante expresa que “(…) la Sala desestima los argumentos presentados por el observante, de la misma forma en que fueron desestimados por la Autoridad Administrativa de Primera Instancia; pues en la Resolución Nº 011884-1999/OSD-INDECOPI, se indica que el desarrollo de los argumentos no se ajusta al supuesto contenido en el inciso h) (Artículo 82 Decisión 344), sino que está relacionado más bien con el posible riesgo de confusión; y que sin perjuicio de lo expuesto, el signo solicitado NOVARONA no está incurso en la prohibición del artículo 82 inciso h) ya que no resulta engañoso en relación a los productos que pretende distinguir en la medida que no proporciona ningún tipo de información que pueda inducir a error sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o alguna otra característica o cualidad de los productos de la clase 05”.
Realiza un análisis de los criterios emitidos en las resoluciones impugnadas y solicita resolver ésta controversia “(…) declarando infundada la demanda en todos sus extremos y ordenando se ponga en conocimiento del INDECOPI las sentencias judiciales expedidas en primera y segunda instancia”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de 2005. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “NOVARONA” ha sido presentada el 26 de febrero de 1999, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, al artículo 81 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
(…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; las marcas farmacéuticas; y, partículas de uso común:
3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”. [5] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[6] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
3.3. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [7]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [8] 3.4.
MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP- 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[9] Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” [10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4.
El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.
Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1938-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [6] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. [7] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. [10] Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.