PROCESO 77-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: Sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Marca: “F.C.C.” (mixta) Expediente Interno Nº 2003-00370.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de abril de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio, representada por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es la sociedad BONEM S.A. 2.
Actos demandados La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: 1. Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió declarar fundada la oposición presentada por la firma BONEM S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “F.P.C.” (mixta); y negó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), solicitado por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional. 2.
Resolución Nº 06003, de 28 de febrero de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, de 27 de noviembre de 2002, en el sentido de confirmar lo decidido en todas sus partes. 3.
Resolución Nº 07753, de 27 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y se confirmó igualmente lo en ella resuelto. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que: se declare infundada la oposición presentada por la sociedad BONEM S.A.; se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “F.C.C. + GRÁFICA”, para identificar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, clase 7 de la clasificación internacional de Niza; y, que se ordene a la mencionada Superintendencia la inscripción de dicho registro en los libros de la Propiedad Industrial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: - El 31 de mayo de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por medio de apoderado, solicitó el registro del signo “F.C.C.” (mixto), como marca para amparar “embragues, sus partes y accesorios para los mismos”, productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - El 30 de julio de 2002 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 518. - El 10 de septiembre de 2002, la sociedad BONEM S.A., con intervención de su apoderado, presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular de la marca “FPC + GRÁFICA” (mixta) que identifica productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.[2] - El 27 de septiembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio corrió traslado a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., para que presentara sus alegatos frente a la oposición formulada. - El 12 de noviembre de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. presentó los alegatos que consideró pertinentes, acerca de la oposición formulada. - El 27 de noviembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 37821, que declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de signo solicitado “F.C.C. + GRAFICA” a favor de KABUSHIKI KAISHA F.C.C. La Resolución mencionada se fundamentó, principalmente, en la confundibilidad existente entre la marca “FPC + GRÁFICA” de propiedad de BONEM S.A. y el signo solicitado, en forma tal que podría inducir al público consumidor a error. - El 16 de enero de 2003, KABUSHIKI KAISHA F.C.C. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución inicialmente emitida. - El 28 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 06003, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución Nº 37821, confirmándola en todas sus partes y concedió el recurso de apelación. - El 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia, emitió la Resolución Nº 07753, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 37821; y, confirmó, igualmente, dicha Resolución; quedando así agotada la vía gubernativa.
Esta Resolución fue notificada a la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., por edicto fijado el 25 de abril de 2003 y desfijado el 9 de mayo de 2003. b) Fundamentos de derecho de la demanda La sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C, constituida y existente de acuerdo con las leyes de Japón, por medio de apoderado, manifiesta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por parte de la Administración al haber sido indebidamente aplicado, pues, afirma que “(…) la marca FCC (sic) + GRAFICA no es confundible con la marca FPC + GRAFICA (…)”, que se representan del siguiente modo: [pic] Asimismo, expresa que no existe confundibilidad entre los signos en controversia, fundamentando sus argumentaciones en jurisprudencia de este Tribunal de Justicia emitida en el proceso 9-IP-94.
Sostiene que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto “(…) se elimina dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo”. Realiza un análisis de las marcas “F.C.C. + GRÁFICA” y “FPC + GRÁFICA”, tanto en el aspecto gráfico como ortográfico, concluyendo que “(…) realizando una visión de conjunto de las marcas en conflicto, éstas no resultan confundibles por cuanto además de su conformación gráfica (objeto de la protección marcaria que se pretende) su conformación ortográfica le imprime suficiente distintividad que hace posible su pacífica coexistencia en el mercado con la marca FCP (sic) + GRAFICA, dado que los consumidores cuentan con elementos suficientes para diferenciarlas”.
Con relación a que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, cita jurisprudencia de este Tribunal emitida en el proceso 21-IP-96; manifiesta que “Es evidente, que al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea no se presenta grado alguno de confundibilidad. Pero aún, comparándolas en forma simultánea, el ejercicio evidenciaría que una y otra no son confundibles”; y, finalmente señala que “Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.
Indica que no existe confundibilidad fonética ya que “tratándose de un elemento nominativo que no está compuesto de palabras sino de una sucesión de letras, no es posible aplicar los criterios clásicos de similitud fonética, pues es claro que al no existir sílabas no será posible hablar de sílabas tónicas, átonas, desinencias o raíces”. Continúa expresando que “(…) es posible que dada la preeminencia de la parte gráfica de esta marca el consumidor de los productos que se pretende identificar lo haga por éste último dada la ausencia de significación que en nuestro idioma tiene la secuencia FCC”.
Finalmente, al hablar sobre la coexistencia pacífica en el registro de la propiedad industrial de marcas conformadas por la misma o una similar sucesión de letras, afirma que “Si bien se ha demostrado que la marca solicitada por mi representada tiene suficientes elementos distintivos para ser registrada por la Administración, igualmente queremos poner de presente que la misma tiene muchos mas (sic) elementos distintivos que otros signos para los cuales la Administración si otorgó registro (…)”.
Añade que “Lo anterior nos permite concluir que tanto los antecedentes jurisprudenciales como la comparación de los signos F.C.C. + GRAFICA y FPC + GRAFICA y de los productos que identificarían cada uno de ellos, son criterios que de ser tenidos en cuenta por este Despacho le permitirán concluir que estos signos son diferentes y por ende susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Sobre las pretensiones del demandante expone las siguientes excepciones: 1. Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. 2.
Antecedentes jurisprudenciales: Refiere jurisprudencia de este Tribunal constante en el proceso 14-IP-98 relacionado a los requisitos para el registro marcario; así como en los procesos 2-IP-95 y 22-IP-96. 3. Irregistrabilidad de la marca “FCC (sic) (Mixta)” para distinguir productos de la clase 7: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “FCC” (sic) (Mixta) solicitada por la sociedad Kabushiki Kaisha F.C.C., para distinguir los productos de la clase 7 de la nomenclatura vigente, frente a la marca registrada “FPC” (Mixta) registrada a favor de la sociedad Bonem S.A., para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”. 4.
Semejanzas ortográfica, fonética y auditiva: Expresa que las marcas en conflicto son similares pues “(…) al colocarse en el lugar del público consumidor, se concluye que de coexistir en el mercado podría pensarse que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial”. 5. Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos: Realiza una trascripción de las pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos, establecidos por la doctrina, mencionando además, jurisprudencia de este Tribunal en el proceso 8-IP- 95.
Indica que “En consecuencia, la marca “FCC” (sic) (mixta), para distinguir los productos de la clase 7 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como lo expuso válida y acertadamente por (sic) la Oficina Nacional Competente para (sic) fundamento de los actos administrativos ahora acusados refiriéndose a la expresión “FCC” (sic) (mixta), la que evidentemente no cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 134 de la misma Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor”.
Sostiene finalmente que “Los actos administrativos acusado (sic) expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas (sic), se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad BONEM S.A., domiciliada en Medellín, Colombia, considerada tercero interesado en esta causa, manifiesta que las resoluciones emitidas por la Superintendecia de Industria y Comercio “no deben ser recovadas toda vez que fueron proferidas con observancia de las normas en que debieron fundarse por lo cual no existe ninguna causal de nulidad que invalide tales actos de la administración (…)”.
Respecto a la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 señala que “No existe violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que este se aplica en su totalidad y en concordancia con los dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”. Sobre la confundibilidad señala que “Es claro entonces que existe total identidad entre los productos que pretenden proteger los signos en conflicto, y una vasta similitud entre los signos en conflicto.
Afirma el actor que el signo CLUTCH FCC (sic) TECHNOLOGY, no comparte elementos nominativos con la marca registrada FPC CLUTCH DISC, observamos que no sólo comparten dos de (sic) letras dentro de su signo, sino, que ambas contienen también la expresión CLUTCH, los que las hace aún más confundibles”. Afirma, asimismo, que “Existe similitud gráfica, auditiva, fonética e incluso conceptual entre los signos en conflicto por lo cual las decisiones de la administración deben ser conformadas (sic) por el Honorable Consejo de Estado, por estar ajustadas a derecho”.
Al realizar un análisis de la confundibilidad, tanto ortográfica como gráfica, finaliza diciendo que “(…) queda totalmente probado que el examinador bien hizo en negar el registro de la marca FCC (sic), pues no sólo actuó conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic), sino que atendió las órdenes impartidas por el Tribunal de Justicia, máxima autoridad comunitaria, en cuanto el análisis debe hacerse en conjunto, no fraccionados ni examinados en sus detalles ya que el público consumidor no procede de esta manera”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de mayo de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas Es procedente realizar la interpretación del artículo solicitado por el consultante, esto es el 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente al 31 de mayo de 2002, fecha de presentación de la solicitud de registro como marca del signo “F.C.C.” (mixto).
Considera el Tribunal conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 134 de la misma Decisión, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
( ) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos; Clases de marcas: Marcas Mixtas; Comparación entre marcas mixtas; Impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza; Riesgo de confusión o de asociación: directa e indirecta;
Reglas para realizar el cotejo marcario; y, La conexión competitiva.
1. CONCEPTO DE MARCA La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca es: “un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. [3] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
3.2. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MARCA El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
3.3. CLASES DE MARCAS: MARCAS MIXTAS; COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Conforme a los signos en controversia se analizará lo relacionado con las marcas mixtas: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. [4] También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. [5] Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como ha sido ya dicho, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[6] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. [7] Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. [8] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[9] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, la longitud de la o las palabras, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN: directa e indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[10] Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión o de asociación: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[11] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[12] En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. [13]
3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.[14] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [15]
3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, son dos: el primero, el de intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[16] El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) uno elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. [17] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.
En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. En la comparación de los elementos denominativos de los signos mixtos, se exige que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión en los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.
Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-0370, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 7.- Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos. [2] Clase 12.- Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. [3] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [4] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. [8] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [10] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [15] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;
Ob. cit. p.p. 242 - 246. [17] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. ----------------------- [pic]