PROCESO 79-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: F.C.C.+GRÁFICA.
Actor: sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Proceso Interno: N° 2003-00369. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio N° 0497 de 17 de abril de 2006, recibido en este Tribunal el 21 de abril de 2006, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00369.
El auto de 31 de mayo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 0497, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. Demandada: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: La sociedad BONEM S.A. b) Hechos El 31 de mayo de 2002, la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro como marca del signo F.C.C.+GRÁFICA, para identificar “embragues para vehículos”, productos comprendidos en la Clase 12. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima).
El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 518 de 31 de julio de 2002. El 10 de septiembre de 2002, la Sociedad BONEM S.A. mediante apoderado presentó oposición a la solicitud del registro del signo F.C.C.+GRÁFICA con fundamento en el registro de su marca FPC+GRÁFICA para productos de la Clase 12. Por Resolución N° 37820, de 27 de noviembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por BONEM S.A. y negó el registro de la marca F.C.C.+GRÁFICA solicitada por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C. El 16 de enero de 2003 la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución N° 37820.
El primero es resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución N° 6000 de 28 de febrero de 2003, confirmó en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución N° 37820 y concedió el recurso de apelación, el cual, a su vez, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien mediante Resolución N° 7752 de 27 de marzo de 2003, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “(…) la marca FCC+GRAFICA (sic) no es confundible con la marca FPC+GRAFICA (sic) (…)”.
Indica que: “(…) No existe identidad entre las marcas FCC+GRAFICA (sic) (solicitada) y FPC+GRAFICA (sic) registrada” y que “(…) aún aceptando algún tipo de similitud entre dichas marcas, la vocación de registrabilidad de la expresión FCC+GRAFICA (sic) como marca no se pierde, por cuanto sus elementos nominativos que no comparte con la marca previamente registrada y los gráficos que en su totalidad son originales le permiten al consumidor diferenciar claramente los productos que la misma identifica frente a los productos que identifica la marca FPC+GRAFICA (sic)”.
Argumenta que: “El riesgo de confusión entre la marca F.C.C.+GRAFICA (sic) y la marca FPC+GRAFICA (sic), se elimina dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de consumo selectivo y no masivo (…). No existe pretendida similitud gráfica, auditiva y fonética entre las marcas FCC+GRAFICA (sic) y FPC+GRAFICA (sic) (…)”.
Indica que al analizar el signo solicitado: “(…) se observa cómo un elemento preponderante de la misma es la gráfica compuesta por un círculo que lo cierran las expresiones CLUTCH TECHNOLOGY y dentro del cual aparecen las letras FCC separadas por puntos (…). De esta manera el hecho de que la parte nominativa de la marca esté conformada por letras (FCC) y no por palabras y que éstas además se encuentren dentro del círculo, le hace perder preponderancia a las mismas.
Manifiesta que no existe confundibilidad ortográfica ya que “(…) los signos compuestos por una sola letra o una combinación de sólo unas cuantas de ellas, que no conforman ningún nombre, ni real ni de fantasía (como ocurre en este caso, no pueden alegar que tiene derechos exclusivos sobre las letras en cuestión, pues este recae solamente sobre su especial configuración gráfica”.
Al hacer referencia a otra marca similar FMC+GRÁFICA y haciendo una comparación dice: “(…) se debe concluir que el signo solicitado para registro por mi representada F.C.C.+GRAFICA (sic) cuya configuración gráfica es más distintiva de la que posee la marca FMC+GRAFICA (sic) frente a la marca FPC+GRAFICA (sic) lógicamente debe poder coexistir pacíficamente en el mercado con estos signos, sin que se produzca confusión alguna entre el publico (sic) consumidor”.
También se fundamenta en los criterios doctrinarios respecto a que: “Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente (…). Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos (…). Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.
Finalmente dice que no existe confundibilidad fonética, toda vez que: “(…) tratándose de un elemento nominativo que no está compuesto de palabras sino de una sucesión de letras, no es posible aplicar los criterios clásicos de similitud fonética, pues es claro que al no existir sílabas no será posible hablar de sílabas tónicas, átonas, desidencias o raíces”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda dice que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.
Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “(…) legal y válidamente … negando el registro de la marca ‘FCC+GRAFICA’ (sic) para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad KABUSHIKI KAISHA F.C.C.”. También dice que “(…) es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente (…)”.
Indica que: “(…) la expresión ‘F.C.C.+GRAFICA’ (sic) de la clase 12, a contrario de lo que afirma el apoderado de la sociedad demandante, no tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones no se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia pueden llevar al público consumidor a confusión sobre el producto mismo y sobre su procedencia empresarial”.
Sostiene que: “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, y teniendo en cuenta que el elemento predominante en la solicitud de registro es el denominativo, tenemos que la marca solicitada está estructurada por tres letras, que reflejan una misma composición respecto de la marca previamente registrada, lo cual no le da suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual no hay una estructura completamente distinta o diferenciadora, por el contrario resultan semejantes al punto de generar riesgo de confusión (…).
Al mismo tiempo hay que afirmar que el componente gráfico, no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado frente al previamente registrado (…). Igualmente la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es muy similar, pues en su pronunciación en el idioma español, tienen una similar percepción auditiva”. Asimismo sostiene que efectuado “(…) el examen comparativo de las marcas ‘F.C.C.+GRAFICA (sic) Tipo Mixta de la clase 12 solicitada, frente a “F.P.C.+GRAFICA (sic), para distinguir los productos de la clase 12, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo riesgo de confusión entre las mismas (…).
En consecuencia, no era procedente el registro de la marca ‘F.C.C.+GRAFICA (sic) para distinguir los productos comprendidos en la clase 12, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. La Sociedad BONEM S.A. en calidad de tercero interesado contesta la demanda diciendo que: “No existe violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que este se aplica en su totalidad y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 (…)” dice: “Es claro para la administración que el signo FCC (mixta) (sic), además de carecer de distintividad se asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro y busca proteger los mismos productos, lo cual puede generar riesgo de asociación o confusión en el mercado”.
Sobre la afirmación del “(…) actor que el signo CLUTCH FCC TECHNOLOGY, no comparte elementos nominativos con la marca registrada FPC CLUTCH DISC (…)” dice: “(…) observamos que no sólo comparten dos de (sic) letras dentro de su signo, sino, que ambas contienen también la expresión CLUTCH, los que las hace aún más confundibles”. También dice que “Existe similitud gráfica, auditiva, fonética e incluso conceptual entre los signos en conflicto por lo cual las decisiones de la administración deben ser confirmadas”.
Sostiene que es el elemento denominativo en ambos signos el que prevalece, además dice que: “Desde el punto de vista gráfico ninguna (sic) de los dos logos es una maravillosa creación publicitaria están compuestas de elementos simples conformados por un tipo de letra no muy especial, y la palabra CLUTCH, que indica que productos se están distinguiendo con este signo (…).
Ortográficamente los signos son muy similares, pues dos de las tres letras que los conforman son idénticas, y en ambos aparece la palabra CLUTCH como explicativo (…) podemos concluir diafanamente (sic) que los signos en conflicto son casi idénticos, y existe total confundibilidad fonética (…)”.
CONSIDERANDO
Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme a lo previsto por el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo F.C.C. Clutch Tegnology (mixto), se realizó el 31 de mayo 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto se interpretará, de oficio, el 134 de la misma Decisión. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. En consecuencia, los temas que son objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes dibujados o escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo, para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, aprobado el 22 de febrero de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo F.C.C.+GRÁFICO cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. II. Marcas mixtas.
Comparación entre marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque.
En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. De la comparación de los signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión o de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.
Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”.
(Proceso 165-IP-2005, de 19 de octubre de 2005, marca: VIC MATIE). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajenas. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1114 del 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos F.C.C.+GRÁFICA y FPC+GRÁFICA. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si en ambos prevalece el elemento gráfico la comparación deberá realizarse con base a los rasgos, dibujos, imágenes y al concepto que cada uno de ellos evoque. En el supuesto de que sea el elemento denominativo el que prevalezca en ambos el cotejo tendrá que realizarse tomando en cuenta las reglas de comparación que rigen para los signos denominativos.
TERCERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00369 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA