PROCESO Nº 084-IP-2006 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio del artículo 81 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 2168- 2003.

Actor: TERRA NETWORKS S.A. España. Marca: “TERRA. COM”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 168-2006-SCS-CS, de 11 de Abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2168-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006. 1. Las partes. La parte actora es TERRA NET WORKS S.A. (España).

Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI- y SANTILLANA S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos Conforme al escrito de la Demanda y la Contestación, los hechos relevantes son los siguientes: Con fecha 18 de marzo de 1999, la empresa Telefónica S.A. TERRA NETWORKS S.A. de ESPAÑA, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la inscripción como marca del signo “TERRA.

COM” para distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la Clase 41 de la Clasificación Internacional. Con fecha 21 de mayo de 1999, la empresa SANTILLANA S.A. formuló observación a la solicitud de registro hecha por la demandante, en base a su marca “TERRA” para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, indicando que el signo que se pretende registrar tendría relación con los servicios que la marca “TERRA” protege, añadiendo que los signos serían confundibles.

En fecha 31 de agosto de 1999, mediante Resolución Nº 009051-1999/OSD- INDECOPI la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro de la marca “TERRA. COM” en la clase 41, por existir una supuesta similitud gráfica y fonética entre el elemento principal del signo solicitado y el elemento constitutivo de la marca registrada. En fecha 22 de septiembre de 1999, la demandante interpuso apelación a la Resolución 009051-1999/OSD-INDECOPI, ante el Tribunal del INDECOPI, argumentando que los servicios a distinguir son de naturaleza diferente a los de la clase 16 de la marca registrada, señalando que los medios de distribución y comercialización son diferentes.

Expone la demandante, que no recibió ninguna providencia del Tribunal y en fecha 26 de enero de 2000 limitó su solicitud inicial a distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales usando programas de computador, medios informáticos e Internet exclusivamente, esto conforme al Decreto Legislativo 823.

La Resolución del Tribunal del INDECOPI Nº 050-2000/TPI-INDECOPI, fue notificada en fecha 16 de febrero de 2000, confirmando la primera resolución de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, fundamentándose en que existe conexión competitiva y que por tanto la existencia de ambas marcas en el mercado es susceptible de inducir a error en el público, además de encontrarse incursa en la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Finalizadas estas etapas la demandante acude a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos. 2.2. Fundamentos de la demanda. El escrito de la demanda se sustenta en base a los siguientes argumentos: • Los signos no se asemejan de tal forma que puedan inducir al público a error. La demandante argumenta que: “(…) Si bien la denominación TERRA que forma parte de la marca de nuestra representada, es la marca de Santillana S.A., esto no determina necesariamente que ambos sean confundibles entre sí. Tal como el mismo tribunal del INDECOPI lo reconoce en su resolución, lo que importa es determinar si considerado en su integridad éstos producen confusión (…)”.

Señala el demandante que al realizar la comparación entre los signos “TERRA. COM” y “TERRA” desde el punto de vista fonético, “(…) se puede advertir que la presencia del término COM determina que la pronunciación en conjunto del signo sea totalmente distinta”. Adicionalmente, menciona que la presencia del término COM hace que la impresión visual sea igualmente distinta.

Por otra parte, plantea la demandada que: “(…) en el aspecto conceptual, se puede apreciar que la denominación “TERRA. COM” alude a una dirección electrónica empleada en el ámbito del Internet, sin tener un concepto exacto al cual se remita lo mismo que sucede con la marca Santillana S.A.; por lo cual no se puede realizar la comparación en este punto (…)”. • Los productos y servicios distinguidos por los signos no presentan conexión. Considera la demandante que en el presente caso no existe conexión entre los servicios distinguidos en cuanto que su naturaleza no es la misma, y que los canales de distribución y la forma de comercialización de los productos y servicios no son los mismos. 2.3 Contestación a la demanda. 2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

El ente administrativo contesta a la demanda en los siguientes términos: • Respecto a la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Señala que al tratarse de clases que distinguen por un lado, publicaciones, y por el otro, servicios de educación, “(…) entre los productos que distingue la marca “TERRA” registrada a favor de Santillana S.A. y los servicios que pretende distinguir la marca “TERRA.

COM”, solicitada por Telefónica S.A., existe conexión competitiva dado que es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios (…)”. Manifiesta que los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto están dirigidos a un mismo público consumidor, y que para dichos servicios se requiere contar con material impreso.

Así, afirma que los canales de distribución coinciden con los de la marca “TERRA” propiedad de SANTILLANA S.A. Respecto de las limitaciones hechas por la demandante, indica el INDECOPI que esa circunstancia no haría desaparecer la conexión competitiva con los productos distinguidos por la marca TERRA porque aún en el caso de que sean servicios como los que pretende proteger la demandante estos se complementan en muchos casos con publicaciones impresas como manuales de uso para la prestación de servicio.

Indica que de igual forma dichas publicaciones pueden tener como contenido temas vinculados a los servicios de Internet o programas informáticos, por lo que la vinculación es inevitable. • Respecto al examen comparativo de las marcas en conflicto. Indica la demandada que: “(…) en la marca “TERRA.COM” el elemento más relevante es precisamente “TERRA”, dado que el término “.COM” es utilizado en las direcciones URL (Uniform Resourse Locators), constituyendo un término estándar que sirve para identificar a un elemento y su ubicación en Internet.”; y que es por ello que se utiliza en otras marcas siendo siempre lo relevante el primer término. Por otra parte señala al respecto del examen comparativo que: “(…) la autoridad administrativa procedió a realizar el examen comparativo de los signos, apreciando que si bien desde el punto de vista gráfico y fonético se encuentran diferencias por la presencia del término “.COM” en la marca solicitada, es también cierto que desde el punto de vista conceptual el término “TERRA”, que se encuentra presente en ambos signos, evoca a la palabra tierra, término que resulta arbitrario con relación a los productos y servicios que distinguen (…)”.

Por último, indica que por todo lo expuesto, el signo que pretende registrar la demandante está incurso en la prohibición del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 2. Contestación a la demanda por parte de SANTILLANA S.A. Presenta contestación a la demanda en los siguientes términos: Al respecto de la no Identidad y similitud entre las marcas alegada por el demandante, indica la demandada que: “(…) En el presente caso encontramos que los signos en conflicto son dos marcas idénticas cuyos productos y servicios se encuentran relacionados.

Sin embargo, cabe mencionar que uno de los signos se encuentra debidamente registrado y por lo tanto debe ser protegido e impedirse el registro de cualquier signo que pueda afectar sus derechos (…)”. Considera, además, que el signo no tiene aptitud o capacidad diferenciadora, por lo que no puede coexistir en el mercado con la marca registrada “TERRA” por cuanto el término TERRA está comprendido en su integridad, y la terminación COM, no contribuye a su diferenciación gráfica ni fonética.

Dice que en los signos en conflicto la mayor fuerza de voz se presenta en el término TERRA, considerando que el término COM no es un elemento que otorgue distintividad al signo solicitado. Al respecto de la Conexión Competitiva, considera la demandante que existe Conexión competitiva, en virtud de que existe un elemento denominador común que es la educación en virtud de que “(…) los productos de la clase 16 se elaboran y distribuyen por empresas que brindan servicios de la clase 41.

La finalidad, aplicación y uso de los productos de la clase 16 se da a través de los servicios de la clase 41(…)”. Por otra parte señala que la “intención” del derecho marcario es proteger efectivamente a los titulares de las marcas y se debe evitar que por vía del principio de la especialidad de las clases se rompa dicho objetivo. Por otra parte también señala el uso por parte de la empresa demandante de medios impresos para promocionar y publicitar sus productos, y tachando de irrelevante el argumento de la demandada donde establece que presta sus servicios a través de medios informáticos.

En lo referido a los mecanismos de distribución, plantea la demandante que los productos de la empresa SANTILLANA S.A. no se distribuyen y difunden exclusivamente a través de canales tradicionales, como librerías y kioscos, también se hace vía Internet, y señala como ejemplo la difusión de una obra donde dicha empresa tiene derechos patrimoniales. 4.

Dictamen Fiscal Supremo. Considera que la demanda debe declarase infundada por cuanto luego de realizado el estudio del expediente, considera que el signo solicitado está incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De otro lado, señala que en virtud del principio de especialidad se determina que la protección que se otorga al registro de una marca está limitada a los productos o servicios por los cuales la marca ha sido concedida y a los productos o servicios vinculados.

Por otra parte destaca las diferencias de los signos al plantear la comparación entre el término TERRA de SANTILLANA S.A. y “TERRA.COM”. 5. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema Declara infundada la demanda interpuesta por la empresa TERRA NETWORKS, en función de que considera que existe conexión competitiva, que podría generar confusión entre los consumidores quienes podría asociar el régimen empresarial de los mismos, además de que considera que “(…) es usual que las empresas destinadas a la prestación de servicios educativos impriman y distribuyan materiales didácticos para el desarrollo de sus funciones, los cuales vienen a ser bienes complementarios para la prestación de los referidos servicios (…)”. 6.

Apelación de la Sentencia de la Sala Civil Fue concedida, mediante auto de 22 de Agosto de 2003 y remitió el expediente a la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien suspende la causa y remite la presente solicitud de interpretación prejudicial en cumplimiento de las normas comunitarias.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y conforme a las facultades derivas del artículo 34 del Tratado Creación del Tribunal de Justicia, se interpretará de oficio, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, caso: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías.

“Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TERRA. COM” solicitado por Terra Networks S.A. como marca de servicios, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. CONEXIÓN COMPETITIVA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). En efecto, en el supuesto específico de identidad el Tribunal ha indicado que se “(…) ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’”.

(Proceso 08-IP-98, caso “HERMES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, del 11 de mayo del año 98). De haber semejanza, la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP- 98, marca: US TOP publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no identidad o similitud, entre “TERRA. COM” y “TERRA ”. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva, y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El Tribunal ha sostenido que: “A objeto de precisar que se trata de productos (y servicios) semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 871, del 11 de diciembre de 2002). Esos criterios se refieren, fundamentalmente, a que “En primer lugar (…) los servicios y productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios y productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de usuario o consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar los servicios y productos”. (Proceso 226-IP-2005, caso “NAVEGALIA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1330, del 21 de abril de 2006). A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos (o servicios), en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto la protección de un producto o servicio vinculado competitivamente al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que ser registrado como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: Cuando los signos en comparación sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferencia exigible entre los productos o servicios que ellos amparan; y, al contrario, si dichos productos o servicios son los mismos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

QUINTO: En la comparación entre los productos y servicios que constituyen el objeto de los signos en disputa, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA