PROCESO 46-IP-2006 — Andean Community

PROCESO 46-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2003 - 00325. Actor: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Marca: “PUM COLOMBINA” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de marzo de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: SOCIEDAD FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA. B. datos RELEVANTES. 1 Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. por intermedio de apoderado, solicitó el 13 de junio de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA respecto de “café y sus derivados”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 93 382540. b. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000, canceló parcialmente por falta de uso el registro N° 157445 correspondiente a la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”. c. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. d. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 10575 de 24 de mayo de 2000, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto. e. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 05020 de 26 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución N° 01199 de 28 de enero de 2000. f. Contra los actos administrativos anteriormente mencionados, la sociedad COLOMBINA S.A., el 5 de agosto de 2003, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 136, 165, 167, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. Las marcas COLOMBINA y PUM COLOMBINA de la sociedad COLOMBINA S.A. son marcas notorias. Por tal motivo gozan de una protección especial, que incluso rompe el principio o la regla de la especialidad.

Estas marcas se protegen frente a marcas similares o idénticas que amparen los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados. b. COLOMBINA S.A. demostró el uso serio, normal e inequívoco de la marca PUM COLOMBINA. Las facturas de venta del producto PUM COLOMBINA dan cuenta de la comercialización de 2.256 unidades entre 1994 y 1997, es decir, dentro de los tres años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación. Al trámite administrativo se allegaron la certificación del revisor fiscal de COLOMBINA S.A. y las certificaciones de las agencias de publicidad sobre el uso de la marca y los ingresos que representaron las ventas de los productos que ella distingue en el período respectivo, así como los empaques, catálogos y fotografías de los productos. c. Existe la imposibilidad de cancelar parcialmente una marca notoria por las siguientes razones: • El sentido de cancelar es el de que otra persona competidora (quien solicita la cancelación), pueda tener acceso al uso y registro de aquella marca que no se usa.

Es decir, la finalidad es la de brindar a otra persona, distinta de su titular, la posibilidad de usar y registrar a su nombre una marca que está inactiva en el mercado y, en consecuencia, que está privando a otro competidor de usarla en su beneficio. • En el caso de las marcas notorias, sería absurdo, contradictorio y contrario a la ley, permitir su coexistencia con una marca idéntica para identificar productos pertenecientes a una misma clase, es decir, íntimamente relacionados, afectando de esta manera al titular de la marca notoria.

Si sucediera esto, las marcas notorias perderían su razón de ser. • Al permitir una cancelación parcial por no uso sobre una marca notoriamente conocida, donde además el titular de la marca se opone rotundamente a la cancelación de la misma, se estaría abiertamente vulnerando el interés público y los derechos de los consumidores, al consentir que una misma marca notoria sea explotada por dos empresas diferentes para distinguir productos de la misma clase e íntimamente relacionados. • En el caso concreto se daría lo siguiente: La FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. obtuvo la cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA, respecto de “café y sus derivados”.

La consecuencia lógica es que dicha compañía solicitara a su nombre el registro de una marca idéntica, es decir, PUM COLOMBINA, para identificar precisamente “café y sus derivados”, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486. Ante esta nueva solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., en su condición de titular legítimo y exclusivo de las diversas marcas que contienen la marca notoria COLOMBINA, procederá a formular una oposición debidamente sustentada en la notoriedad y, en consecuencia, se podría impedir el registro de la marca mencionada.

De manera que no hay ningún efecto al cancelar parcialmente la marca PUM COLOMBINA. Las dos sociedades terminarían siendo castigadas, ya que ninguna disfrutaría del derecho sobre dicha marca respecto de “café y sus derivados”. d. COLOMBINA S.A. publicita masivamente las marcas de su propiedad, las cuales van casi siempre acompañadas de la marca corporativa COLOMBINA, distinguiendo con ellas productos alimenticios.

Lo anterior genera una indiscutible conexión competitiva entre los productos comercializados por COLOMBINA S.A. y de los mismos productos que amparan marcas de terceros. e. Productos como “café y sus derivados”, así como los demás productos comprendidos en la clase 30, pueden ser utilizados conjuntamente. Es evidente, entonces, que los productos de la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. están íntimamente relacionados con los de COLOMBINA S.A. Así mismo, los productos bajo estudio tienen las mismas funciones, finalidades y características generales por cuanto son alimentos para el consumo humano y están dirigidos al mismo grupo de consumidores.

Además, tienen los mismos canales de comercialización. El café o el grano de café puede ser un producto usado para la elaboración de diferentes tipos de chocolates, helados, pasteles y galletas, siendo, por lo tanto, productos complementarios y relacionados. f. Si se llegare a cancelar parcialmente por no uso el registro de la marca PUM COLOMBINA en la clase 30 internacional, sería un desconocimiento de los derechos de COLOMBINA S.A., quien ha utilizado legítimamente su marca; se crearía un espacio de confusión para el público consumidor, ya que si la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. registrara la marca a su favor, el público consumidor se enfrentaría a la existencia de registros de la misma marca para dos empresas diferentes y para productos conexos y relacionados. g. El argumento de la notoriedad se fortalece si se tiene en cuenta que COLOMBINA es la razón social de COLOMBINA S.A., una de las empresas lideres en producción y comercialización de confitería, galletería, pastelería y chocolatería. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Al expedir las Resoluciones demandadas se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia. • Después de analizar las pruebas de uso aportadas por la sociedad COLOMBINA S.A., se llegó a la conclusión de que por la naturaleza de los productos y su forma de comercialización en el mercado, el uso de la marca no fue probado para “café y sus derivados” durante el período de tres años establecido en la normativa andina. • La marca PUM COLOMBINA no ha sido reconocida como notoria en los términos de la legislación vigente. • De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el reconocimiento de una marca como notoria no constituye prueba de su uso para efectos de evitar la cancelación de su registro por parte de la Superintendencia. En sentido contrario, la calidad de notoria de una marca no será negada por el hecho de que ésta, no haya sido usada o no se esté usando en el respectivo País Miembro.

En consecuencia con lo anterior, el uso del signo y la notoriedad son dos conceptos independientes y se encuentran claramente diferenciados, aunque para ciertos efectos estén relacionados. • Dentro de la amplia protección otorgada a las marcas notorias, no existe disposición expresa que establezca que una marca reconocida como notoria no pueda ser cancelada por no uso en los términos y condiciones establecidos de manera general para todas las marcas registradas. • Los efectos de la cancelación parcial de un registro de marca se derivan directamente de la reducción o limitación de los productos o servicios en él comprendidos.

Los demás hechos esgrimidos por el demandante como efectos de la cancelación parcial, esto es: la posible solicitud del registro de la marca PUM COLOMBINA por la FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA S.A. para distinguir café y sus derivados; la posibilidad de que sea efectivamente concedida dicha marca a favor de la solicitante y que de ello se derive confusión para el consumidor medio por distinguir productos conexos; la eventualidad de que COLOMBINA S.A. solicite la cancelación de la marca indebidamente registrada; y otros hechos hipotéticos similares, no pueden presentarse como fundamento jurídico para impugnar la resolución administrativa por medio de la cual se canceló parcialmente la marca PUM COLOMBINA por no uso. • No es pertinente el análisis sobre la existencia de conexión competitiva entre “café y sus derivados” y los demás productos de las clases 30, 29 y 32, ya que los actos administrativos demandados versan sobre la cancelación por no uso del registro de la marca PUM COLOMBINA respecto de café y sus derivados, y no de la confundibilidad de dicha marca con otros signos distintivos existentes en el mercado para distinguir productos conexos o similares. b. Por parte del tercero interesado.

De conformidad con el informe del Juez Consultante, la sociedad FÁBRICA DE CAFÉ LA BASTILLA, no contestó la demanda a pesar de habérsele notificado el auto admisorio de la misma. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136, 165, 167, 224, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, las siguientes normas: artículos 108; 109; 110; 111 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca PUM COLOMBINA.

Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Articulo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada”.

“Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes”: “1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

“La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”. “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Artículo 109 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca”. “Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Artículo 111 “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” DecisiOn 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B Viabilidad de la cancelación por falta de uso en relación con la marca notoria. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Como el Juez Nacional ha solicitado la interpretación de algunos artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se debate en el proceso interno el tema de la cancelación de un registro marcario, a juicio del Tribunal resulta necesario precisar la normativa aplicable a la figura de la cancelación del registro marcario y el de las normas procesales que rigen, dicho trámite.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el plazo de vigencia, el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

De manera que se aplica la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación del registro de la marca; y si dicha norma ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la consulta de interpretación prejudicial remitida y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca PUM COLOMBINA se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es esta la disposición comunitaria que rige, para el caso que se adelanta ante el juez nacional, la cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca, independientemente de la norma vigente al momento de la solicitud del registro marcario, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Por su parte, entrada en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina las regulaciones de tipo procesal en ella contenidas son de aplicación inmediata respecto de los trámites en curso. b. Viabilidad DE LA CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA. Conforme al tema de debate en el proceso interno que motivó la solicitud de consulta prejudicial, el Tribunal encuentra que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el tema de la cancelación por no uso de la marca.

No contiene excepciones en relación con la aplicación de dicha figura a la marca notoria. Para armonizar estos dos temas, resulta necesario tener en cuenta que uno de los postulados que regula toda normativa de protección a la propiedad intelectual, entre ellas el derecho de marcas, es la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugnar por una sana competencia. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca, que se traduce en que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. (…) "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207 de 16 de junio de 2005). El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, que consagra algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; éstos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca se puede decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos.

Como una ilustración de la doctrina sobre el tema, el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público”.[1] De manera que, siguiendo la orientación doctrinal, es necesario tener en cuenta: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 debe entenderse bajo el supuesto de que establece la presunción de uso de la marca al enunciar algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral 3º del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, teniendo en cuenta, además, que el artículo 108 de la Decisión 344, establece las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquéllas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.

Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. De las normas en mención puede concluirse que la cancelación de la marca por no uso tiene por efecto: 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva, y 2.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgando, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca, para solicitar el registro del signo a su nombre.

C. CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MARCA NOTORIA. Por otro lado, la figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 344 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. (…) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas”. (Proceso N° 23-IP-96. Interpretación Prejudicial de 21 de abril de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998).

“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. (…) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad[2]”.

(Proceso 160-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 diciembre de 2005). En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

PRIMERO: La norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación por no uso del registro de marca, regula lo relacionado con los requisitos y los efectos de dicha cancelación. Si ésta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso del registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

TERCERO: El signo solicitado como marca por parte de quien obtuvo a su favor la cancelación de un registro marcario, si bien goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2003-00325 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeldo-Perrot. Buenos Aires - Argentina, 2002, pág 7. [2] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.