PROCESO 126-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: SANOFI-SYNTHELABO.
Marca: “CLOPIGREL”. Expediente Interno N° 1873-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de agosto de 2006. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: SANOFI-SYNTHELABO. La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a: HEALTHCO LIMITED. 2. Acto demandado La sociedad SANOFI-SYNTHELABO, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI, Nº 903-2001/TPI-INDECOPI, de 13 de julio de 2001, que confirmó la Resolución Nº 13136-2001/OSD-INDECOPI, de 27 de octubre de 2000, la cual declaró infundada la oposición formulada por la demandante y, en consecuencia, otorgó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por HEALTHCO LIMITED (Inglaterra). 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: 1. El 3 de marzo de 2000, HEALTHCO LIMITED (Inglaterra) solicitó el registro del signo “CLOPIGREL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial 2.
El 26 de abril del 2000 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo. 3. El 24 de mayo del 2000, la firma H. LUNDBECK A/S (Dinamarca) formuló observación argumentando ser titular de la marca “CLOPIXOL”, señaló que los signos eran confundibles gráfica y fonéticamente. Indicó además que los signos están destinados a identificar productos farmacéuticos, por lo que una confusión entre ellos podría tener un desenlace fatal. 4.
El 7 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED contestó a las observaciones de H. LUNDBECK A/S señalando que “los signos no son confundibles, debido a que están conformados por diferente número de letras (9/8), lo que sumando a la forma peculiar de los grafemas en que difieren (G-R-E y X-O), revela que la representación gráfica de los signos produce el contraste necesario para evitar la confusión”. 5.
El 8 de junio del 2000, SANOFI-SYNTHELABO, igualmente, formuló observación al registro, manifestando que “es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que tiene legítimo interés para formular observación”. Indicó, además, que el signo solicitado CLOPIGREL está formado por un término casi idéntico al nombre genérico CLOPIDOGREL, que se utiliza para sustancias farmacéuticas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y, que “el solicitante se ha limitado a quitarle al nombre genérico la sílaba intermedia DO, con lo cual pretende confundir a los consumidores, por lo que constituye un signo engañoso, que no puede ser registrado a favor de un solo titular, pues ello significaría negarle el derecho a los demás competidores de utilizar tal denominación en sus productos, razón por la cual el signo solicitado carece de distintividad (…)”. 6.
El 12 de julio del 2000, HEALTHCO LIMITED absolvió la observación presentada por SANOFI-SYNTHELABO, manifestando que “El signo solicitado es evocativo de una de las sustancias que conforma el producto que pretende identificar, por lo que no constituye una denominación genérica”. Señaló que “el consumidor del producto que identificará el signo solicitado es especializado (químicos farmacéuticos y profesionales de la salud), por lo que no confundirán ambas denominaciones, debido a los conocimientos que les brinda su profesión”. 7.
El 27 de octubre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 13136-2000/OSD-INDECOPI, en la cual declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado. La Oficina de Signos Distintivos consideró que: a) Respecto a la observación de la firma H. LUNDBECK A/S, “la distinta conformación de las sílabas finales de los signos CLOPIGREL y CLOPIXOL resulta determinante para distinguir a los signos desde el punto de vista fonético, ya que los signos no sólo están compuestos por diferentes vocales fuertes en su última sílaba, sino que las consonantes presentan un sonido totalmente distinto, todo lo cual origina que los signos susciten una pronunciación e impresión sonora distinta (…)”. b) Respecto a la observación de SANOFI-SYNTHELABO señaló que “la denominación CLOPIDOGREL constituye la designación de un componente activo utilizado en la fabricación de productos farmacéuticos”.
Indicó que “el signo solicitado CLOPIGREL no designa algún principio activo y no pretende distinguir sustancias químicas para uso farmacéutico, sino que más bien ha sido solicitado para distinguir exclusivamente preparaciones farmacéuticas, respecto de las cuales no constituye una denominación genérica, en la medida que no designa ni nombra alguno de los productos”. 8.
El 27 de noviembre del 2000, SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada. 9. El 13 de julio de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución Nº 903-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución Nº 13136- 2000/OSD-INDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos que otorgó el registro del signo solicitado. 10.
El 3 de septiembre de 2001, SANOFI-SYNTHELABO interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas. 11. El 2 de febrero de 2005, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia A.V. 373-2001 y declaró infundada la demanda incoada por SANOFI-SYNTHELABO. 12.
SANOFI-SYNTHELABO interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2005, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 13. El 20 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar “(…) un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto a la correcta interpretación del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 – Régimen Común de Propiedad Industrial (…)”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La firma SANOFI-SYNTHELABO presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos: Respecto a la similitud entre las marcas en conflicto señala que “De una simple apreciación de ambos términos CLOPIGREL/CLOPIDOGREL se puede deducir fácilmente que la similitud existente entre ambos es clara y contundente, lo cual no permitirá que el público consumidor en general las pueda diferenciar claramente en el mercado, causando riesgo de confusión”.
Asevera que “La denominación genérica CLOPIDOGREL es utilizada para sustancias farmacéuticas de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, tal como se puede acreditar de la página 156 de (sic) libro “Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas”, copia de la cual adjuntamos, y que asimismo, ha sido reconocido por la propia autoridad administrativa del Indecopi”.
Con relación a la resolución emitida por el INDECOPI y en la cual señaló que el signo solicitado era evocativo, en vista que alude a un componente activo del producto al cual pretende distinguir, indica que, “En tal sentido, una denominación evocativa es aquella que obliga al público consumidor a hacer uso de su intelecto para relacionar la marca con el producto que ésta distingue.
Resulta evidente que el proceso mental descrito no se verifica en el presente caso, dada la extremada similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL y al hecho de que el signo solicitado CLOPIGREL alude de manera directa y clara a la denominación genérica CLOPIDOGREL, término que se utiliza para identificar a una sustancia farmacéutica y es el componente activo de diversos productos que en el mercado son identificados por medio de distintas marcas, por lo que no es susceptible de ser apropiado en exclusiva por una persona determinada”.
Hace referencia a la Resolución WHA46.19 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Asamblea celebrada en mayo de 1993, y de la comunicación de dicho organismo dirigida a los funcionarios de la OMS en el Perú manifestando, en lo principal, que “(…) dada la clara similitud entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL, se puede concluir que de otorgarse el registro al signo solicitado es muy probable que se genere riesgo de confusión en el público consumidor”.
Finaliza diciendo que “Por las razones expuestas, no existe sustento para que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI haya otorgado el registro de la marca de producto CLOPIGREL, más aún teniendo en cuenta que la OMS, máximo organismo internacional en materia de salud no lo aprueba; por lo que consideramos se debe denegar el registro al signo CLOPIGREL”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, de la República del Perú, da contestación a la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.
Respecto a la supuesta semejanza que existiría entre el signo CLOPIGREL y la denominación CLOPIDOGREL señala que “(…) resulta una práctica común en la comercialización de productos farmacéuticos que los signos utilizados para distinguir estos productos se encuentren compuestos por vocablos que hacen alusión al compuesto o sustancia activa que los compone”.
Para fortalecer sus argumentaciones refiere como ejemplo a varios signos ya registrados a favor de varias firmas; y, además sostiene que “Como la Sala podrá constatar los referidos signos, pese a contar con vocablos comunes (…) que aluden al componente activo de esos productos farmacéuticos ( ) coexisten en el mercado”, y que pertenecen a distintos titulares.
Con relación a la supuesta violación del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 expresa que “Tal y como lo hemos venido señalando, resulta una práctica común en el ámbito farmacéutico, que las marcas de estos productos aludan al principio del cual se encuentran conformados”. Sostiene que “La actora pretende que se deniegue el registro de la marca CLOPIGREL, sobre la base de la supuesta confundibilidad con la denominación genérica clopidogrel, olvidando que la prohibición de registro como marca que establece la legislación, se refiere a la marca que consista exclusivamente en la propia designación genérica”.
(El resaltado es de la trascripción). Y advierte, que “Esto es, que para pretender denegar el registro de la marca CLOPIGREL (solicitada), esta tendría que ser exactamente el nombre del componente activo, lo cual como resulta evidente no sucede en el presente caso”. Respecto a la recomendación efectuada por la Organización Mundial de la Salud, señala “(…) que el proceso contencioso administrativo regulado en los artículos (…) del Código Procesal Civil, tiene como finalidad principal la revisión de la validez de una resolución o acto administrativo por parte del órgano judicial competente” y que “(…) la mencionada revisión judicial se dará exclusivamente tomando en cuenta las pruebas y los hechos que fueron actuados y discutidos, respectivamente, en sede administrativa, en base a los cuales se expidió la resolución que se impugna.” (El resaltado es de la trascripción).
Finalmente y, en lo principal, concluye que “El signo CLOPIGREL, no obstante aludir al principio activo clopidogrel, este (sic) para la generalidad del público consumidor tiende a ser percibido más como un término de fantasía, mientras que para el sector mas especializado, como lo pueden ser los químicos farmacéuticos y médicos, constituye uno evocativo del referido principio activo, lo que evidencia el grado de distintividad del signo”. d) Tercero interesado La firma HEALTHCO LIMITED, considerada como tercero interesado en este proceso, con intervención de su apoderada, manifiesta que: Sobre el tratamiento de las marcas evocativas “Estimamos conveniente distinguir entre las denominaciones genéricas o descriptivas, consistentes en términos irregistrables y las denominaciones evocativas (…)”.
Continúa afirmando que “(…) en el presente caso la partícula CLOPI, que es evocativa del principio activo CLOPIDOGREL, se encuentra también comprendida en las marcas CLOPIXOL, registrada mediante Certificado Nº 38130 y CLOPIDOL PLUS, registrada mediante Certificado Nº 70989”. Señala, asimismo, varios signos registrados y que siguen el mismo criterio de los signos en controversia.
Posteriormente expresa que “Por todos los argumentos expuestos, podemos concluir que no procede declarar la Nulidad de la Resolución Nº 903- 2001/TPI-INDECOPI que concede a nuestra empresa el registro de la marca CLOPIGREL en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, toda vez que la misma ha sido emitida de conformidad con las normas sustantivas y procesales contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic) y Decreto legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.
En consecuencia tampoco sería procedente cancelar el asiento registral correspondiente a la citada marca”. Solicita, finalmente, que “En tal sentido, sírvanse declarar INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta”. e) Del Recurso de Apelación SANOFI-SYNTHELABO en el recurso de apelación interpuesto sostiene “Resulta evidente que la sentencia impugnada se ha basado en los mismos fundamentos de la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI para declarar infundada la demanda, sin considerar la gran similitud existente entre el signo solicitado y la denominación genérica CLOPIDOGREL; haciendo caso omiso a las claras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de la tendencia a la no registrabilidad de marcas que deriven de alguna denominación genérica, así como respecto de la no registrabilidad de las raíces de tales genéricos en una marca”.
Reitera la naturaleza del agravio expresando que “El agravio de la sentencia impugnada está ocasionado por el hecho de convalidar la indebida e ilegal coexistencia de una denominación que, no siendo ni me (sic) fantasía ni evocativa, es casi idéntica al genérico CLOPIDOGREL, confundiendo de esta manera a los consumidores, interfiriendo en el tráfico ordenando (sic) del sistema marcario peruano y perjudicando así nuestro derecho a una sana y leal competencia comercial”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Este Tribunal considera que no procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CLOPIGREL” ha sido presentada el 3 de marzo de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por ser las normas correspondientes al caso en controversia.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;
(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos; Los signos evocativos; Las marcas farmacéuticas, partículas de uso común.
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” [1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar ( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.
(Proceso N° 28- IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del signo “CLOPIGREL” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; no obstante lo anterior, la Decisión 486 rigió la actividad cumplida desde el 1 de diciembre de 2000, fecha en la cual ésta entró en vigencia.
3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. [3] Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[4] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.3. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.
Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.[5] El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”. [6] Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”. [7] Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”. [8] Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.
5. LOS SIGNOS EVOCATIVOS En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. [9] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”[10]
3.6. LAS MARCAS FARMACEUTICAS, PARTICULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[11] Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.
Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)”. [12] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro. 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 4.
En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5.
El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.
Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1873-2005, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.
Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [5] BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, p.p. 78 y 79. [6] Proceso 12-IP-95. Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 2-IP-89.
Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 07-IP-2001. Sentencia dictada el 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas). [9] Ibídem. [10] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266. [12] Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.