PROCESO Nº 88-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 81 de la citada Decisión. Proceso Interno Nº 1459-2002.

Actor: KIKKO CORPORATION S.A. Marca: Denuncia por infracción contra diseño de envase. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 172-2006-SCS-CS, de 11 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, 102 y 104 incisos a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 1459- 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 31 de mayo de 2006. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es KIKKO CORPORATION S.A. Se demanda a la Nación a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-. Como tercero interesado actúa AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1. Hechos. Con fecha 30 de noviembre de 1995, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. (luego Kikko Corporation S.A.), interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., en base a su marca registrada constituida por un “envase característico de cuerpo cilíndrico conformado de una sección inferior de anillos anchos y una superior de menor diámetro con anillos más delgados”, para distinguir condimentos saborizantes, especialmente sillao y otros de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Se dictó una medida cautelar, y en la diligencia para su actuación se inmovilizaron 384 cajas del producto. Con fecha 24 de enero de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. absolvió traslado de la denuncia manifestando que el registro de la accionante ha sido concedido en contravención a las normas legales, por tratarse de un envase usual cuyas formas le confieren una ventaja funcional al producto; además que se trata de una copia de un producto comercializado en los Estados Unidos, Brasil y Japón, por otro titular.

La Oficina de Signos Distintivos decidió levantar la medida cautelar, por considerar que las pruebas de la emplazada desvirtúan los supuestos sobre los cuales dictó la medida. Mediante Resolución Nº 5906-96-INDECOPI/OSD de fecha 20 de mayo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción de derechos de la propiedad industrial interpuesta y prohibió a AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. el uso del envase materia de la presente acción. Consideró que si bien se ha demostrado que los anillos concéntricos del envase son de uso común u otorgan una ventaja funcional, no se ha acreditado que la forma del envase registrado sea también de uso común sobre todo en relación con los productos que distingue; asimismo, señaló que el envase utilizado por la emplazada es semejante al grado de causar confusión con respecto al envase registrado por el accionante.

Con fecha 27 de mayo de 1996, AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que con fecha 13 de marzo de 1996 solicitó la nulidad del envase en cuestión. Asimismo, mediante escrito de fecha 7 de junio de 1996, solicitó se suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia apelada, por cuanto se encuentra en trámite el proceso de nulidad sobre la marca sustento de la acción por infracción, a la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual responde mediante Resolución Nº 1048-96-INDECOPI/TRI de fecha 21 de junio de 1996, suspendiendo la ejecución de la medida cautelar por cuanto desestimar tal petición significaría adelantar pronunciamiento sin haber absuelto la impugnación. Con fecha 27 de mayo de 1997, Fábrica de Fideos y Elaboración de Salsas Manuel Kamego Geruma S.A. adjuntó copia de la Resolución Nº 5382-97- INDECOPI/OSD, que declara infundada la acción de nulidad interpuesta por AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. contra el registro de su envase cilíndrico característico.

Asimismo, señaló el cambio de su razón social a KIKKO CORPORATION S.A. Con fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 726-1999/TPI-INDECOPI, por medio de la cual decidió revocar la resolución de primera instancia administrativa, y por tanto, infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, argumentando que las diferencias entre los diseños comparados, determinan que éstos no causan una impresión visual semejante al grado de inducir a confusión a los consumidores respecto de los productos mismos, por lo que los consumidores se han acostumbrado a percibir las pequeñas diferencias que existen entre los envases que se comercializan en el mercado.

KIKKO CORPORATION S.A. interpone demanda de impugnación de resolución administrativa contra la resolución 726-1999/TPI-INDECOPI, la misma que fue declarada fundada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, nula la resolución de INDECOPI. Ante aquello, tanto INDECOPI, como AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., apelan la sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 2.2.

Fundamentos de la demanda. Señala que existen aspectos cuestionables de la resolución impugnada, como los siguientes: • Que INDECOPI no puede actuar pruebas de oficio sin conocimiento de las partes, ni mucho menos en la última instancia: “la Sala de Propiedad Intelectual no puede mandar hacer inspecciones en los supermercados y evaluar otros envases y productos para la comparación sin que las partes, (…), hayamos tenido conocimiento sobre dichos envases”. • Que las fuentes de derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, pero en el caso de autos, la administración sostiene que ha hecho “averiguaciones” por su cuenta, sin que indique la fecha, el lugar, etc., sin poner en conocimiento de las partes dichas averiguaciones. • Que, no pretender reivindicar para sí la forma de “anillos” como elemento exclusivo en cualquier envase.

Y en este sentido señala que “la configuración general de nuestro envase ha sido copiado por la denunciada, porque pudiendo haber diseñado un envase, también con anillos, como lo han hecho otros competidores, pudo haberle dado una forma original”. • Que, el procedimiento para realizar el examen comparativo ha sido totalmente irregular, especulativo y contrario a los principios fundamentales del Derecho Marcario, pues es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 AJINOMOTO DEL PERU S.A. Señala como principales argumentos: • Que, al expedirse la Resolución Nº 726-1999-TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, no ha incurrido en causal alguna de invalidez o ineficacia que genere nulidad. • Que, ha quedado fehacientemente demostrado que el envase registrado a nombre de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. es un signo débil, cuya característica intrínseca es la de no poder evitar que coexistan marcas similares que contengan las mismas características. • Que, no existe confundibilidad entre el envase de la empresa KIKKO CORPORATION S.A. y el envase de AJINOMOTO DEL PERU S.A.

2.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI. Contradice los argumentos de la demanda en los siguientes términos: • Respecto de las verificaciones de oficio del INDECOPI, señala que las averiguaciones efectuadas en los principales centros de expendio de productos o servicios, únicamente permitieron corroborar la información con la que ya se contaba en el expediente administrativo. • Que, es en base a los criterios que la norma establece que la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor. • En este sentido, resulta perfectamente válida la utilización por parte de un tercero, de una marca que en su conformación posea elementos comunes a otras previamente registradas, y por tanto, el diseño de la demandada no incurre en infracción alguna.

Finalmente, señala que la resolución impugnada se encuentra plenamente arreglada a la ley, no habiendo incurrido en vicio alguno que origine su invalidez o ineficacia. 4. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara fundada la demanda, basándose en el hecho de que la autoridad administrativa no ha realizado un adecuado examen de confundibilidad. 5.

Apelación de la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia INDECOPI, al igual que AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. apelan la sentencia, ratificando sus argumentos de la primera instancia judicial.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 82 literal b), 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio el artículo 81 de la citada decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

( ) Artículo 102 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 104 El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueden ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad puede considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

(…).” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. LA CONSULTA PREJUDICIAL Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este Órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.

“La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro ( ). 1.1.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP- 87, caso: “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (…).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 1.2.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso: “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.3.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso: “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999). 1.4.

De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso: “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). 1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, casos: “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP- 2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”.

Asimismo, este Tribunal ha interpretado en el Proceso 1-IP-87 del 13 de diciembre de 1987, lo siguiente: “(…) La función de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de acción de que se trata, es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares.

La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Conviene advertir que, en el caso de que la norma comunitaria, objeto de consulta, haya sido adoptada como forma interna en el País Miembro de donde proviene dicha consulta, no por ello pierde su competencia el Tribunal Comunitario, ya que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico del Acuerdo, sin perjuicio de que también sea norma nacional.” II.

DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los productos o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81, determina los requisitos que debe reunir una marca (signo distintivo registrado), éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). III. PROTECCIÓN DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES CON FORMA USUAL DE PRODUCTOS. Si bien el legítimo interés para proponer una acción por infracción puede estar basado en un derecho marcario protegido, en el presente caso, el denunciado cuestiona la nulidad del derecho que invoca el accionante, por ser–a criterio de éste–un diseño compuesto por la forma usual de un producto.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sentado importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. ( ) Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)”.

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP- 1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 379, de 27 de octubre de 1998). Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. (ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13-Año 1989-90; pág.14). De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ( )”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001) para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

IV. DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL USO EXCLUSIVO. EJERCICIO DEL IUS PROHIBENDI. El acto que otorga a su titular la facultad de la exclusividad sobre la utilización del signo es el registro de este ante la oficina competente, facultad que consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Es conocido que en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien lo inscribe en el registro autorizado.

Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga. Los artículos 102 y 104 de la citada Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: 1.

La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. 2. La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. 3.

La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca. En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio del 2000). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

La función de este Tribunal, en la interpretación prejudicial es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares.

La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el Juez consultante a quien corresponde fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría y resultar inútil, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Conviene advertir que, en el caso de que la norma comunitaria, objeto de consulta, haya sido adoptada como forma interna en el País Miembro de donde proviene dicha consulta, no por ello pierde su competencia el Tribunal Comunitario, ya que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico comunitario, sin perjuicio de que también sea norma nacional. 2.

Para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3.

La prohibición contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es absoluta o intrínseca, es decir, que cuando se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81. La norma manifiesta que no serán registrables las “formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico.

Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 4. El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA