PROCESO 149-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71; 73, literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2270-04.

Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Marca: MINERVA (Mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2006.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C. B. datos RELEVANTES. 1.

Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C. es titular en Perú de la marca MINERVA (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha marca se encuentra registrada bajo el certificado N° 6096 y fue solicitada para registro el 4 de agosto de 1993. La representación gráfica de la marca es: [pic] 2. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. solicitó el 23 de agosto de 1994, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado de registro de la marca anteriormente descrita, argumentando que es titular del nombre comercial MINERVA. 3.

La Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 12421-95-INDECOPI/OSD de 20 de septiembre de 1995, declaró infundada la acción de nulidad formulada por VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. 4. El 16 de octubre de 1995, VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. 5.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 16705-95-INDECOPI/OSD, de 22 de diciembre de 1995, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. 6. El 24 de enero de 1996, VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1145-2000/TPI- INDECOPI, de 10 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación, confirmando las Resoluciones N° 16705-95-INDECOPI/OSD, de fecha 22 de diciembre de 1995 y 12421-95-INDECOPI/OSD, de 20 de septiembre de 1995. 8.

La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, presentó demanda de impugnación contra el anterior acto administrativo. 9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 19 de agosto de 2004, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, nula la Resolución N° 1145-2000/TPI- INDECOPI, de 10 de octubre de 2000. 10.

Tanto la sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C., como el INDECOPI, mediante escritos radicados el 19 de noviembre de 2004, interpusieron recursos de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: 1.

La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. es titular del nombre comercial MINERVA, ya que lo ha venido usando desde antes de 1951. Además, se encuentra probado tal uso desde el momento de la constitución de la empresa, es decir, desde el 25 de abril de 1951. 2. El derecho sobre el nombre comercial proviene desde la constitución de la sociedad colectiva J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, por lo siguiente: Dicha sociedad se constituyó por medio de escritura pública suscrita por José Carlos Mariátegui La Chira y Julio Cesar Mariátegui la Chira.

Al momento del fallecimiento de José Carlos Mariátegui la Chira, 16 de abril de 1930, se les trasfirió el derecho sobre la sociedad colectiva a sus herederos. Por lo anterior, dichos herederos al disolverse dicha sociedad también quedaron con el derecho sobre el nombre comercial MINERVA. Se debe tener en cuenta que la sociedad VIUDA DE MARIATEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se constituyó con base en la aportación y transferencia del derecho de los herederos de José Carlos Mariátegui La Chira 3.

La Resolución impugnada al mejor momento de determinar el mejor derecho sobre el nombre comercial MINERVA, no le da valor probatorio a la escritura de constitución de 25 de abril de 1951, estableciendo como fecha inicial de uso 1967. 4. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C. actuó de mala fe, ya que conociendo que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se encontraban usando el nombre comercial MINERVA, solicitó el registro de la marca MINERVA.

Con lo anterior, dicha actuación tiene como finalidad sacar a la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. del mercado. 3. La contestación a la demanda. A. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de la República de Perú. El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 1.

Si bien es cierto que el origen de la denominación MINERVA se remonta a la creación de la sociedad J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, no lo es el hecho de que hasta la fecha los derechos sobre dicha denominación tengan como titular la demandante. Lo anterior por lo siguiente: El 16 de abril de 1930 falleció José Carlos Mariátegui (padre de los accionistas de la empresa demandante), lo que trajo como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad; lo anterior consta en la escritura pública de 4 de junio de 1937.

Al liquidarse la sociedad se adoptaron distintos acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre el socio sobreviviente y los herederos de su hermano José Carlos Mariátegui La Chira. Uno de dichos acuerdos fue la cesión que realizó Julio César Mariátegui de la denominación MINERVA a favor de los herederos de su hermano, con el objetivo de que utilizaran dicho nombre comercial en un negocio de imprenta y librería ubicado en el distrito de Barranco.

Se estipuló claramente en dicho acuerdo que el uso de dicho nombre se circunscribía exclusivamente a dicho distrito, conservando Julio César Mariátegui La Chira la titularidad sobre el mencionado nombre a efectos de usarlo en el resto del territorio nacional. Lo anterior se refuerza con el hecho de que se pactó que no podía abrir sucursales fuera de dicho distrito utilizando el mencionado nombre. 2.

La resolución impugnada sí se pronunció sobre la titularidad del nombre comercial MINERVA, ya estableció expresamente que la sociedad Editorial Imprenta Minerva S.A.C. probó haber utilizado continua y efectivamente dicho nombre con anterioridad a la demandante, teniendo por ello un mejor derecho para solicitar el registro como marca. 3.

El uso del nombre comercial MINERVA por parte de la demandante sólo se pudo determinar a partir del mes de enero de 1967. El sólo hecho de que en la escritura pública de constitución de una persona jurídica aparezca el nombre comercial no prueba, de manera real y efectiva, el uso de dicho nombre en el mercado. Por lo tanto, era necesario el complemento con otros medios de prueba. 4.

El hecho de que la denominación MINERVA se encuentre inscrita en el Registro Mercantil de los Registros Públicos de Lima, no le brinda ninguna protección a dicho signo distintivo, ya que el derecho sobre éste se adquiere con su uso. El registro mercantil tiene como finalidad constituir y dar publicidad a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.

B. Por parte del tercero interesado. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A.C., contestó la demanda con los siguientes argumentos: “INDECOPI ha reconocido nuestro derecho a la marca Minerva, por cuanto ese nace después de haber recurrido a su registro conforme a la ley, dentro del tiempo debido, y estar acreditado un derecho preeminente reconocido por Escritura Pública.

Viuda de Mariátegui e Hijos S.A., usufructa (sic) desde hace años en forma indebida la denominación Minerva, pero su error es que cree que al constituirse como una sociedad anónima y agregarle al nombre de la sociedad la denominación comercial Librería Editorial Minerva Miraflores, le daba el derecho al nombre su inscripción registral.

Este error es el que le ha producido durante estos años el de insistir en un uso indebido de la marca MINERVA.” 4. Fundamentos Jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 19 de agosto de 2004, proferida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “(…) SEXTO.- Que estando a lo anotado, se deduce que el único documento tendiente a acreditar el inicio del uso del nombre comercial en discusión por parte de Editorial e (sic) Imprenta Minerva Sociedad Anónima es su Escritura Pública de constitución social, por lo que mal pudo considerar el Tribunal del Indecopi, que el uso de dicha empresa está acreditado a partir de mil novecientos cincuentiuno y que incluso existen indicios desde mil novecientos cincuentiuno, toda vez que si bien el documento de fojas ciento cuarentiocho demuestra el uso del término MINERVA, y que data del treinta de abril de mil novecientos cincuentiuno también es verdad que dicho instrumento no corresponde a la accionada sino a empresa distinta; lo mismo sucede con los documentos aludidos por dicha autoridad administrativa que sustentan los presuntos indicios de uso;

SETIMO.- Que, en consecuencia, se anota que quien usó el nombre comercial con anterioridad fue la empresa recurrente, el cual se remonta al año mil novecientos cincuentiuno, mientras que el uso efectuado por la demandada data recién a partir de mil novecientos setenticinco y en tal sentido, mal pudo concederse el registro a al accionada desde que para ese entonces la empresa actora estaba usando el nombre MINERVA, pudiéndose concluir que la empresa demandada al momento de registrar el nombre en debate actuó en forma desleal pues perteneciendo al mismo rubro comercial que la actora y dada la familiaridad existente entre ambas conocía el uso previo del nombre MINERVA y logotipo por parte de la empresa impugnante y no obstante ello, procedió a registrarlo en su favor (…) ”.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 83 literal b), y 113 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, se interpretarán los artículos 71, 73 literal b), y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa que se encontraba vigente al momento en que se presentó la solicitud del signo mixto MINERVA.

Así mismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 313 (…) Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

(…) Artículo 102 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro”. (…) Artículo 117 Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”. (…) DECISIÓN 344 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo: Legitimación activa, audiencia. B. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

C. Requisitos para el registro de marcas.. D. Protección del nombre comercial. A. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo: legitimación activa, audiencia. En el orden procesal, cabe poner de relieve que si, luego de la concesión del registro, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

En el caso de autos, puesto que VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. ejerció, en fecha 23 de agosto de 1994, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 313 de la Comisión, cuyo artículo 102 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. El Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…).

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, (…), exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Interpretación Prejudicial de 24 de septiembre de 1997.

Proceso N° 10-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 308, de 28 de noviembre de 1997, caso ‘COLSUBSIDIO’). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 102 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…). (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro, sin perjuicio de que al momento de fallar el Juez Nacional de aplicación al párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y verifique si la causal de nulidad alegada es o no aplicable para ese momento, bien en razón de haber o no sido incluida como tal en la Decisión 486, o bien si el registro marcario que había generado derechos de terceros que se reclaman continúan en el mundo jurídico.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto MINERVA se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.[1] El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.[2] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[3] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

El requisito en mención tiene como fundamento prevenir el monopolio de términos privados de distintividad. 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrita o expresada mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario al amparo de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión citada. La ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

C. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. Como quiera que en el caso bajo estudio se plantea la protección del nombre comercial MINERVA, se establecerá cómo se regula la protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 313. Dado que la sociedad demandante argumenta que no se está teniendo en cuenta el nombre comercial MINERVA tal y como se usa en el mercado, corresponderá a este Tribunal determinar el valor del nombre comercial registrado en relación con el nombre comercial real y efectivamente usado en el mercado.

La Decisión 313 consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en el literal b) del artículo 73 y en el artículo 117. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 313 goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). “Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. “(Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de 1998)”.

(Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 313. Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 4 de la Decisión 313, “De las marcas”, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas “De las licencias y trasferencias de las marcas”, “De los lemas comerciales” y “De las marcas colectivas”, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 92 y 93 contenidos en la Sección “De los derechos conferidos por la marca”, y de las normas contenidas en la Sección “De la cancelación del registro marcario”.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales. Una de las principales características anotadas es que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar el uso real y efectivo del mismo.

Lo anterior se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En el caso de autos, puesto que VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. ejerció, en fecha 23 de agosto de 1994, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 313 de la Comisión, cuyo artículo 102 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro.

En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 102 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.

SEGUNDO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

CUARTO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 313 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional Competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. 3.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes de capítulo de marcas de la Decisión 313, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se use de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2270-04, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [3] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [4] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.