PROCESO 141-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82, literal a); 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente interno N° 2000-6061. Actor: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ESKPE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de septiembre de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. B. datos RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044389. b. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado de registro N° 192525. • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada en Venezuela bajo el certificado 170151. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20902 de 8 de diciembre de 1998, declaró fundada la observación y negó el registro del signo denominativo EsKpe a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. e. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 25849 de 30 de noviembre de 1999, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial. f. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044388. g. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado de registro 192525. • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro 170151, registrada en la República Bolivariana de Venezuela. h. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 03172 de 25 de febrero de 1999, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo denominativo EsKpe para amparar servicios de la clase 38, a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO. i. Contra esta decisión la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. interpuso recurso de reposición y en subsidió apelación. j. La Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 12553 del 30 de junio de 1999, resuelve el recurso de reposición y decide revocar la Resolución N° 03172, declarar fundada la observación y negar el registro del signo denominativo EsKpe. k. Contra el anterior acto administrativo, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. interpuso recurso de apelación. l. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 17145 de 27 de agosto de 1999, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 12553. m. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., ante el Consejo de Estado de la República de Colombia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo y contra las Resoluciones N° 12553 y 25849. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. La marca EsKpe para distinguir servicios de las clases 35 y 38 cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. La marca EsKpe es novedosa en relación con los servicios de las clases 35 y 38, no siendo ni descriptiva ni genérica respecto de los mismos. c. Los signos en conflicto no presentan similitudes capaces de inducir al público consumidor a error, ya que el signo solicitado se encuentra escrito de una manera especial y distintiva. d. Aunque los signos en conflicto sean similares, se encuentran dirigidos a distinguir productos y servicios absolutamente disímiles.

En efecto, los servicios de publicidad y negocios correspondientes a la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza no presentan relación de naturaleza con los de la clase 16. Así mismo, los servicios de comunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza no son similares a los de la clase 16. e. Las revistas y periódicos no son productos de la clase 16, ya que son servicios de información o comunicación prestados a través de dichas publicaciones.

La clase 16 distingue productos de imprenta cuando constituyen productos, pero no cuando constituyen publicaciones. Una publicación de carácter periódico no es un producto, entendiendo por tal un artículo material determinado y definido, ya que la edición siempre es variable. La publicación de carácter periódico no es nada diferente a información y comunicación, los cuales se encuentran expresamente incluidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. f. La marca EsKpe al momento de dictarse las resoluciones demandadas era una marca notoria en relación con las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no se puede negar su registro para dichas clases.

Las marcas notorias gozan de especial protección, hasta el punto de solicitar la cancelación de una marca registrada si ésta viola el derecho de la marca notoria. g. La marca ESCAPE para distinguir productos de la clase 16 nunca ha sido usada en Colombia, de conformidad con lo probado en el proceso de cancelación por no uso adelantado contra dicha marca, dentro del expediente administrativo N° 94-53702. h. Lo signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado y, por lo tanto, pueden coexistir en el ámbito registral. i. Con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Con la expedición de las resoluciones demandadas no se han violado las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • Efectuado un análisis sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto, se llegó a la conclusión de que entre ellas no existen semejanzas capaces de generar confundibilidad directa en el público consumidor y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. • Entre los servicios y productos que distinguen los signos en conflicto existe una finalidad similar, son complementarios y circulan en un mercado similar a través de medios impresos, los que incluyen diarios y periódicos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente. b. Por parte del tercero interesado.

La sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. contestó la demanda con los siguientes argumentos: • Las marcas en conflicto son prácticamente idénticas; conclusión a la que se llega sin realizar el más mínimo esfuerzo. • A pesar de que los productos y servicios de los signos en conflicto se encuentren ubicados en diferentes clases, es decir, en clases 16 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan una estrecha relación. Lo anterior porque el servicio prestado por la demandante es ofrecer el producto amparado por la marca ESCAPE.

El medio en que circulan dichos productos es el mismo, de manera escrita u oral; así mismo los canales de comercialización y la forma en que se ofrecen a los consumidores son muy similares, lo que genera que el sector del público consumidor al que se dirige tanto los productos como el servicio no identifique la verdadera procedencia u origen empresarial. • La expresión EsKpe no está siendo usada para los servicios de las clases 35 y 38, ya que realmente el mencionado signo está siendo usado para distinguir una revista que sale todos los jueves y que circula como complemento del periódico El Tiempo.

Como no ha sido posible amparar la revista para la clase 16, han tratado de justificar el uso indebido con registros en otras clases, pero igualmente señalando servicios estrechamente relacionados con la clase 16 • La actora solicitó cancelación por no uso del signo de propiedad de REVISTAS EL PRODUCTO C. A., lo cual fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio. • No se puede negar que entre las revistas y periódicos, sean de circulación diaria, semanal o quincenal, existe una clara e indiscutible similitud e igualdad de productos.

Afirmar que un periódico de edición distinta es diferente, sería como decir que una mermelada fabricada hace un año es diferente a la fabricada hace un mes. Los periódicos o revistas, así sean de una época o fecha diferentes, sean diarios, quincenales o mensuales, o tengan diferentes noticias, seguirán siendo publicaciones que se encuentran ubicadas en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. • La notoriedad de una marca no se puede alegar como fundamento o elemento decisivo para obtener el registro de una marca, estando registrada y vigente otra igual o semejante a favor de un tercero. La notoriedad es un método de defensa no un método para obtener el registro de un signo como marca. • La marca ESCAPE para distinguir publicaciones es notoriamente conocida en Venezuela y, por lo tanto, con la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio se está consolidando un sistema de administración comunitaria en relación con los registros marcarios.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Así mismo se interpretará de oficio los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e), y 84 de la mencionada Decisión. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 no serán interpretados, ya que dichos artículos hacen referencia a compromisos que los Países Miembros de la Comunidad Andina asumieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; son normas de carácter programático que no pueden ser invocadas respecto de los casos en donde se controviertan actos administrativos de carácter particular y concreto, como lo son los de concesión o rechazo de una solicitud de registro marcario.

Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los Órganos Nacionales de la Propiedad Industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. La anterior posición ha sido reiterada por el Tribunal en numerosas providencias, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial de 25 de julio de 1997.

Proceso 20-IP-96, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 291, de 3 de septiembre de 1997. Interpretación Prejudicial de 1 de diciembre de 1997. Proceso 21-IP-96, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 318, de 26 de enero de 1998. Interpretación Prejudicial de 21 de noviembre de 1997. Proceso 15-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 314, de 18 de diciembre de 1997.

Y la Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003. Proceso 100-IP- 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Coexistencia de hecho de marcas idénticas o similares.

D. La conexión competitiva. E. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. La marca notoria en un país perteneciente a la Subregión y su protección en los demás Países Miembros. A. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003- 00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 del julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.

Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos EsKpe y ESCAPE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005.

Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001- 0351. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005. Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 02 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

C. COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS IDÉNTICAS O SIMILARES. Como quiera que la demandante argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, se requiere tratar el tema de la coexistencia de hecho de marcas idénticas o similares. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En vista que dentro del proceso interno se planteó la conexión entre los servicios y productos comprendidos en las clases 35, 38 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta, en primer lugar, la regla de la especialidad[1] y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a servicios y productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de asociación que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los criterios y factores de análisis para definir el tema, en la Interpretación Prejudicial 114-IP-2003, de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004; enviada al Consejo de Estado de la República de Colombia con destino al proceso interno N° 7496, marca: Ebel Internacional (mixta).

E. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. LA MARCA NOTORIA EN UN PAÍS PERTENENCIENTE A LA SUBREGIÓN Y SU PROTECCIÓN EN LOS DEMÁS PAISES MIEMBROS. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación la sociedad demandante argumentó que la marca ESCAPE es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad.

Así mismo, atendiendo a que la sociedad REVISTAS EL PRODUCTO C. A. argumentó que la marca ESCAPE es notoriamente conocida en Venezuela y, en consecuencia, debe ser protegida, se hará énfasis en la protección de la marca notoria en un país perteneciente a la Subregión y su protección en los demás Países Miembros, sin perjuicio que al momento de fallar el Juez Nacional atienda la denuncia del Acuerdo de Cartagena presentada por la República Bolivariana de Venezuela de 22 de abril de 2006, que trajo como consecuencia la pérdida del País Miembro de la Comunidad Andina. 1.

La marca notoria. a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[2] Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[3] “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.[4] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. [5] b. Protección La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. • En relación con los principio de territorialidad y especialidad.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que un signo que no es notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, de conformidad con las siguientes condiciones: o En relación con los signos notorios de los País Miembros, se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de protección. o En relación con los Países no Miembros de la Comunidad Andina, se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe verificar si la marca ESCAPE es notoria en el comercio subregional, en todos o en algún País Miembro, de conformidad con lo anteriormente anotado. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’.

(Subrayado por fuera del texto). En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Proceso 145-IP-2006) Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativo EsKpe y ESCAPE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

TERCERO: Le corresponde a la Autoridad Nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

CUARTO: En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

QUINTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Los signos notorios de los Países Miembros serán protegidos en los otros Países Miembros, siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, no sólo basta que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros, sino que además sea notorio en el comercio subregional; lo anterior quiere decir que debe ser notoriamente conocido por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de protección. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe verificar si la marca ESCAPE es notoria en el país donde se pida protección o en el comercio subregional, de conformidad con lo anteriormente anotado.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2000-6061 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP- 2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002). [2] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. [3] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. [4] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [5] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.