PROCESO 176-IP-2006 — Andean Community

PROCESO 176-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 102 y 113 de la misma Decisión y del artículo 172 cuarto párrafo y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: SEGURIMAX+logotipo. Actor: CITIGROUP INC. Proceso interno Nº 1902-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 343-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 30 de octubre de 2006, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1902-2005.

El auto de 30 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 343-2006-SCS-CS, de 22 de septiembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: CITIGROUP INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero interesado: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. b) Hechos El 1 de septiembre de 1999, CITIGROUP INC. solicita la nulidad del registro de la marca de producto SEGURIMAX y logotipo que distingue impresos, papelería, talonarios, chequeras, tarjetas y demás productos de la clase 16, con base en la notoriedad de su marca “figura de un paraguas” con la cual se identifica tanto a la empresa misma como a los servicios y productos de las clases 36 y 16.

Por Resolución Nº 5871-2000/OSD-INDECOPI, de 17 de mayo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la acción de Nulidad interpuesta por CITIGROUP INC. (…) contra el registro de la marca de producto SEGURIMAX y logotipo (…)” por considerar que “la empresa CITIGROUP INC., no logró acreditar en autos, que la marca constituida por la figura de un paraguas, ostentaba la calidad de notoriamente conocida, al momento en que se otorgó en nuestro país, el registro de la marca SEGURIMAX y logotipo, a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (…)”.

El 12 de junio de 2000, CITIGROUP INC. interpuso recurso de reconsideración contra la resolución Nº 5871-2000/OSD-INDECOPI, de 17 de mayo de 2000. De acuerdo al procedimiento interno, la reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. Por Resolución Nº 910-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de enero de 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por CITIGROUP INC. (…)”.

Contra dicha Resolución CITIGROUP INC. interpuso recurso de apelación, el que por Resolución Nº 1245-2001/TPI- INDECOPI, de 10 de septiembre de 2001, decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 910-2001/OSD-INDECOPI (…) y, por sus efectos, la Resolución Nº 5871- 2000/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad (…)”.

Contra las citadas resoluciones la actora interpuso demanda contencioso administrativa, ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por providencia de 8 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda, lo que motivo que CITIGROUP INC. interpusiera recurso de apelación. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, al conocer la apelación consideró que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 literales d) y e) y del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…), y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”.

De los anexos incluidos en el expediente se desprende que el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, solicitó el registro del signo SEGURIMAX y logotipo el 26 de marzo de 1998, el cual fue concedido el 18 de junio de 1998. De acuerdo a la Resolución Nº 1245, Citigroup Inc. “solicitó, con fecha 2 de febrero de 1999, el registro de la marca constituida por la denominación CITIGROUP, en letras características, y a su extremo derecho el diseño de paraguas (…)” para distinguir productos de la clase 16. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que en el proceso interno de nulidad presentó pruebas que demuestran la notoriedad de su marca en Estados Unidos y que “el Diseño de Paraguas ha sido ampliamente reconocido como símbolo de Citigroup (…)”.

Indica que el Banco de Crédito del Perú registró la marca sub-litis con mala fe, que de acuerdo a la Resolución emitida por el INDECOPI “procede la mala fe quien en el Perú conociendo que una marca de prestigio pertenece a un tercero, se apropia de ella para impedir que los productos o servicios de ese tercero puedan ingresar al país y que el “Banco de Crédito del Perú registró como propia la marca Diseño de Paraguas de Citigroup Inc. para beneficiarse de la reputación de esta marca y para impedir que los productos y servicios de Citigroup Inc. identificados con esta marca puedan venderse u ofrecerse en el país”.

Sobre la confusión de los signos en litigio dice que sólo objetan de la marca de Banco de Crédito del Perú “la inclusión en dicho signo del Diseño de Paraguas, marca característica de Citigroup Inc.” y que “Siendo la marca de Travelers Group Inc. (hoy CITIGROUP) una arbitraria o de fantasía resulta evidente que el Banco de Crédito tuvo que conocer de su existencia, para luego registrarla como si fuera de su propiedad.

Adicionalmente debe tenerse en consideración, que tanto Travelers Group, Inc. (hoy CITIGROUP) como su marca Diseño de Paraguas son ampliamente difundidas y gozan de reputación en el mercado internacional. Resulta por lo tanto, evidente que el Banco de Crédito del Perú conociendo de la existencia de Travelers Group, Inc. (hoy CITIGROUP) y de su marca Diseño de Paraguas, decidió registrarla como si fuera de su propiedad”.

Manifiesta también que “Es de aplicación la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929” toda vez que “La marca solicitada en el Perú comprende íntegramente el Diseño de la marca registrada en los Estados Unidos de América, por lo que se ha cumplido con el requisito exigido por la Convención Panamericana de Washington cuando ordena solicitar el registro de la marca base de la acción de nulidad en el país donde ésta se interpone”.

También informa que Banco de Crédito del Perú conocía de la existencia de su marca, afirmación que fue reconocida por el propio INDECOPI. La actora también reconoce que la solicitud de su signo Diseño de Paraguas fue solicitado en Perú y que dicha solicitud todavía se encuentra en trámite. Invoca como normas violadas el artículo 113 literales a) y c) de la Decisión 344. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Sobre la supuesta notoriedad del signo de CITIGROUP INC., manifiesta que la carga probatoria le corresponde a dicha empresa y que de las pruebas presentadas “no resultan suficientes para demostrar un extenso conocimiento y difusión de la marca en cuestión, además que tampoco se ha acreditado el área de promoción de dicha publicidad, siendo que al parecer se circunscriben básicamente en los Estados Unidos de América”, dice que “ni las solicitudes de registro en otros países, ni las publicaciones de revistas, ni los reportes adjuntados constituyen documentación suficiente para acreditar la notoriedad que sostiene la demandante respecto del signo constituido por la figura del paraguas”.

Respecto a la mala fe en la que habría incurrido el Banco de Crédito del Perú, manifiesta que “la actora no ha logrado demostrar que el Banco de Crédito del Perú buscaba aprovecharse del prestigio de la marca extranjera o impedir el ingreso de los servicios o productos identificados con la misma al país, con el registro de la marca SEGURIMAX y figura, requisito indispensable para sostener la existencia de mala fe”.

Sostiene también que no se cumplieron los presupuestos para la aplicación de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, ya que “Citigroup Inc. solicitó el registro de la marca CITIGROUP y figura de un paraguas para distinguir productos de la clase 16 (…) dicha solicitud no fue denegada, como señala, por considerarla confundible con la marca del emplazado, ya que dicho procedimiento aún se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

Es necesario considerar además que, no se trata del signo constituido por la figura de un paraguas, sino de una marca mixta constituida por la denominación CITIGROUP y la figura de un paraguas”. El Ministerio de Industria, turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda diciendo “la niego y contradigo en todos sus extremos (…)”.

Manifiesta que el INDECOPI aplicó correctamente la normativa comunitaria. Sobre la notoriedad de la marca, sostiene que ésta debe ser probada por quien alega dicha notoriedad y que los documentos presentados no “creaban convicción respecto de la notoriedad de la marca en cuestión, sobre todo en el mercado peruano y del Pacto Andino” añade, además, que la referida marca nunca fue registrada en el país por lo que “tenemos que la demandante pretendía pasar por alto los principios: registral y de territorialidad que rigen el ordenamiento de derecho de marcas andino y nacional (…)”.

Respecto a la supuesta mala fe alegada dice que “Citogroup Inc. no ha logrado probar que el Banco de Crédito del Perú haya buscado aprovecharse del supuesto prestigio de la marca extranjera en el país o impedir el ingreso de los servicios o productos identificados con dicha marca a nuestro país”. Sostiene también que el registro solicitado por Citigroup Inc. distingue servicios de la Clase 36, mientras que la marca registrada por el Banco de Crédito distingue productos de la Clase 16, por lo que “al no existir conexión competitiva ni similitud alguna, no se puede prever que exista mala fe en el solicitante de inscripción de la marca puesto que no hay relación entre los servicios que ofrece uno con los productos que vende el otro (…)”.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que la Resolución impugnada expedida por el INDECOPI ha sido emitida “de conformidad con las leyes vigentes, teniendo en cuenta las normas esenciales del procedimiento y la forma prescrita por ley”. Manifiesta la “inexistencia de vicios y/o causales de nulidad que determinen la invalidez de la Resolución impugnada”.

También manifiesta que, la actora, “nunca ha logrado demostrar la titularidad de una marca compuesta solamente por un DISEÑO DE PARAGUAS (…) solamente ha acreditado la titularidad en U.S.A. de las marcas: DISEÑO PARCIAL DE SOMBRILLA NEGRA (…) TRAVELERS GRUP (sic) & DISEÑO DE SOMBRILLA NEGRA y A MEMBER OF TRAVELERSGROUP & DISEÑO DE SOMBRILLA NEGRA” y que la marca solicitada en Perú hasta el momento no ha sido concedida.

Sobre la notoriedad dice que las pruebas aportadas “no resultan suficientes para demostrar un extenso conocimiento y difusión de la marca en cuestión (…)”. Respecto a supuesta mala fe que demanda CITIGROUP INC. sostiene que “no se ha acreditado en modo alguno que el Banco de Crédito del Perú actuara de mala fe al solicitar el registro (…) ni tampoco tuvo expreso conocimiento de la existencia de la marca de dicha empresa.

Por tanto, resulta totalmente injustificado que CITIGROUP insista en que el Banco de Crédito del Perú ‘actuó de mala fe’ cuando en ningún momento ha demostrado tales (…) afirmaciones” y que el signo SEGURIMAX y logotipo fue diseñado por el departamento marketing del Banco de Crédito del Perú”. Con relación a la confusión dice que “la figura de ‘paraguas’ de la marca de la demandante (no registrada en el Perú ni en la Comunidad Andina), no es idéntica a la ‘sombrilla o paraguas’ de la marca que pretende anular (…).

Lo original y creativo de la figura de ‘sombrilla o paraguas’ de la marca del Banco de Crédito del Perú son los elementos gráficos y denominativos adicionales en color blanco sobre un cuadrilátero oscuro y, al lado derecho, la denominación SEGURIMAX escrita en letras características sobre una línea horizontal (…)”. Argumenta que el artículo 8 del Convenio de Washington no es aplicable toda vez que no cumplió con un presupuesto esencial “ya que no presentó CON ANTERIORIDAD a la acción de nulidad una solicitud de registro susceptible de ser cuestionada en base a la marca cuya nulidad pretende”.

Indica que CITIGROUP INC. solicitó el registro de la marca CITIGROUP&Logotipo de sombrilla el 2 de febrero de 1999 e interpuso la acción de nulidad contra la marca SEGURIMAX & Logotipo del Banco de Crédito el 28 de setiembre de 1999”. e) Apelación En el indicado recurso de apelación interpuesto por CITIGROUP INC. se reafirman los argumentos de hecho y de derecho planteados en la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca del signo SEGURIMAX & logotipo a favor de banco de Crédito del Perú se realizó el 26 de marzo de 1998, la solicitud del registro del signo Figura de Paraguas a favor de CITIGROUP INC. se realizó el 2 de febrero de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio el artículo 81, 83 literal a), 102 y 113 de la misma Decisión y el artículo 172 cuarto párrafo y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 172.- (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares al caso en estudio y la segunda una aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto: 1.

Aplicación jurisprudencial 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso Nº 224-IP-2005, de 6 de febrero de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1330, de 21 de abril de 2006, emitida para la causa interna Nº 2457-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca SEGURIMAX+LOGOTIPO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Marcas denominativas, gráficas y mixtas El Tribunal considera necesario referirse lo concerniente a las marcas denominativas para luego examinar lo referente a marcas gráficas y mixtas ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que va a identificar.

Las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Por otra parte, la comparación con un signo gráfico habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios.

En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 224- IP-2005, ya citado.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, en este caso gráfica e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica o ideológica entre las marcas SEGURIMAX+logotipo y figura de un paraguas. 2.

Aplicación al caso concreto 1. Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado). 2.

Uso exclusivo de la marca y derecho de prioridad En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). En el caso de autos, el Juez Consultante debe analizar que la sociedad CITIGROUP INC. pretende obtener la nulidad de un registro marcario con base al signo FIGURA DE PARAGUAS solicitado para registro con posterioridad al signo ya registrado SEGURIMAX+logotipo, por lo tanto, se debe analizar la prioridad que tiene la primera solicitud. 3.

Régimen aplicable a la nulidad de un registro de un signo como marca: Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa prevista en la Decisión 486 y su relación con las causales de nulidad previstas en la Decisión 344 El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.

Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa. Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios.

Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1- IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.

Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, también puede ser ejercida por cualquier persona. Además si bien las causales a tener en cuenta son las consagradas en la normativa vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, en este caso las consagradas en Decisión 344, debe verificarse su aplicabilidad al momento de decidirse la solicitud de nulidad, ya que si se encuentra que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina excluyó la causal de nulidad que se alega, contenida en la Decisión 344, la intención del legislador comunitario fue la de eliminarla como tal en consecuencia, ha dejado de tener aplicabilidad y por consiguiente no prospera la nulidad.

Igual acontece si la causal ha desaparecido por razones de hecho o de derecho. Contrario sensu, si la causal de nulidad que se alega sólo se encuentra prevista en la Decisión 486 pero no lo estaba en la 344, no puede tomársele respecto de un registro marcario solicitado bajo la vigencia de esta. 4. Primacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Internacional En el caso de autos, dentro del procedimiento administrativo interno las partes invocan el artículo 8 de la Convención Panamericana de Washington, por lo que el Tribunal se referirá a la relación entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento internacional convencional.

El Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento. En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.

(Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.Nº 257, de 14 de abril de 1997). En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.

(Proceso 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999). Por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso de la Convención Panamericana de Washington. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. - Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno gráfico, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si prevalece el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. OCTAVO.- El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1902-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica; el requisito de perceptibilidad se encuentra implícito.