PROCESO 21-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 190 de la misma Decisión. Marca: ÁBACO y figura.

Actor: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO. Proceso interno Nº 1855-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 493-2006-SCS-CS, de 14 de diciembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 29 de enero de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1855-2005;

El auto de 28 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO. b) Hechos El 23 de octubre de 1997, el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicio ÁBACO (según el INDECOPI debió decir “constituida por la denominación ÁBACO dentro de una figura circular”), registrada a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁBACO en la Clase 41, para distinguir específicamente servicios de educación y esparcimiento.

Por Resolución Nº 4937-1999/OSD-INDECOPI, de 29 de abril de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la acción de cancelación interpuesta por INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ABACO (sic) (…) contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación ABACO (sic) dentro de una figura circular (…)”. Contra dicha Resolución, el 26 de mayo de 1999, el Instituto Superior Tecnológico Ábaco, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución Nº 1513-2000/TPI-INDECOPI, de 21 de noviembre de 2001, que decidió “REVOCAR la Resolución Nº 4937-1999/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril de 1999 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Instituto Superior Tecnológico Ábaco contra la marca de servicio ÁBACO y figura registrada (…) a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco (…)”.

Contra la Resolución Nº 1513-2000/TPI-INDECOPI, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco, presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por sentencia de 31 de enero de 2005, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta (…)”. Contra esta sentencia la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ábaco interpuso demanda de apelación, la que fue aceptada por la Sala Civil Transitoria y elevada a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 18 de septiembre de 2006 consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efecto de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación y la debida aplicación de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 (…) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, indica que de la solicitud de cancelación y de la Resolución materia de impugnación “se glosa una evidente extralimitación al resolver mas (sic) alla (sic) de lo pedido por el solicitante, al haber resuelto extrapetitas en evidente perjuicio de la recurrente (…) cuando expresamente dice … que la Cooperativa tenía registrada la marca, cuando eso en estricto no había sucedido (…)”.

Sostiene que se acredita que “’ABACO’ (sic) es la marca de servicio constituida por signos mixtos, utilizada frecuentemente por sus titulares; y, que se encuentran debidamente registradas en las clasificaciones 35, 36, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial (…). En virtud de ello (…) somos legítimos titulares de la marca ABACO (sic) y de los derechos que su registro otorga, específicamente el derecho a su USO EXCLUSIVO (…) y a ACTUAR CONTRA CUALQUIER TERCERO que sin nuestro consentimiento expreso haga uso de nuestra marca.

Máxime si su imitación y utilización en el tráfico económico induce a error al público consumidor de nuestros servicios (…)”. También manifiesta que con la Resolución impugnada se desconoce la naturaleza de la actividad cooperativa. Manifiesta que “la impugnada omite precisar que durante el período comprendido los tres (sic) años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación de Marca, la recurrente tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado, configurándose el supuesto regulado en el art. 110 (sic) de la Decisión 344”.

Indica también que “nuestra Cooperativa (…) realiza eventos de índole cultural y educativo, tales como auspicio y organización de conferencias y simposios, charlas en tanomoshis, etc (…) en forma totalmente gratuita (…)”. La demandante, dice que, el 15 de abril de 1992, solicitó “el registro de la denominación ‘ABACO’ (sic) como marca de servicio para distinguir servicios de educación y esparcimiento de la Clase 41”, dicho registro fue concedido.

También dice que tiene registrada “como marca la denominación ‘ABACO’ (sic) en las Clases 35 (…) 36 (…) y 42 (…) así como del nombre comercial (…)”. Indica que posteriormente, el 17 de diciembre de 1993, se publicó “la solicitud de registro de la marca de servicio de la denominación ‘Instituto Superior Tecnológico No Estatal Abaco’ (sic) y de su logotipo, la misma que pretendía distinguir servicios de educación de la Clase 41 (…)”.

Contra esta solicitud de registro, la actora presentó observación, la cual fue “declarada fundada (…) denegando de este modo el registro de la marca de servicios (…)”. Sostiene que en la Resolución emitida para tal efecto se “establece con absoluta claridad que ambas denominaciones son confundibles entre sí, puesto que en ambas el término relevante de conjunto denominativo resulta ser la palabra ‘ABACO’ (sic)”.

Además indica que también presentó una denuncia por competencia desleal y por infracción de las normas de Propiedad Industrial la cual fue declarada fundada. Finalmente manifiesta que el Instituto Superior Tecnológico No Estatal Ábaco ha cambiado de nombre comercial en tres ocasiones. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Indica que la marca cuya cancelación por falta de uso fue solicitada es “’ABACO’ (sic) dentro de una figura circular (…)” ya que “el certificado de registro Nº 10049 corresponde a la marca ‘ÁBACO’ y figura registrada a favor de la demandante para distinguir servicios de educación y esparcimiento de la clase 41 (…)”. Respecto al supuesto desconocimiento de la actividad cooperativa dice que “no es cierto (…) sino que a la luz de las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo y de la propia naturaleza y fines de la entidad demandante, concluyó que no se había acreditado el uso de la marca “ÁBACO” y figura para distinguir servicios de educación”.

Sobre la prueba del uso de la marca en conflicto en lo referente a servicios de esparcimiento dice que “la demandante no presentó ninguna prueba que demostrara el uso de la marca ‘ÁBACO’ y figura para distinguir dichos servicios, pues los únicos documentos que presentó correspondían a noviembre de 1993, es decir, a una fecha anterior al período de tres años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación por falta de uso.

Consecuentemente, el Tribunal de INDECOPI ha actuado de acuerdo a la ley al declarar la cancelación de la marca ‘ÁBACO’ y figura, al no haber podido la demandante acreditar su uso para distinguir servicios de educación y esparcimiento”. Finalmente respecto a la prohibición de realizar publicidad en medios masivos, sostiene que “el sólo hecho que existan restricciones en la publicidad de las cooperativas, no implica de ningún modo que existan restricciones legales a la prestación de los servicios de las mismas.

Prueba de ello es que existen también restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos y otros bienes o servicios, sin que ello implique que las marcas que distingan dichos productos o servicios no puedan ser usadas por sus titulares”. El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO ÁBACO, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.

Dice que “la marca ABACO (sic) para distinguir los servicios a que se refiere la clase 41 (…) no fue utilizada por su titular ni por licenciatario alguno dentro de los tres (3) años consecutivos anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación de registro de la marca ante el Indecopi (…) la ahora demandante jamás logró acreditar que la marca sí fue utilizada dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud, así como tampoco probó que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca” por lo que “ante la falta de probanza del uso de la marca (…) se dictó la resolución definitiva en la sede administrativa; en este sentido precisamos que el tema central para rebatir una solicitud de cancelación de registro de marca no ha sido ni será demostrado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO (sic), cuyo objeto es dedicarse a prestar servicios de otra índole y no los educativos que nosotros venimos realizando a lo largo de los últimos años”.

Sostiene que “la demandante no constituye una institución de carácter educativo, toda vez que su finalidad es promover el ahorro y el desarrollo de los proyectos (…) siendo una Cooperativa, sus servicios no son abiertos al público en general, sino que alcanzan únicamente a sus asociados y familiares”. Indica que “en vista que no se acredita el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de nuestra solicitud de cancelación del registro de marca ‘ABACO’ (sic) en la clase 41, la demanda presentada por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO (sic) deberá ser declarada INFUNDADA por la Sala”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación de registro del signo ÁBACO dentro de una figura circular fue el 23 de octubre de 1997, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y por el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, el artículo 109 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)”. I. De la cancelación de registro marcario por falta de uso El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. En el caso concreto la demandante sostiene que “tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado (…)”, por lo que el Juez Consultante deberá remitirse a las pruebas aportadas por la actora y a la efectiva vigencia del Decreto Ley Nº 26091.

El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. II. Prueba del uso de una marca Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.

Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. III. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).

En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos el consultante deberá determinar si el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ÁBACO tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario. IV. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca.

Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

SEGUNDO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

TERCERO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

CUARTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

QUINTO: Otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, surte a petición del titular legítimo, cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

La Sala de Derecho Constitucional y social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1855-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA