PROCESO 39-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. Marca: “DESEO” Expediente Interno Nº 2001-00283

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de febrero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. 1.

Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. La parte demandada es la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado a la sociedad HADA S.A. 2. Actos demandados La sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 5483, de 21 de marzo de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Nº 3920, de 13 de febrero de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000.

Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000.” Quedando así agotada la vía gubernativa. Solicita, adicionalmente, que como resultado de sus pronunciamientos se ordene a la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia a efectuar la inscripción de la cancelación del registro de la marca DESEO; así como a reconocer el derecho preferente al registro de la marca DESEO a favor de MÜLHENS GMBH & CO.

KG. 3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de diciembre de 1998 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO.

KG., solicitó el registro del signo “DESIRE” (nominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 472 del año 1998, Pág. 87. - La sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó observaciones al registro solicitado, aduciendo que es propietaria de la marca “DESEO”, Clases 1, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado Nº 61.398, en vigencia desde el 25 de marzo de 1966, la cual se ha venido renovando continuamente. - El 30 de junio de 1999 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG., en defensa de la solicitud de registro del signo “DESIRE”, presentó demanda de cancelación por no uso de la marca observadora “DESEO”. - El 30 de agosto de 1999 la sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó respuesta a la demanda de cancelación indicando como prueba de uso de la marca “DESEO” copias auténticas de facturas de venta de jabón “DESEO” y una muestra física del producto. - El 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 5483, mediante la cual se resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Contra la resolución emitida la sociedad MÜLHENS GMBH & CO.

KG. interpuso los recursos de reposición y de apelación. - El 28 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, expidió la Resolución Nº 17410, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, resolvió: Revocar lo decidido en la Resolución Nº 5483; Cancelar por no uso el registro de la marca DESEO; y, conceder el recurso de apelación interpuesto. - El 13 de febrero de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 3920, decidió el recurso de apelación interpuesto y resolvió “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000.

Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000”; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad MÚLHENS GMBH & CO. KG., a través de su Apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho: Asevera la violación directa de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486, indicando que “La Decisión 344 se encontraba vigente cuando se expidió la Resolución Nº 5483 de 2000 y la Decisión 486, al momento de decidirse el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 3920 de 2001.

Teniendo en cuenta que la regulación contenida en las normas de ambos regímenes sobre estas materias es sustancialmente la misma, el presente cargo se desarrolla exponiendo integralmente un concepto de violación imputable a las normas de los dos ordenamientos”. Señala que “En las Resoluciones 5483 de 2000 y 3920 de 2001 se consideró sin fundamento válido que HADA S.A. probó suficientemente el uso de la marca DESEO, pese a que la documentación aportada demuestra que la marca verdaderamente no fue usada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la demanda de cancelación por no uso de MÜLHENS GMBH & CO.

KG. Por lo anterior, se transgredieron los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 por falta de aplicación, que establecen que procede la cancelación del registro de una marca que no ha sido usada”. Considera, igualmente, como violada la norma establecida en los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486, diciendo que estos artículos “(…) contienen los parámetros que necesariamente deben concurrir para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda entender que una marca se encuentra en uso”.

Indica también que “Es muy sintomático que el titular de la marca se haya limitado a probar pequeñas partidas de jabón DESEO, tratándose de un producto de consumo masivo y que tal uso comenzara después de la presentación de la oposición (sic) contra la solicitud de mi representada en el primer semestre de 1999”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

Refiere entre los fundamentos de la defensa, los siguientes: - Legalidad de los actos administrativos acusados, ya que considera que el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. - No cancelación del registro de la marca DESEO, clase 3, hace un resumen de los antecedentes jurisprudenciales aludiendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 17-IP-95, resaltando en lo principal que “(…) el titular de la marca DESEO la cual ampara productos comprendidos en la clase 3 probó suficientemente el uso de su marca, dentro del periodo de tiempo previsto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”. d) Tercero interesado La sociedad HADA S.A., en calidad de tercero interesado en esta causa manifiesta: 1.

Correcta aplicación de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indicando que para emitir las resoluciones “se tuvo en cuenta el material probatorio aportado por la demandada, que si bien no corresponde a tres años de uso consecutivo, sí constituye un criterio de la Superintendecia de Industria y Comercio, un uso suficientemente representativo dentro de un periodo de tiempo menor, comprendido entre los tres años anteriores a la instauración de la acción, correspondiente a veintiocho (28) días que bastaron para interrumpir el término contemplado en la norma”.

Concluye diciendo que “(…) dentro de la Resolución Nº 3920 de 2000 también se aplicaron y concordaron las disposiciones andinas pertinentes, éstas son el artículo 108 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486, luego el acto que se acusa no está viciado de la causal de nulidad señalada por la demandante como ‘error de derecho por falta de aplicación’.

Cosa diferente es que la demandante no se encuentre de acuerdo con la aplicación dada a la norma, sin que esto configure causal de nulidad del acto”. 2. Adecuada Interpretación de los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486 manifestando que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio decidió considerar como válido el tiempo de comercialización acreditado, estimando como adecuada la cantidad de producto facturado dado el corto tiempo que había transcurrido entre la introducción al comercio y la iniciación de la acción de cancelación”.

Afianza sus argumentaciones refiriendo jurisprudencia de este Tribunal de los procesos 15-IP-99 y 17-IP-95, y solicita, finalmente, que se desestime el cargo de nulidad por la supuesta violación de los artículos 110 de la Decisión 344 y 166 de la Decisión 486 por error de derecho derivado de una errónea interpretación.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Este Tribunal considera procedente interpretar los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “DESEO”, por no uso, fue realizada el 30 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable al presente caso. No se interpretarán los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Cancelación del registro de la marca por falta de uso; Prueba de uso de una marca.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. [1] En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 5483 y 3920 dictadas en los años 2000 (Decisión 344) y 2001 (Decisión 486), por las cuales no se accedió a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca “DESEO”, clase 3, la solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca “DESEO”, por no uso, fue realizada el 30 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable.

2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO Este Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de una marca por falta de uso, tema relacionado con esta causa. El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[2] Este Tribunal ha provisto en el sentido que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[3] Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.

La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación.

3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para evitar esta situación –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.

Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación por no uso de la marca “DESEO”, presentada por la sociedad MÜLHENS GBMH & CO. KG., en fecha 30 de junio de 1999, luego de que la sociedad HADA S.A. propietaria de dicha marca hubiera presentado observación al registro del signo “DESIRE”, demostrando, a su decir, el uso de la marca “DESEO”, con la presentación de copias auténticas de facturas de venta del jabón “DESEO” y una muestra física de este producto.

Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca “DESEO” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la observación presentada, a efectos de impedir el registro del signo “DESIRE”.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. 2. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-00283 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [3] Proceso Nº 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000.