PROCESO 52-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 191 y 200 de la misma Decisión. Marca: TRANSPACK (mixta).
Actor: TRANSPACK LTDA. Proceso interno Nº 2003-0095. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0095;
El auto de 18 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0371, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad TRANSPACK LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. b) Hechos El 10 de abril de 2001, la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo TRANSPACK (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504, de 29 de mayo de 2001. El 12 de julio de 2001, la sociedad TRANSPACK LTDA. presentó oposición a la solicitud de INTERNEXA S.A. E.S.P. con base en su marca TRANSPACK (mixta) registrada para la Clase 39, su nombre comercial utilizado desde hace tres décadas y su enseña comercial para las Clases 36 y 16 según depósitos 144080 y 14379 respectivamente.
Por Resolución Nº 38429, de 26 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió el registro de la marca TRANSPACK (mixta) a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. Contra la Resolución Nº 38429, TRANSPACK LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 01463, de 28 de enero de 2002, confirmando la decisión contenida en la resolución impugnada.
El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 28443, de 30 de agosto de 2002, confirmando también el contenido de la resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad TRANSPACK LTDA. interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nº 38429, 01463, y 28443 y, a título de restablecimiento del derecho, solicita que: “se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK –Mixta- para la Clase 16 Internacional de Productos y Servicios (sic) (…) se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales (…) se ordene a la Nación (…) que pague el valor de los perjuicios tanto materiales y morales”.
Indica que las resoluciones impugnadas infringieron las disposiciones contenidas en los artículos 134; 135; 136 literales a), b) y h); 154, 155, 166, 190, 225, y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que una marca debe tener capacidad distintiva lo cual quiere decir que “el signo sea percibido por el público consumidor como un medio inequívoco de identificación, que le permite atribuirle a determinado producto o servicio un origen empresarial único (…) lo que pretende INTERNEXA S.A. E.S.P. al registrar la denominación TRANSPARCK (sic) (…) es apropiarse de la trayectoria que la empresa TRANSPACK LTDA. tiene (…) ya que posee un good–will adquirido (…)”.
Manifiesta que “se han desconocido los derechos que tiene TRANSPACK LTDA., sobre la marca TRANSPACK (sic) (…)” y que “la marca TRANSPACK (sic) de propiedad de TRANSPACK LTDA., corresponde íntegramente (sic) en cuanto a sílabas, número de fonemas, pronunciación y representación gráfica, a la que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro a la firma INTERNEXA S.A. E.S.P. (…)”.
Por otra parte, señala que “anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P. quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el lider (sic) de su actividad, el portador de portadores y lo que es peor, el lider (sic) en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK (sic) (…)” y, además, de usar el mismo medio de publicidad “podrá ocasionarle un DAÑO ECONÓMICO y COMERCIAL al titular del signo omarca (sic) registrada como lo es TRASNPACK LTDA. (…)”.
Finalmente, argumenta que su marca TRANSPACK (mixta) “cumple con todos los requisitos exigidos para determinar la NOTORIEDAD DE LA MARCA (…)”. También argumenta la existencia y notoriedad de su nombre y su enseña comercial. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas concedió “el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16 (…)”.
Sostiene que “la marca TRANSPACK (mixta), clase 16, contrario a lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca TRANSPACK (mixta) registrada para la clase 39 por el demandante”. Manifiesta que en el caso objeto de estudio, “la sociedad Transpack Ltda. es titular de la marca TRANSPACK (mixta), clase 39, que comprende los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes.
De otra parte, se tienen que la sociedad Internexa S.A. E.S.P solicitó el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares”. Por tanto, señala que “las marcas están registradas para productos y servicios diferentes que no presentan ninguna conexidad ni riesgo de confusión para el consumidor (…)”.
Con relación a la enseña comercial, indica que “la empresa TRANSPACK LTDA. obtuvo el depósito de la enseña comercial TRANSPACK como signo distintivo para su establecimiento de comercio, con el fin de distinguir servicios relacionados de manera general con la actividad de transporte de carga (…). En tanto que el registro de la marca TRANSPACK (sic), busca distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y productos similares”.
En consecuencia, indica que “entre los productos amparados por la marca TRANSPACK (sic) clase 16 y el objeto social de la sociedad Transpack Ltda. no existe relación alguna y por lo tanto no presente riesgo de confusión, ya que los productos y servicios anteriormente descritos tienen una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual se hace posible su coexistencia en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar derechos de terceros”.
La Compañía INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero interesado, indica que su objeto social comprende el servicio de telecomunicaciones, que encierra el concepto de transmisión de señales o datos, lo cual en el ámbito de las telecomunicaciones puede ser interpretado también como transporte de datos, que no significa más que la propagación de una señal hasta un lugar determinado, “lo cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA”.
Indica que el uso de exclusivo de la marca no se da para todos los productos y servicios, sino tan solo para los productos y/o servicios enmarcados dentro de la clase internacional solicitada a momento de pedir el registro de una marca y que las marcas en conflicto “están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el transporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones”.
Sobre la confundibilidad que pudiera generar la marca TRANSPACK (mixta) de INTERNEXA S.A. E.S.P. con el nombre comercial Transpack Ltda. sostiene que “por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o se asociación que pueden presentar es ninguno (…)”. Además dice que, “Para el caso de INTERNEXA, hay otro elemento adicional, y es que los clientes que lo utilizan son todos conocedores de este tipo de servicios de telecomunicaciones, puesto (sic) el segmento al cual va dirigido son operadores de telecomunicaciones que desarrollan la misma actividad económica”.
Recalca que no existe confusión entre su marca y la marca, el nombre comercial y enseña comercial de la demandante. Manifiesta que la demandante no cumple con los requisitos exigidos sobre marca notoria, ya que no “obtuvo el reconocimiento necesario para que su nombre adquiera el estatus (…) más aún, si consideramos que (…) la marca aparece de forma completamente diferente a como se le otorgó (…) sufriendo con ello un cambio sustancial al momento de ser usada que afectan a su identidad (…)”.
Finalmente, indica que la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. es mixta “se encuentra enmarcada dentro de un rectángulo en el que no solamente aparece el producto Transpack, sino también el nombre de su propietario con su enseña y la indicación de pertenecer al Grupo ISA”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TRANSPACK (mixto) fue el 10 de abril de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 191 y 200 de la misma Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto.
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
(…) Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. (…) Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo TRANSPACK (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos marcas mixtas, o entre una marca mixta y un nombre comercial o enseña comercial denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.
El nombre y la enseña comercial: su protección y su prueba Con referencia al tema de nombre comercial y de la enseña comercial, el consultante, debe aplicar al caso concreto lo manifestado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 42-IP-2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS (mixta), emitida dentro del proceso interno Nº 2003- 0332.
Sin embargo, el Tribunal considera oportuno recalcar que la Decisión 486, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “ ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.
(Proceso 45-IP-98, ya citado). (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Sobre la enseña comercial, el artículo 200 de la Decisión 486, tampoco da una definición; sin embargo, se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, “la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (…).
La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (…). CAVELIER Germán. MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES. Editorial TEMIS. Bogotá. 1962. p.p. 73 y 74”. (Proceso 42-IP-2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS mixta).
La norma comunitaria, indica que la protección de la enseña comercial se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino su uso real y efectivo en el comercio, este uso deberá ser probado por quien alega ser titular de una enseña comercial. 4.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de un signo: con una marca, con un nombre comercial o, con una enseña comercial: riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Con relación al riesgo de confusión que puede presentar el signo TRANSPACK (mixto), se deben distinguir tres situaciones: confusión entre marcas, confusión entre marca y nombre comercial y confusión entre marca y enseña comercial.
Con relación a la primera situación, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Con relación al riesgo de confusión o de asociación de una marca con un nombre comercial o una enseña comercial las reglas que debe emplear el juzgador son las mismas que señaladas por este Tribunal dentro del proceso 42-IP-2007, ya citado.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial o enseña comercial protegidos será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
Por otro lado, conviene señalar que según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible con un nombre comercial o enseña comercial protegidos, ya que de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del nombre comercial o lema comercial usados con anterioridad a la solicitud del registro marcario, así como el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. En este contexto, además de establecer las diferencias entre la marca y el nombre comercial o lema comercial, el juzgador debe establecer si el objeto social y/o actividad económica en la que se desarrolla una empresa, esta circunscrita al mercado en el que se promueve la marca contra la que se formuló la oposición. Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la jurisprudencia comunitaria, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. para distinguir productos de la clase 16 con la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de TRANSPACK LTDA. para servicios de la clase 39, así como con el nombre comercial TRANSPACK y la enseña comercial TRANSPACK depositada para las clases 36 y 16.
Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. 5. Derechos conferidos por la marca y por el nombre y enseña comercial El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.
Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.
(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.
(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). En el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan.
Se reitera que el uso real y efectivo del nombre o de la enseña comercial debe ser probado por quien alega dicho uso. Es importante indicar, que el titular de un registro marcario, sólo puede hacer modificaciones de detalles o elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo del signo y en ningún caso estas modificaciones podrán realizarse en los aspectos sustantivos del signo o en los productos o servicios por él amparados y, en consecuencia, el uso que se haga de él debe corresponder al registro marcario otorgado. 6.
Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba Sobre los signos notoriamente conocidos y su tratamiento dentro de la normativa de la Decisión 486, el consultante, debe aplicar al caso concreto, lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 68- IP-2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1302, de 2 de marzo de 2006, marca GIAN PIER’S, emitida dentro del proceso interno Nº 2486-03.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
La notoriedad debe ser probada por quien la alega. Con relación al artículo 225 de la Decisión 486, el Tribunal, establece que “(…) la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado, en consecuencia, se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
(Proceso 101-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO). 7. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 250-IP-2005, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003- 00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además, de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o un nombre o enseña comercial protegidos, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca, el nombre o la enseña comercial, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos, cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Tampoco son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre o una enseña comercial protegidos, cuando existan las circunstancias que pudiesen dar lugar a riesgo de confusión o de asociación. Por tanto, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.
QUINTO: En materia de marcas el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina nacional competente. En cambio, en el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan.
SEXTO: En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.
SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0095, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA