Proceso 44-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno Nº 2003-0251. Actor: CACAOEXPORT E.U. Marca: “CACAOEXPORT COCOA BEANS” (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 1992, de 28 de noviembre de 2006, recibido en este Tribunal el 2 de marzo de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0251.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de abril de 2007. 1. Las partes.
Demandante: CACAOEXPORT E.U. Demandado: La Nación colombiana a través del Superintendente de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. El 20 de marzo de 2002, la empresa CACAOEXPORT E.U. solicitó el registro del signo CACAOEXPORT COCOA BEANS (mixta) en la clase 30 de la Clasificación Internacional, con el fin de distinguir “cacao en general y sus derivados”.
No se presentaron oposiciones al registro marcario. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, mediante Resolución Nº 34422 del 29 de octubre de 2002, decidió denegar el registro del signo mencionado, por descriptividad. CACAOEXPORT E.U. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución Nº 41572 del 23 de diciembre de 2002, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo de primera instancia administrativa.
El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución Nº 00897 confirmando la antedicha resolución, por lo que la actora presenta demanda con fecha 6 de mayo de 2004, ante el órgano consultante. 1. Fundamentos legales de la demanda. La actora argumenta que ha existido violación del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por interpretación errada de las causales de irregistrabilidad.
Asimismo, señala que ha existido violación al artículo 13 de la Constitución Política de la República de Colombia, debido a que se ha violado el derecho a la igualdad, pues está empleando en el registro de la marca mixta CACAOEXPORT COCOA BEANS (mixta) un criterio distinto al aplicado en el proceso de registro de marca similares. Reitera también la violación al artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por su inaplicación. Señala que la no aplicación de la norma, implicaría el desconocimiento de la función que pueden cumplir palabras combinadas, que por dicho carácter son suficientemente distintivas (marcas evocativas).
Finalmente, agrega que la marca solicitada, ya está cumpliendo su función distintiva en el mercado. 2. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio da contestación a la demanda expresando que con la expedición de las resoluciones demandadas, no se ha incurrido en la violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, y en particular, en lo relacionado con los artículos 134 y 135 literales b), e) y f) de dicha Decisión. Señala que el signo solicitado es totalmente descriptivo, ya que hace referencia a los productos que busca amparar y a sus calidades, pues se trata claramente de granos de cacao y de su derivado, la cocoa, con calidad de exportación. Y en este sentido, en concordancia con lo establecido por el artículo 135 literal e), no procede su inscripción a registro.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Republica de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así el literal b) de este último artículo, por no ser pertinente.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede; sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS y EVOCATIVOS. De los signos genéricos Se entiende por signo genérico el que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.
El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrados como marca. A propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486”.
(Proceso 07-IP-2001, caso “LASER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 661, del 11 de abril de 2001, que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citados). Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas.
Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio.
Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado. Esta prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina.
El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.
Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.
En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “(…) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 (…) cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas”.
(Proceso 12-IP-96, marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997). De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 12-IP-96, ya citado) Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso 57-IP- 2002, marca: “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 840, de 26 de septiembre de 2002). 4. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. Si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.
Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca”. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra- España, 2003, p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.
La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.
El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.
“La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.” (PROCESO 195-IP-2005 marca: Denominación “YO”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1315, de 30 de marzo de 2006).
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Segundo: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.
Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa representa, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos.
Tercero: El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por uno varios elementos que, utilizados en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que el concepto que evoca el elemento pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Cuarto: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Quinto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. Sexto: Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA