PROCESO 56-IP-2007 — Andean Community

PROCESO 56-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 12391-04- L. Y. M. Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: FAMILIA + diseño (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de mayo de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: Sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. B. DATOS Relevantes. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A. (nombre actual PRODUCTOS FAMILIA S.A.), solicitó el 17 de mayo de 1977 el registro del signo mixto FAMILIA para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. b. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, sin que se hubiesen presentado observaciones, mediante la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977, concedió el registro del signo mixto FAMILIA. c. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. es titular de la marca denominativa FAMILIA, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el N° 735, de 9 de marzo de 1976. d. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., el 17 de diciembre de 2004 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito demanda de nulidad absoluta contra la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración concedió el registro del signo mixto FAMILIA sin tener en cuenta la existencia de la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. b. De lo anterior se desprende que el signo mixto FAMILIA carece de distintividad, ya que es idéntico a la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. c. El elemento denominativo del signo mixto FAMILIA es el más determinante. d. En relación con el ejercicio de la demanda de nulidad propuesta, es aplicable el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

La acción de nulidad absoluta se puede ejercer en cualquier tiempo; para el caso específico es procedente dicha acción, ya que esta marca fue concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, literal b), de la Decisión 486, en concordancia con lo prescrito en los artículos 56 y 58, literal a), de la Decisión 85, que son causales de nulidad absoluta. 3.

La contestaciOn a la demanda. a. contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: “a. NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b. ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley”.

(…) a. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. De conformidad con el informe del Juez Consultante, pese a ser legalmente citado no contestó la demanda. c. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. El Procurador General del Estado compareció al proceso de la siguiente manera: “Para recibir notificaciones que me correspondan, señalo la casilla judicial No. 1200, asignada a la Procuraduría General del Estado.

Acompaño copia de la Acción Personal, documento con el cual legitimo mi comparecencia”. d. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. De igual manera, del informe del Juez Consultante, y pese a ser legalmente citado se indica que no contestó la demanda. e. Contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los productos FAMILIA se expenden en varios países, entre ellos Venezuela, Colombia y Ecuador. En Ecuador dichos productos se comercializan, y en varios casos se fabrican a través de la filial PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., la cual se constituyó en el año de 1996. • La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de múltiples registros de la marca FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, generando así una familia de marcas.

Lo anterior sucedió desde el año de 1977, momento en el cual se produjo el primer registro de la marca FAMILIA. • La marca FAMILIA es notoriamente conocida. Productos tales como servilletas, toallas, papel higiénico y otros, son fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial ecuatoriana, son ampliamente reconocidos por el consumidor ecuatoriano. Lo anterior por cuanto PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial, han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha posicionado a la marca FAMILIA, tanto en el exterior como en Ecuador. • La acción impetrada por el demandante ya prescribió. La Decisión 85 no establecía el término o plazo durante el cual se podía interponer la acción de cancelación y, en consecuencia, se deben aplicar las normas de la legislación interna, en particular los plazos generales sobre prescripción de acciones establecidas en el Código Civil.

Desde 1977, momento en que se concedió el registro de la marca FAMILIA, hasta la fecha de la demanda han transcurrido más de 26 años, tiempo superior al señalado por el Código Civil para la prescripción extraordinaria. • La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad se estableció hasta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en consecuencia, no puede ser aplicada al caso en cuestión. Las normas sustantivas no son retroactivas. • La acción de nulidad planteada es improcedente, ya que la acción vigente bajo la Decisión 85 era la de cancelación. • Aún en el caso de considerarse que la marca FAMILIA de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no tuviera distintividad intrínseca, la Decisión 486 consagra la figura de la distintividad adquirida.

En consecuencia, al momento de la solicitud del signo FAMILIA, ésta era ampliamente usada y reconocida en el mercado colombiano y, por lo tanto, había adquirido aptitud distintiva en relación con los productos que ampara. • FAMILIA de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC., nunca ha sido usada debidamente y, por tal motivo, el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual resolvió en primera instancia su cancelación por falta de uso. • La acción de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC. es claramente un comportamiento anticompetitivo y, por lo tanto, una práctica desleal.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 56, 58, 62, 76 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 47, 81 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 134, 135 literales b) e i), 136 literal a), 172, 226, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento de solicitarse para registro del signo mixto FAMILIA. Se interpretarán igualmente el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 (…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas”: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g)Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” (…) Artículo 62 “Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo.” (…) Artículo 76 “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento.” (…) Decisión 486 (…) Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…) IV.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas.

D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. E. La distintividad adquirida o sobrevenida. F. La familia de marcas. Su protección. G. Diferencia que consagra la Decisión 486 entre nulidad relativa y absoluta. Relación con las causales previstas en la Decisión 85. La prescripción de la acción de nulidad y su relación con la acción de cancelación prevista en la Decisión 85.

H. Nulidad de un registro marcario a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486. A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, los requisitos de validez como los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ‘( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro (…)’. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto FAMILIA se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto, serán aplicables al caso bajo estudio algunas normas de esta Decisión, tal es el caso del artículo 172. B. Requisitos para el registro de las marcaS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el signo perceptible captado por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[1] Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.[2] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112, de 6 de septiembre de 2004). Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). a. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Interpretación prejudicial de 19 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171, de 3 de marzo de 2005). 2.

La visibilidad. Como ya se dijo, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas. Bajo esta normativa resulta necesario, para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad, que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que, en principio, descartaba la percepción por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso 148-IP- 2004. Sentencia del 19 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173, de 10 de marzo de 2005). 3.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es en este sentido se afirma: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”.[3] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. b. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante en el proceso interno se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85. El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, a dos aspectos: 1.

A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con ‘productos o servicios comprendidos en una misma clase’.

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’”. (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28, de 15 de febrero de 1998).

Según la Normativa Comunitaria Andina analizada no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores, siempre y cuando, como ya se anotó, los signos en conflicto amparen o pretendan amparar productos de una misma clase.

De esta forma la prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Teniendo en cuenta que en caso bajo estudio los signos en conflicto amparan productos ubicados en clases diferentes y, como se dijo, el análisis de confundibilidad, en principio, opera en relación con signos que amparan productos de la misma clase, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, para entrar a analizar la similitud o la identidad de los signos en conflicto, deberá determinar primero si se está enfrente de signos notoriamente conocidos, ya que la protección de aquellos va más allá del principio de especialidad de clase. c. Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud o la identidad entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[4], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. ComparaciÓn entre maRcas DENOMINATIVas Y MIXTAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Por otro lado, la marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[5], logotipos[6], íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP- 98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[7] Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FAMILIA y el signo denominativo FAMILIA, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumentó que su marca FAMILIA es notoria, es pertinente abordar el tema de la marca notoria, la prueba de dicha notoriedad y su ámbito de aplicación. 1.

La marca notoria. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Doc. Cit. Pág 10). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[8] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren el literal g) del artículo 58 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con productos o servicios ‘idénticos o similares’, no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la regla de especialidad.

( ) En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido. Proceso Nº 01-IP-87. Interpretación prejudicial de 3 de diciembre de 1987, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 de febrero de 1988”.

(Proceso 95-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[9] “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.[10] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.[11] Se advierte que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Si bien la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene disposición alguna, como sí la consagran el artículo 84 de la Decisión 344 y los artículos 228 y 230 de la Decisión 486, que se refiere a algunos de los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, la circunstancia de notoria se puede probar accediendo a los diferentes medios probatorios de conformidad con la normativa procesal de cada País Miembro, y acudiendo a los criterios generalmente aceptados para probar la notoriedad de una marca.

Sobre este punto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La notoriedad de una marca no es un hecho que se reconoce con la sola afirmación de su titular, sino que es una calidad que debe ser probada por quien la alega. El anterior aserto, dentro del Régimen de la Decisión 85 no tenía expresión normativa como si la tuvo en el artículo 84 de la Decisión 344 y la tiene ahora en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión. Por ello, y con apoyo en la Doctrina, el Tribunal estableció jurisprudencialmente para el reconocimiento de la calidad de notoria de una marca, bajo el Régimen de la Decisión 85, el que su titular demostrara tal circunstancia con los medios probatorios que estuvieren a su alcance dentro de los respectivos sistemas judiciales de cada país”.

(Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1134, de 3 de noviembre de 2004). En relación con los criterios generalmente aceptados, ha manifestado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” (Proceso Nº 9-IP-2002.

Interpretación Prejudicial de 13 de marzo de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777, de 27 de marzo de 2002). El Tribunal advierte que la notoriedad debe ser probada. Además de lo anterior, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal de nulidad o de cancelación es o no aplicable, bien por no haber sido como incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, como sería el caso de la cancelación por falta de uso de la marca observante.

G. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA. En el asunto bajo estudio la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumentó que aún en el caso de considerarse que la marca FAMILIA no tuviera distintividad intrínseca, al momento de presentarse la solicitud de registro ésta era ampliamente usada y reconocida en el mercado colombiano y, por lo tanto, había adquirido distintividad en relación con los productos que amparaba.

En consecuencia, es pertinente abordar si el fenómeno de la distintividad adquirida o sobrevenida resulta posible en el régimen de la Decisión 85. La Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que dicha figura pueda analizarse en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 85, en relación con solicitudes de nulidad que se deban, fallar en vigencia de la Decisión 486.

Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 85 es la distintividad. En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro.

En este sentido, la distintividad que exige el artículo 56 puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado y advertida al momento del fallo. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero igualmente determina las características básicas de la figura de la Distintividad Adquirida que se aplican perfectamente al caso en estudio.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 06-IP-2007, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.” (Proceso 06-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 14 de marzo de 2007). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida[12]: 1. Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad, tal como sería el caso de los signos genéricos, descriptivos o de uso común. 2.

Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. Este requisito se debe complementar determinando a partir de qué momento opera el fenómeno de la distintividad adquirida. La distintividad puede ser adquirida antes de la solicitud del registro, después de la solicitud del registro o después del registro mismo.

Lo anterior obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial[13] y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo sobre la base de la distintividad o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, real y efectivo. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además dicho uso para ser real y efectivo debe ser evaluado de conformidad con las cantidades de productos o servicios puestos en el mercado en relación con la naturaleza de los mismos. A diferencia de la Decisión 85, el postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 344 en el artículo 110, en la Decisión 313 en el artículo 99, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

Si bien dicho principio no fue normado por la Decisión 85, es igualmente operante ya que se desprende del propio concepto de marca y de la función distintiva de la misma en el mercado. Es decir, no se puede hablar de que una marca se encuentre en uso sin antes hacer un análisis en relación con los productos o servicios amparados, las cantidades puestas en el mercado y los modos como se hace la comercialización de tales productos o servicios.

Por lo anterior el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al analizar el uso constante real y efectivo de la marca en el mercado, deberán hacer un análisis diferenciado en relación con las cantidades, la naturaleza y la forma de comercializar los productos o servicios entre otros factores. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal, aunque refiriéndose a posteriores Decisiones, ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo ab initio no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante, real y efectivo del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

SU PROTECCIÓN. En vista que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. alega que posee una familia de marcas en relación con la marca FAMILIA, es necesario en la presente providencia tratar el tema de la familia de marcas. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912, de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

I. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECISIÓN 486 ENTRE NULIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA. RELACIÓN CON LAS CAUSALES PREVISTAS EN LA DECISIÓN

85. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PREVISTA EN LA DECISIÓN 85. Como quiera que ya se advirtió sobre la pertinencia de la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que las partes en el proceso interno debaten sobre la naturaleza de la causal de nulidad alegada en la demanda y sobre el tema de la prescripción de la acción de nulidad, el Tribunal señala al respecto que el primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto en anteriores Decisiones.

En relación con lo dispuesto en la Decisión 85, se debe tener en cuenta que en el artículo 76 se habla de cancelación y no de nulidad y, por consiguiente, las causales en el ámbito de dicha normativa son de cancelación del registro. No obstante lo anterior, independientemente de la terminología utilizada el supuesto en que se sustentan los dos cuerpos normativos es el mismo, es decir, que los registros que se hubieren conferido en contravía de las causales de irregistrabilidad son inválidos y, en consecuencia, son susceptibles de “cancelación” o anulación. De conformidad con lo anterior, y con la finalidad de hacer un análisis comparativo entre la Decisión 85 y 486, se debe entender que la “cancelación” (artículo 76 Decisión 85) y la “nulidad” (artículo 172 Decisión 486), se refieren a la posibilidad de declarar la invalidez de registros marcarios cuando se concedieron en contravención de las causales de irregistrabilidad.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.

En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquélla sólo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.

Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez Consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de cancelación de un registro concedido al amparo de la Decisión 85, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente, y en el caso de la primera, la fecha en que se solicitó la nulidad.

J. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Finalmente, como ya se anotó, reitera el Tribunal que si bien la solicitud de registro del signo FAMILIA (mixto) se presentó en vigencia de la Decisión 85 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, en relación con los requisitos de validez del registro marcario, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

En efecto, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, a ese momento, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento, sin perjuicio de dar aplicación al párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para verificar si al momento del fallo la causal de nulidad del registro es aún aplicable.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto FAMILIA y el signo denominativo FAMILIA.

CUARTO: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: La Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que tal figura pueda analizarse en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 85. La distintividad que exige el artículo 56 de la Decisión 85 puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado.

Para que opere la figura de la distintividad adquirida se deben cumplir los siguientes requisitos: • Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad, tal como sería el caso de los signos genéricos, descriptivos o de uso común. ▪ Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.

Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante, real y efectivo del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

SEXTO: Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

SÉPTIMO: La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

El Juez Consultante, al determinar si opera la prescripción de la acción de nulidad de un registro concedido al amparo de normas anteriores, deberá determinar si lo alegado corresponde a un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente.

OCTAVO: La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 12391-04-L.Y.M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [3] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [4] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. [5] “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. [6] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo [7] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. [8] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. [9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. [10] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA”. Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA.

Madrid 1993, Pág. 268. [11] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [12] A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). [13] Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.

Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.” [14] La expresión a petición de parte ha sido interpretada por el Tribunal de la siguiente manera: “Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión ‘el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ( )’ ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión ‘cualquier persona’, en tratándose de patentes”.

(Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, proferida dentro del proceso 4-IP-95). [15] Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.