PROCESO 68-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 146 de la misma Decisión. Marca: BAXTER. Actor: Libardo Rivera.
Proceso interno Nº 2004-0308. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0308;
El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al Oficio Nº 605, de 29 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de mayo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor Libardo Rivera.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad STANTON & CIA. S.A. b) Hechos El 20 de marzo de 2001, la sociedad STANTON & CIA. S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo BAXTER (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001. Presentaron oposición Libardo Rivera sobre la base de la solicitud de registro como marca del signo BAXTER SPRINGS (nominativo) y Julio César Salas Triana, quien manifestó que “es titular de la marca comercial BAXTER SPRING (MIXTA) (…) de la enseña comercial BAXTER SPRING y del nombre comercial BAXTER SPRING (…)”.
Por Resolución Nº 14562, de 29 de mayo de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BAXTER (nominativa) a favor de la sociedad STANTON & CIA. S.A. La División de Signos Distintivos argumentó que el registro del signo BAXTER SPRINGS (nominativo) solicitado por Libardo Rivera, fue negado a través de la Resolución Nº 12445, de 29 de abril de 2002, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.
Asimismo, manifestó que la solicitud de registro del signo BAXTER SPRING (mixto) del señor Julio César Salas Triana, también, fue negado a través de la Resolución Nº 25390, de 28 de diciembre de 1995, y que si bien el nombre comercial y la enseña comercial habían sido depositados, sin embargo no se demostró que estén siendo usados. Contra dicha Resolución, Libardo Rivera y la sociedad Generation Jeans S.A. a la que el señor Julio César Salas Triana cedió todos los derechos del nombre y enseña comercial BAXTER SPRING (mixta), interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 28532, de 30 de septiembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.
El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 4868, de 27 de febrero de 2004, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 14562, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El señor Libardo Rivera, acude al Consejo de Estado y solicita la nulidad de las resoluciones que negaron su oposición y concedieron el registro de la marca BAXTER (nominativa), manifestando que violan los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.
Indica, además, que ha iniciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia la cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (nominativa). Sobre la violación del artículo 136 literal a) indica que “la marca BAXTER, reproduce de manera idéntica la marca BAXTER SPRINGS (…)”, y que “la marca BAXTER SPRINGS (sic) está posesionada en el mercado como ropa sport (…)”.
Manifiesta que en el presente caso “Por un lado encontramos las marcas (sic) de mi poderdante (sic) BAXTER SPRINGS Y BAZZER SPRINGS, por el otro la marca concedida a través de las resoluciones que respetuosamente consideramos nulas, BAXTER, como podemos ver está (sic) última es la marca que se esta (sic) cancelando por no uso ante esta Honorable Corporación (…)”.
Continúa diciendo que: “encontramos que la comparación debe centrarse única y exclusivamente en la palabra preponderante que constituye la esencia y sustancia del signo distintivo reproducido ‘BAXTER SPRINGS Y BAXTER’. Nos encontramos entonces con un BAXTER SPRINGS de mi poderdante (sic), y un BAXTER, reproducido, ambas palabras son absolutamente idénticas, tienen el mismo número de consonantes, vocales, se escriben y se pronuncian idénticamente, y poseen el mismo significado, de donde sin lugar a dudas se puede enunciar que la marca BAXTER, reproduce de manera idéntica la marca BAXTER SPRINGS, encuadrándose esta situación dentro de la generalidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.
Además, manifiesta que la demandada limitó su marca a calzados. La actora hace referencia al escrito de oposición que presentó contra el registro del signo BAXTER (nominativo) donde manifestó que: “a simple vista, las marcas en conflicto resultan similarmente confundibles y por lo tanto con capacidad de inducir al público a error (…)”. Indica que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico existen semejanzas que causan confusión y que “es claro que el signo solicitado para registro como marca, es susceptible de inducir a error al consumidor (…).
Por lo tanto, no es posible que dichas marcas coexistan en el mercado de productos de la misma clase (…) sin generar confusión y asociación en los consumidores”. Argumenta, que “La marca solicitada (…) no es registrable por cuanto no resulta distintiva respecto de la marca previamente registrada (sic) (…)”. Sobre la violación del artículo 150 de la Decisión 486 dice que la Superintendencia “ha concedido el registro de la marca BAXTER, existiendo con anterioridad la solicitud y el registro (sic) de la (sic) marca (sic) BAXTER SPRINGS y BAZZER SPRINGS (…) que distingue los mismos productos de la Clase 25 Internacional del signo concedido y lo peor contentivo de una indiscutible similitud con éste, esto es clara y contundente evidencia de que los señores de la Superintendencia omitieron hacer el examen de fondo (…)” que “Debían realizar por obligación antes de (…) haber accedido al registro de la marca BAXTER (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas (…) en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas declarando “infundadas las observaciones (sic) presentadas por el señor Libardo Rivera y Julio Salas Triana y concediendo legalmente el registro de la marca ‘BAXTER’ clase 25 de la nomenclatura vigente (…)”.
Sostiene que “la marca ‘BAXTER’ solicitada por la Sociedad Stanton & Cía S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente SI bien coincide en las sílabas BA y ER de las marcas ‘BAZZER SPRINGS’ (sic) y ‘BAXTER SPRINGS’ éstas últimas marcas cuentan con el elemento adición ‘SPRINGS’, lo que permite concluir que no se presentan semejanzas entre las mismas, no existiendo en consecuencia posibilidad de confusión que imposibiliten su diferenciación por parte del consumidor (…).
Los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que no inducen al consumidor a error y sin que generen perjuicio a los consumidores y afecten el derecho de exclusiva de terceros”. La sociedad STANTON & CIA. S.A. tercero interesado, contesta la demanda, y sobre una supuesta limitación de los productos de su marca BAXTER a calzados dice que “NUNCA LIMITÓ EL REGISTRO DE SU MARCA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE CALZADO Y ACCESORIOS DE LOS MISMOS” y que su marca tiene cobertura para toda la clase 25.
Después de citar los criterios de la conexión competitiva dice que “al tratarse de productos consistentes en calzado y vestido, estos (sic) se encuentran incluidos en la misma clase 25 de la clasificación internacional. Por lo tanto, el hecho que el producto que mas (sic) comercialice mi poderdante, como lo afirma el actor sea calzado, no implica, que se pierda la conexidad competitiva, aún más cuando no se restringió la protección solo a productos de calzado y accesorios para este”.
Sobre la violación del artículo 150 dice que la Superintendencia “cumplió a cabalidad con esta función, analizo (sic) la oposición presentada por el actor, y después de hacer el estudio de registrabilidad y de la oposición encontró que no había mérito para negar el registro”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo BAXTER (nominativo) fue el 10 de abril de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretará sólo el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez, que corresponde analizar la legitimación del demandante para la presentación de las oposiciones, ya que como se señaló el signo con el cual se opone nunca fue concedido como marca y más bien fue denegada la solicitud de registro.
En consecuencia, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará el artículo 146 de la misma Decisión y no se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión por no ser aplicable al caso. Que, el texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución (…)”.
De las oposiciones. Legitimación activa para presentarlas. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina el procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.
En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En el caso concreto, y como se tiene dicho, se observa que la solicitud de registro del signo BAXTER (nominativo) se realizó el 20 de marzo de 2001, y el extracto de la misma fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 508, de 25 de septiembre de 2001. El señor Libardo Rivera presentó oposición sobre la base de la solicitud previa del signo BAXTER SPRING (MIXTO), sin embargo, el registro de este signo fue negado mediante Resolución Nº 12445, de 29 de abril de 2002.
La Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro como marca al signo BAXTER (nominativo), por Resolución Nº 14562, de 29 de mayo de 2003. De lo expuesto, se tiene que, no obstante que, el señor Libardo Rivera, al momento en que presentó su oposición estaba legitimado para hacerlo, ya que tenía prioridad respecto de su solicitud del signo BAXTER SPRING (MIXTO), sin embargo, dicha legitimación dejó de existir de pleno derecho en el momento en el que el registro de su signo opositor fue negado, por lo tanto cuando se resolvió sobre la concesión del signo BAXTER (nominativo) el signo opositor BAXTER SPRING (MIXTO) al haber sido negado, no existía en el mundo jurídico y, en consecuencia, no existía legitimación para la oposición. Sobre la base de lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente la aplicación de la Decisión 486 en cuanto a determinar quienes tienen legitimación para oponerse en la Comunidad Andina.
Además, conforme a lo indicado, dicha autoridad estaría eximida de realizar la comparación con el signo BAXTER SPRING (mixto) cuyo registro, como se dijo, al ser denegado perdió legitimación dentro del proceso de oposición, sin perjuicio de que la oficina competente, al momento de resolver el proceso de nulidad de las Resoluciones impugnadas, de oficio, analice si la marca BAXTER (mixta) cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 134 y si no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.
En el caso concreto, la legitimación para oponerse desaparece si la solicitud del registro como marca, que sirve de fundamento para la misma, fue denegada antes de que se produzca el examen de registrabilidad y consiguiente registro del signo que fue objeto de la oposición. No obstante, la oficina nacional competente está obligada a realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, o que estas hayan perdido legitimación, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0308, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA (e) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA