PROCESO 053-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno Nº 2004-00007 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil siete. VISTOS. El Oficio Nº 0372, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 5 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004 00007 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007. 1. Las partes. Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: La Nación Colombiana a través, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Tercero interesado: SOCIEDAD LADRILLERA SANTA FE S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 1. Hechos. ETERNIT COLOMBIANA S.A. poseía el registro de la marca CANALETA 43 desde el año 1987, en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, dicho registro le fue concedido mediante Resolución Nº 5057, de 25 de agosto de 1987, por la entonces División de Propiedad Industrial.

Sin embargo, éste no fue renovado en el tiempo correspondiente, motivo por el cual caducó. El 24 de octubre de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presentó nuevamente la solicitud de registro de dicho signo, a la que se le asignó el número de expediente 02 96103. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, presentando oposición la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. al registro de la marca solicitada.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 11708, de 29 de abril de 2003, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. y negó el registro del signo CANALETA 43 (nominativa), por considerar que éste no poseía carácter distintivo por ser genérico.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 18312, de 27 de junio de 2003 en el sentido de confirmar la decisión impugnada y concediendo de forma subsidiaria el recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución Nº 20925, de 28 de julio de 2003, confirmando la antedicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa.

Con fecha 13 de enero de 2004, ETERNIT COLOMBIANA S.A. presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones administrativas arriba indicadas. 1. Fundamentos de la demanda. Dentro del cuerpo de la demanda la parte actora fundamenta su petición en la violación de los artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca CANALETA 43.

El apoderado de la parte actora, se refirió al contenido del artículo 135 literal f), expresando que éste establece que no pueden registrarse los signos “exclusivamente” genéricos. Indicó además, que desde el punto de vista marcario se debe tener como signo genérico aquel que en su significado equivale exactamente a la designación del producto que se pretende identificar, por lo tanto, la genericidad o no de un signo sólo puede establecerse teniendo como referencia los productos para los que se solicita el registro marcario.

A continuación hizo referencia a la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que respecta a la genericidad de la expresión, manifestando que, contrario a lo afirmado por la entidad, si un signo de esa naturaleza se acompaña de otros elementos que colaboren en su distintividad, puede ser registrado como marca. O lo que es lo mismo, que si un signo genérico se combina con otros datos gráficos o nominativos, no opera la causal, por lo tanto, tal y como consta en el presente caso, resulta incongruente la causal utilizada como fundamento de la negación del signo. En este sentido, el elemento “43” seguido de la palabra “CANALETA”, en la marca solicitada, en efecto, si le aporta la distintividad exigida por ley.

Señala asimismo, que las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 han sido de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año de 1960 y que han adquirido gran posicionamiento en el sector de la Construcción de Colombia. En cuanto a la marca CANALETA 43 en clase 6, afirma que ésta fue concedida por la entonces División de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 5057 de 25 de agosto de 1987, sin embargo, caducó por falta de renovación. De esta forma, concluyó expresando que debió ser respetado el derecho adquirido de la actora en relación con la marca CANALETA 43, y que no debió ser discutido por sus consumidores, ni desconocido por la autoridad que maneja la propiedad industrial en el país. En cuanto a la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, aseveró que la marca CANALETA 43 cumple con los requisitos que señala la norma y por lo tanto no se encuentra incursa dentro de la causal de falta de distintividad que imposibilite su registro. 2.

La Contestación de la Demanda. El 19 de noviembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda solicitando fueran negadas las pretensiones de ésta. Con tal fin, expresó lo siguiente: Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones Nos: 11708, de 29 de abril de 2003; 18312, de 27 de junio de 2003; y 20925, de 28 de julio de 2003, no incurrió en violación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al exponer el tema de la irregistrabilidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la clase 6, citó el contenido de los artículos 134 y 135 literales b) y f) para afirmar que, en efecto, la oficina competente debe verificar que se cumplan los requisitos establecidos para hacer viable el registro de un signo. En este orden, sostuvo que la marca CANALETA 43 no reúne los requisitos de la norma comunitaria, ya que la expresión CANALETA designa “un artículo de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados elaborando materiales de construcción” y esto llevaría a que el consumidor efectuara una relación directa entre el nombre y el producto que se pretende diferenciar, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada.

Señaló que el hecho de agregar a la expresión CANALETA el número 43, no le otorga la distintividad suficiente para acceder a registro, puesto que hace referencia a la medida que caracteriza este tipo de productos. Finalmente, adujo que “es evidente que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo por tanto de recibo lo alegado por la parte demandante en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue a la oficina nacional competente a conceder el registro de la marca CANALETA 43, para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la nomenclatura vigente limitando su poder discrecional y dejando de aplicar las causales de irregistrabilidad que son de orden público y obligatorio cumplimiento”. 3.

Tercer interesado. En la etapa judicial, no figura escrito de contestación por parte de LADRILLERA SANTA FE S.A.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el Oficio Nº 0372, de 7 de marzo de 2007, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los incisos e) y g) del artículo 135.

Sin embargo, no así del literal b) del citado artículo 135, por estar incluido en el artículo 134 de la misma Decisión. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por letras, palabras o, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 2. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y DE USO COMÚN. Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro. El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.

Y es que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”.

Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 12-IP-95, caso: VERDADERO ARRANCA GRASA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 199, de 26 de enero de 1996). Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.” (Proceso 07-IP-2001, caso: “LASER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001, que reitera lo declarado en los proceso 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación de la cualidad o descripción del producto o servicio “( ) habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Procesos Nos. 03-IP-95, caso “TUTTI FRUTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N° 189, de 15 de septiembre de 1995; y, 27-IP-95, caso: “EXCLUSIVA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 257, del 14 de abril de 1997). Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege (…).

Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 20-IP-96, caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 291, de 31 de septiembre de 1997). A los efectos descritos anteriormente este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro. Signos de Uso Común. En el marco del artículo 134 literal g) de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente, usanza o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (ALEMÁN, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Editorial Top Management Internacional, Bogotá, pág. 84).

Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores”.

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 77).

3. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. En el asunto analizado, el demandante argumentó que, aún en el caso de concluir que el signo solicitado no fuera distintivo éste ha adquirido distintividad en virtud de su uso extenso. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486.

En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuanta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, caso: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, el Tribunal ha dicho lo siguiente;

“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f) g) y h), del artículo 135. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior, si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad.

De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real constante.

Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

TERCERO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

CUARTO: No es registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren.

El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA