PROCESO 64-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República de Ecuador.

Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Proceso Interno Nº 8937-01-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), c) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 134 literal f), 135 literales c) y d) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 8937- 01-LYM;

El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso Demandante: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C. a) Los hechos El 27 de mayo de 1992, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el registro como marca del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” para proteger productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 328 correspondiente al mes de enero de 1993. El 02 de marzo de 1993, la sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C. presentó observaciones a la solicitud de Philips Electronics N.V. Mediante Resolución Nº 963523, de 12 de marzo 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, rechazó la observación planteada por Remington Corporation L.L.C., y concedió el registro del signo solicitado a favor de Philips Electronics N.V. Contra dicha Resolución, Remington Corporation L.L.C. presentó recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 0902164, de 18 de junio de 2001, por el Comité de Propiedad Industrial, Intelectual y Obtenciones Vegetales que acepta el recurso de revisión, revoca la Resolución Nº 963523 y, en consecuencia, niega el registro del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA”.

Contra dicha Resolución, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción. b) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad Philips Electronics N.V. interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº 902164, manifestando que solicitó el registro de una “’FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ consistente en la figura tridimensional y característica de una unidad afeitadora de tres cabezas (…)” y que dicho signo cumple con el requisito de distintividad ya que “esa forma constituye material del registro, sin que se requiera añadir alguna expresión o palabra, pues la distintividad consiste en el contenido extrínseco de esa forma (…)”, por lo que la Resolución impugnada violó la disposición contenida en el artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que el signo solicitado no está incurso en las prohibiciones previstas en los literales c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 y que “en ningún caso se puede considerar como la forma usual del producto, ni es la única forma o característica impuesta por la naturaleza o función del producto (…) constituye una nueva creación, una forma nueva, por parte de PHILIPS ELECTRONICS N.V. de la así llamada unidad afeitadora, que su fabricante logró alterar y modificar las tradicionales configuraciones de una afeitadora y que, por lo tanto, no cabe la menor discusión respecto a que la forma registrada no es la usual de los productos llamados ‘afeitadoras’, ni es tampoco la forma indispensable para que éstas funcionen”.

Respecto al literal d) del mencionado artículo 135, dice que: “En el presente caso, no se está discutiendo el tema de las ventajas funcionales o técnicas de la afeitadora de tres cabezas, que debió ser materia de análisis al momento de patentar u objetar el modelo de utilidad del diseño industrial como tal. El hecho de que se haya establecido que las formas tridimensionales pueden ser objeto de protección bajo la modalidad de diseño industrial, no significa que se excluya la posibilidad de que dichas formas sean protegidas como marcas”, por lo que el registro del signo “no excluye en absoluto la posibilidad de uso del mismo producto con otras formas (…)”.

Sostiene, además, que: “la marca (sic) ‘FUGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’, si es que hubiera sido (que no lo es) intrínsicamente (sic) no registrable, ha adquirido el carácter de distintivo ‘mediante su uso’ (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, da contestación a la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda y dice que acude al proceso “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que: “El Comité es competente para conocer el recurso interpuesto (…)”.

Sostiene que: “En el presente caso se ha registrado una marca para productos de la clase internacional No 8 (…). Empero el dibujo agregado a la solicitud (…) muestra únicamente la cabeza o la pieza de afeitar en cuyo plano se han distribuido tres juegos de cuchillas giratorias, distribuidas en un triangulo (sic) equilátero, configuración que evidentemente parece forma natural y eficaz para afeitar, es decir (…) proporciona una solución técnica (…) multiplicidad de fabricantes de afeitadoras con similar disposición de cabezas rotativas, pone en bulto que el diseño o grafico (sic) presentado carece de aptitud para distinguir al producto de otro y que el consumidor las prefiere de acuerdo a la marca que indica a uno o a otro fabricante, en definitiva el origen del producto o mercadería. No se trata en fin, de un estuche sino de la forma impuesta por la función utilitaria a que ésta (sic) destinado el producto; y, en consecuencia, la distribución de tres cabezas en el triangulo (sic) equilátero es común a las afeitadoras provenientes de distintas fabricantes.

Por todo ello este Comité coligió que el signo cuestionado en este recurso incurre en las prohibiciones de registro previstas en los literales c) y d) del Art. 135 de la Decisión 486”. Finalmente manifiesta que ese Comité “resolvió aceptar el recurso de revisión extraordinaria (…) y revocar la resolución impugnada, declarando además nulo el Título No DNPI-4853-98 MICIP (…) concediendo la marca de productos FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La Sociedad Remington L.L.C., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y señala que la Resolución impugnada ha sido emitida dentro del marco de la legalidad por que no se vulneraron normas comunitarias, y por el contrario se actuó en estricto apego a las mismas.

Afirma que el signo en controversia carece de distintividad y que “En el presente caso es a simple vista obvio, que el signo ‘FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ conformada por la apariencia de la parte superior de una afeitadora de tres cabezas giratorias, no cumple con el esencial requisito de distintividad intrínseca del signo (…)” y que “al ser un producto fabricado y comercializado por diversos empresarios, no podría situarse (sic) a cuál de ellos se estaría refiriendo con un diseño tridimensional común para todos (…), y de otra parte (…) se intenta crear un monopolio exclusivo sobre una forma de uso común incluso sobre el mismo género de productos”.

Por otro lado, señala que el signo “FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” constituye una forma que otorga ventaja funcional y técnica a sus productos ya que está incursa en la prohibición del artículo 135 litera d) de la Decisión 486. Manifiesta que “era evidente que la finalidad de PHILIPS, con su ex marca ‘FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ era obtener el monopolio de una forma que otorga una ventaja funcional y técnica que incluso fue objeto de patentes que han caducado casi todas (…) es inevitable concluir que la forma de un triángulo equilátero con tres cabezas giratorias dentro de él, concede una ventaja funcional y técnica, desde que esa misma forma ha sido objeto de patentes anteriormente otorgadas”.

Manifiesta que el signo viola los artículos 82 literal b) de la Decisión 344 concordante “con el literal c) (sic) de la actual Decisión 486”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), c) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 134 literal f), 135 literales c) y d) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” fue el 27 de mayo de 1992, es decir en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 71 y 72 literales a), b), y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica o un valor intrínseco mayor o diferente, al producto o al servicio al cual se aplican;

(…)” 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, de 28 de junio de 2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA cumple con los requisitos del artículo 71 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Marcas tridimensionales y su diferencia con el diseño industrial Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto (…)”. (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005, caso: FORMA DE BOTELLA).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, se permite la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma o el envase del producto que pretende distinguir, siempre que reúna los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no sea la forma usual del producto o de su envase, conforme lo dispone el artículo 72, literal b), de la misma Decisión. Por tanto, se entiende que el signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, debe ser perceptible por cualquiera de los sentidos, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión citada.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 66-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1391, de 1 de septiembre de 2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA). Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase … no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Proceso 33-IP-2005, ya citado).

Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 651, de 20 de marzo de 2001, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE). El diseño industrial La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en este caso, considera, para ser registrado como diseño industrial: “(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”, esta misma Decisión dispone que no podrán ser registrados como diseños industriales los referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Además, contempla como prohibiciones para el registro de diseños industriales, los contemplados en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del Estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria.

El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea[1] se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

El Tribunal ha señalado, “en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión)”.

(Proceso 12-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1497, de 15 de mayo de 2007, marca: FIGURATIVA). Los diseños industriales son objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial y dicho reconocimiento se basa en la naturaleza especial de los diseños industriales; al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado: “Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos. Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales.

Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas. Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico.

Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido.

De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.

Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos.

En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. [2] Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. El Tribunal, también ha sostenido: “Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa o en su caso tridimensional, cuya función es distinguir entre sus similares en el mercado, la función del diseño industrial es la de hacer al producto más atractivo, brindándole características ornamentales. Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa y la marca tridimensional, se adapta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido: “La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros”. (Proceso 12-IP-2007, ya citado). 4. Irregistrabilidad de signos consistentes en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 72, literal b), de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista, en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.

(Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 85). En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cuanto al término envase, el Tribunal ha entendido por tal “ ‘(…) todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (AREÁN LALÍN, Manuel: ‘La protección de las marcas tridimensionales’, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, 1994, pág. 6); y que, en el ámbito del término en referencia, puede incluirse una amplia gama de objetos, tales como botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes y, en fin, todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845, de 1 de octubre de 2002, caso: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC). En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998, caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Proceso 23-IP-98, ya citado). 5.

Irregistrabilidad de signos que den una ventaja funcional o técnica al producto La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.

Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares”.

(Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). En la Decisión 313, analizada, las normas relativas a patentes confieren protección de 15 años a las formas que sean nuevas o impliquen una actividad inventiva y reúnan las condiciones previstas en el artículo 1 de la citada Decisión. Los modelos de utilidad tienen una protección de 10 años aplicándose a dichos modelos las disposiciones sobre patentes, en lo que fueren pertinentes, mientras que las marcas confieren protección ilimitada, en tanto se renueven sucesivamente los registros otorgados por 10 años, sobre las formas que distinguen o sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de los productos o servicios similares.

El Tribunal ha sostenido: “Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca (…).

Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos.

En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica”. (Proceso 23-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 379, de 21 octubre de 1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: La forma o envase tridimensional de un producto, entendido como un cuerpo que posee volumen, que ocupa las tres dimensiones en el espacio, y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, puede constituirse en un signo distintivo y ser registrado como marca, siempre que presente características que la diferencien suficientemente de la forma o envase usual o necesario del producto, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del mismo, y no como un simple soporte de éste, por lo que, se encuentra prohibido el registro como marca, la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva.

CUARTO: Las formas tridimensionales en sus distintas manifestaciones no pueden ser registradas como marcas cuando otorgan, al producto de que se trate una ventaja funcional o técnica, pues de lo contrario se estaría evadiendo la limitación temporal dispuesta por el ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos que surgen para el creador de un modelo de utilidad.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8937-01-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. [2] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.