PROCESO 72-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135, literal g) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2005-00281. Actor: Sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Marca denominativa: “AGRANGIO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de junio de 2007.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes. Demandante: Sociedad AVENTIS PHARMA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT B. DATOS RELEVANTES. 1.
Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. solicitó el 1 de diciembre de 2003 el registro del signo AGRANGIO (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 03105321. b. La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición al registro del signo antes mencionado, con base en la solicitud de registro de ANGIOGRO denominativa, presentada el 11 de abril de 2003, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24861, de 30 de septiembre de 2004, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo AGRANGIO (denominativo). d. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. Mediante Resolución N° 001174 de 26 de enero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 24861, de 30 de septiembre de 2004, y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 9653, de 29 de abril de 2005, resolvió el recurso de apelación y confirmó la antes mencionada Resolución N° 24861. g. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2005, interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El análisis de registrabilidad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio fue erróneamente realizado, ya que no tuvo en cuenta que la expresión ANGIO es de uso común y necesaria para productos de la clase 5.
Angio corresponde a la raíz griega que significa vaso sanguíneo y que es utilizada por parte de los parlantes de la lengua española para designar las enfermedades o dolencias asociadas a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. De conformidad con lo anterior, la expresión ANGIO debió excluirse del cotejo marcario. La partícula ANGIO es utilizada por muchas marcas en la clase 5, tal como ANGIOMAX, ANGIOVAN, ANGIOGEL, ANGIOBID, ANGIOPEPTINE, etc. b. Los signos en conflicto son evocativos, ya que dan una idea clara sobre las propiedades de los productos que amparan.
Al incluir la expresión ANGIO, se hace evidente que estarán dirigidos a prevenir dolencias o enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos. Las marcas evocativas son consideradas débiles y, por lo tanto, tienen que aceptar la coexistencia de marcas que evoquen iguales conceptos. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas, fonéticas y auditivas. • Los signos en conflicto amparan lo mismos productos y presentan similitudes, lo que genera que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumir al consumidor a error b. Por parte del tercero interesado.
La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto son similares e identifican los mismos productos. • Desde el punto de vista visual y ortográfico los signos son muy similares y, en consecuencia, podrían llevar al público consumidor a error o generar riesgo de asociación. • Fonéticamente, al pronunciar los signos en conflicto es evidente que generan confusión en el público consumidor. • La partícula ANGIO si bien es de uso común para prevenir dolencias o enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos, no lo es para todos los productos de la clase 5.
La solicitud de la marca AGRANGIO, tal y como apareció publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, es para identificar productos farmacéuticos en general. • Si se excluyera la partícula ANGIO del cotejo marcario, de todos modos, las expresiones GRO y AGR comparten más semejanzas que diferencias. • La clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza tiene un tratamiento especial, ya que los productos amparados están destinados a proteger la salud de las personas. • No es que no se pueda compartir la partícula ANGIO, ya que lo que se pretende evitar es que el público consumidor caiga en error.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo, de oficio se interpretará el literal g) del artículo 135 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
(…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregisrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
D. Signos evocativos. A. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABIIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes, que han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos AGRANGIO y ANGIOGRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006, de 30 de abril de 2006.
Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.
Pero, como los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos resulta, necesario tener en cuenta, además, el criterio que se expone a continuación. C. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACEUTICAS. En vista de que la demandante argumentara que la expresión ANGIO es de uso común y, por lo tanto, debió excluirse del cotejo marcario, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebatico, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).
Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.
El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.
(Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor”. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233, de 18 de agosto de 2005).
Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.[1] D. SIGNOS EVOCATIVOS.
Atendiendo a que la sociedad demandante argumentara que los signos en conflicto son evocativos, se hace necesario referirse conceptualmente a los signos evocativos y a su registro como marca. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.
SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos AGRANGIO y ANGIOGRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signo.
TERCERO: Al realizar el examen comparativo de marcas farmacéuticas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas últimas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
CUARTO: El signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-00281, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.