PROCESO 092-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: JOHNNY CAY. Actor: sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A. Proceso interno Nº 2002-0423. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo remitió a este Órgano Jurisdiccional solicitud de interpretación prejudicial, dentro del proceso interno Nº 2002-0423;

El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad INGENIO RIOPAILA S.A y sociedad VINOS DE LA CORTE S.A. VINCORTE S.A. b) Hechos El 3 de agosto de 2000, la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo JOHNNY CAY (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 496, de 25 de septiembre de 2000; presentaron observaciones la sociedad RIOPAILA S.A. sobre la base de su marca nominativa JOHNNY CAY registrada para productos de la Clase 33 y la sociedad VINOS DE LA CORTE S.A. VINCORTE S.A., sobre la base del registro de su marca JONNYKI registrada para la Clase 33.

Por Resolución Nº 13913, de 30 de abril de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas la observaciones presentadas y negó el registro de la marca nominativa JOHNNY CAY a la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A, argumentando “La identidad entre los signos releva de cualquier análisis de confusión, porque lo idéntico se confunde por si mismo, ya que todo signo semejante o igual (sic) puede ser susceptible de un riesgo de confusión, pero todo signo igual o idéntico es confundible a priori (…) tratándose de marcas idénticas el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse (…) con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto, como sucede en este caso, entre la marca solicitada JOHNNY CAY (…) y la marca opositora JONHHYCAY (sic) (…) en donde además de la prácticamente igualdad existente, se presenta también una identidad en cuanto a los productos (…).

Asimismo entre las marcas JOHNNY CAY (…) y la marca JONNYKI de la sociedad Productos Vinos de la Corte Limitada existe demasiada similitud, pues desde los puntos de vista ortográficos, fonéticos e ideológicos estás (sic) marcas son demasiado similares”. Tanto de la mencionada Resolución como de los hechos señalados por la demandante, se observa que la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., dentro del procedimiento de solicitud de registro interpuso un recurso de cancelación por falta de uso de la marca JONNYKI, sin embargo este recurso fue negado por la Superintendencia ya que la actora no realizó el pago de tasas correspondiente.

Contra dicha Resolución, la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 1690, de 29 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 16819, de 30 de mayo de 2002, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 13913, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante señala la violación de los artículos 134, 136, 137 165 y siguientes de la Decisión 486.

Manifiesta que usaba la marca “desde hacía más de diez años”. Dice que se violaron, por indebida aplicación, los artículos “134 párrafo primero, literal d), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) como quiera que para aplicarlas a un signo concreto, se requiere que este no sea suficientemente distintivo y que sea idéntico o similarmente distintivo y que sea idéntico o similarmente confundible con otro y otros ya registrados, al punto que pueda inducir al consumido (sic).

En el caso que nos ocupa, más allá de especulaciones sobre un eventual riesgo de confusión entre JOHNYCAY (sic), JOHNYKI (sic) y JOHNNY CAY, la experiencia real mostraba que el signo JOHNNY CAY era suficientemente distinguido por los consumidores y que no lo confundían con los otros (JOHNYCAY (sic) y JOHNYKI (sic)). Manifiesta que también se violaron los artículos 165 y siguientes de la misma Decisión 486 “toda vez que no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso contra la marca JOHNYCAY (sic) de INGENIO RIOPAILA S.A., justificando, a posteriori, después de negar el trámite, en que para el efecto era necesario pagar la misma tasa que para la acción, esto sin amparo en ninguna norma jurídica preexistente.

La accionante está absolutamente segura que sí (sic) se hubiese tramitado la aludida excepción de cancelación de la marca JOHNYCAY (sic), ésta hubiera prosperado y, fuerza (sic) hubiera sido, resuelta favorablemente su petición. No obstante, su legítima y jurídica aspiración (de la Destilería Nacional) (sic) fue vulnerada groseramente por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que hasta podría decirse, ésta recriminó a la actora por no cumplir un precepto que, a la fecha de los hechos, no estaba escrito en ningún ordenamiento legal”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas declaró “fundadas las observaciones presentadas por las Sociedades Ingenio Rípiala (sic) S.A. y Producto Vinos de la Corte Limitada (sic) y negadn o (sic) el registro de la marca JUHNNY CAY (sic) (…)”.

Manifiesta que “JOHNNY KAY” (sic), si bien es susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘JOHNNY KAY’ (sic) (solicitada) (sic) frente a ‘JOHNY KAY’ (sic) y ‘JONNYKI’, clase 33 (registradas) resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos gráfico y ortográfico y especialmente fonético, habida cuenta que si bien presentan algunas diferencias en sus consonantes, la percepción auditiva en el consumidor es casi idéntica,, (sic) lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Sostiene que, como se dijo oportunamente, “la marca ‘JOHNNY KAY’ (sic) clase 33 (solicitada) es semejante a las marcas registradas con anterioridad ‘JOHNYCAY’ (sic) y ‘JONNYKI’ Clase 33 (…) existen similitudes en los aspectos gráfico y ortográfico y especialmente auditivas originadas principalmente en la idéntica ubicación de sus vocales, en la coincidencia en sus terminaciones y en la similitud de sus prefijos, dada la idéntica pronunciación lo que hace imposible la diferenciación entre estos signos lo que conllevarían (sic) al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos, ya que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor (…) resulta claro y evidente que la marca solicitada (…) encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el en el (sic) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

En cuanto a la relación de productos dice que el signo solicitado “comprende los mismos productos a los distinguidos por las marcas registradas (…) lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

Finalmente, sobre la cancelación del registro afirma que la demandante “no cumplió con los requisitos exigidos para la cancelación del registro marcario de la referencia, además de que no pagó la tasa correspondiente para las solicitudes de cancelación (…)”. b) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad VINOS DE LA CORTE S.A. VINCORTE S.A., al contestar la demanda, después de oponerse a las pretensiones y a algunos hechos sostenidos por la actora, sobre la afirmación de la demandante respecto a los artículos “134 Párrafo (sic) primero, literal d), 136 literal a) de la Decisión 486 (…)” de que los signos en conflicto “no tienen evidente similitud visual, ortográfica y fonética” dice que tal afirmación “no es cierta, teniendo en cuenta los argumentos antes señalados, porque se trata de signos iguales, conceptual, fonética, ideológica, y gráficamente (…) la marca objeto de la solicitud si esta comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”.

Recalca que el signo solicitado no tiene “capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerada como marca (…)”. Además, dice que los productos a distinguir “son iguales” por lo que la Superintendencia no violó las indicadas normas. Sobre la supuesta violación de los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 dice que la “Superintendencia de Industria y Comercio, no dio trámite a la excepción de cancelación por falta de uso, porque esta entidad no encontró ninguna acción de cancelación sobre el registro de la marca JOHNNYCAY, ya que se tendría que haber cancelado los derechos correspondientes (…)”.

Agrega que la Superintendencia “al momento de decidir sobre la acción de cancelación que argumentó el Apoderado de la Sociedad actora, aplicó igualmente en debida forma la Decisión 486 (…) en lo que respecta al Artículo (sic) 165 y siguientes de la misma Decisión, que transcribe lo relacionado con la Cancelación del Registro (…). Por lo tanto la Superintendencia (…) si interpretó y aplicó correctamente las disposiciones comunitarias contenidas en la Decisión, en especial el Artículo 165 y siguientes”.

CONSIDERANDO

Que, si bien la solicitud de interpretación prejudicial antes referida no cumple, a cabalidad, con los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, ya que de conformidad con el literal b) del citado artículo, el consultante, como requisito formal, para la admisión de su solicitud, no indicó la relación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se solicita, sin embargo, del contenido de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, el Tribunal pudo extraer la normativa comunitaria a ser aplicable al caso concreto, razón por la cual fue admitida a trámite;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo JOHNNY CAY (nominativo) fue el 3 de agosto de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede a la interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo JOHNNY CAY, cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. Signos denominativos compuestos Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominación compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por vocablos que la doten de distintividad suficiente, o que en su conjunto el signo que pretende registrarse tenga la capacidad distintiva. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, marca: UBS, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, emitida para la causa interna Nº 2004-0196, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo JOHNNY CAY, con las marcas JOHNNY CAY y JONNYKI.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por vocablos que la doten de distintividad suficiente, o que en su conjunto, el signo que pretende registrarse tenga la capacidad distintiva.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0423, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA