PROCESO 121-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base de la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA “CORPORACIÓN BIOTEC”. Marca: “BIOTEC”. Expediente Interno N° 2003-00069. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Magistrada, doctora Martha Sofía Sanz Tobón. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de septiembre de 2007. 1.
Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es: la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA “CORPORACIÓN BIOTEC”. La parte demandada la constituye: La Nación Colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El tercero interesado en esta causa es: la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. 2. Actos demandados La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA. “CORPORACIÓN BIOTEC” plantea que se declare la nulidad de la resolución Nº 31206, de 10 de diciembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el certificado de registro marcario correspondiente al signo BIOTEC, para distinguir servicios de la clase 42, a favor de la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 29 de mayo de 1997, la sociedad Biotec Colombia S.A., solicitó el registro del signo “BIOTEC” (nominativo), para distinguir: “Diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamiento de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores) en aras de lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos”, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de julio de 1997 fue publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 449.
No se presentaron observaciones a la solicitud indicada. - El 10 de diciembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución Nº 31206, en la cual resolvió: Conceder el registro del signo BIOTEC (nominativo), a favor de BIOTEC COLOMBIA S.A. por no estar incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA “CORPORACIÓN BIOTEC”, domiciliada en Cali, Colombia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resolución mencionada, y con intervención de su apoderado manifiesta, en lo principal, lo siguiente: Indica que ”La marca BIOTEC registrada a favor de la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A., constituye un signo genérico respecto de los servicios que identifica, por lo tanto no cumple con una de las condiciones señaladas en la legislación para que sea procedente su registro”.
Manifiesta que “la doctrina ha considerado, de forma unánime, que un signo genérico, no cumple con la condición de distintividad, indispensable para que proceda su registro como marca”. Observa que el signo “BIOTEC” es una expresión genérica en relación con los servicios que identifica; y, que el término BIOTEC, en español, es el apócope de la palabra BIOTECNOLOGÍA. Finalmente, indica que “Los signos genéricos y descriptivos son signos de libre uso por parte de fabricantes, productores y prestadores de servicios especializados, por lo tanto la concesión del derecho de exclusiva sobre el signo BIOTEC, atenta contra la facultad que tienen empresarios y consumidores de usar libremente dicho signo en el mercado”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Asevera que “el fundamento de los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes”. Expresa que “Efectuado el examen de la marca ‘BIOTEC’ Nominativa para distinguir servicios de la clase 42, se concluye que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.
Observa que “Resulta importante reiterar que la expresión ‘BIOTEC’ no constituye la designación común o usual para los servicios agroindustriales, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea inmediata de que se trata de servicios agroindustriales”. d) Tercero interesado La sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A., no dio contestación a la demanda presentada.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2007. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los “artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, correspondientes a los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIOTEC” (NOMINATIVO), fue realizada el 29 de mayo de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de referencia, a saber, los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;
(…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…)
3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria en el tiempo; Concepto de marca y sus elementos constitutivos; Irregistrabilidad de los signos que contengan términos genéricos y descriptivos; Los signos evocativos: 1 LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas concretas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del signo “BIOTEC” (NOMINATIVO) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; la resolución No. 31206, a través de la cual se concede el registro del signo “BIOTEC” (NOMINATIVO), en conflicto, se decidió el 10 de diciembre de 1997, bajo la vigencia de la Decisión 344; y, la interposición del recurso de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA “CORPORACIÓN BIOTEC” ocurrió en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 rigió la actividad cumplida hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[3] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE CONTENGAN PARTÍCULAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS Los signos genéricos El tratadista Jorge Otamendi refiere a las denominaciones genéricas como las designaciones “que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. (Mathely, Paul)”.[4] Para entender el significado del signo genérico el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia que: “Nociones generales: Según el Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es "lo común a muchas especies", y GENERO es el "conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes".
También es "la clase a la que pertenecen personas o cosas" o el "conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes". Noción jurídica: Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impida que pueda ser utilizada como marca, debe aplicarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en el vacío o en abstracto.
El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la "genericidad" de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias aceptaciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca”. [5] La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.
Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse según el criterio de los consumidores y en la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ( )”. [6] Este Tribunal ha precisado también que: “( ) en el campo doctrinal ( ) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”. [7] Finalmente, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”.[8] Los signos descriptivos Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Este Tribunal considera que los signos genéricos y descriptivos no son susceptibles de registro.
3. LOS SIGNOS EVOCATIVOS En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[9] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable (…)”.[10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias partículas o palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación genérica pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4.
El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00069, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [4] OTEMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, pág. 69, [5] PROCESO Nº 2-IP-89, Sentencia dictada el 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 12-IP-95. Sentencia dictada el 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA- [7] Proceso 2-IP-89. (ya citado). [8] Proceso 07-IP-2001. Sentencia dictada el 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas). [9] Proceso 07-IP-2001, (ya citado). [10] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.