PROCESO 114-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: NIKE. Actor: sociedad CAMPOMAR S.L. Proceso interno Nº 8857-01-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 690-TDCA-8857-2S, de 14 de junio de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, por el que la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial “de los artículos 56, 58 literal g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” dentro del proceso interno Nº 8857-01-LYM;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CAMPOMAR S.L. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, Procurador General del Estado.

Tercero interesado: NIKE INTERNATIONAL LTD. a) Hechos El 1 de diciembre de 1986, la sociedad CAMPOMAR S.L. presentó solicitud de registro como marca del signo NIKE, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Director Nacional de Propiedad Industrial, el 14 de marzo de 1988 concedió el registro del signo solicitado, el cual fue renovado el 13 de septiembre de 1993.

El 12 de noviembre de 1997, NIKE INTERNATIONAL LTD. presentó acción de cancelación contra la marca NIKE. El 12 de junio de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió “Que ha lugar la acción interpuesta por la Compañía NIKE INTERNATIONAL LTD, para declarar la cancelación del Registro No. 566-88 (…) mediante la (sic) cual se concede el registro de la denominación ‘NIKE (palabra)’ (…)”.

Contra dicho pronunciamiento, la sociedad CAMPOMAR S.L. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora dice que CAMPOMAR S.L. es una compañía española que en “1984 adquirió los derechos sobre la empresa PERFUMES NIKE y todas sus marcas” que “comercializaba una línea de productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos identificados inicialmente con la marca ‘PERFUME NIKE’” registrada en España desde 1940.

Sostiene que la Resolución impugnada fue emitida violando la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, los artículos 58 g) y 76 de la Decisión 85, ya que los miembros del Comité “concluyen que es aplicable la Decisión 344. Esta es la equivocación fundamental, que determina la ilegalidad de la resolución (…)”. Considera que, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la norma aplicable para la cancelación era la que se encontraba vigente al momento de solicitarse el registro por lo que “no existe posibilidad de confusión: al derecho legalmente concedido sobre la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L. le son aplicables las disposiciones de la Decisión 85”.

Manifiesta que “la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’, de propiedad de CAMPOMAR S.L., solo procedería si se llega a demostrar que su registro contravino los Arts. 56 y 58 de la Decisión 85. Si bien el apoderado de NIKE INTERNATIONAL LTD. adujo una supuesta ilegalidad de este registro marcario (…) aquello no se demostró” y “se concentró en demostrar la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD”.

Dice que “La Decisión 85, entonces, protegía las marcas notorias pero solo contra el registro de otras confundibles y únicamente cuando los productos sean idénticos o similares. Por tanto, la marca de CAMPOMAR S.L. no estaba impedida de registrarse por esta causa y, en consecuencia, tampoco procede la cancelación de aquella con fundamento en la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD.

La única razón por la cual procedería la cancelación de la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L., conforme lo establece el Art. 76 de la Decisión 85, es que el registro se haya efectuado en contravención de los Arts. 56 y 58 de esa misma Decisión”. Respecto al artículo 108 de la Decisión 344 dice que quien “podría solicitar la cancelación del registro de una marca al amparo de esta norma, era el titular legítimo de una marca notoria” y que el signo NIKE fue otorgado en un inicio a PERFUMES NIKE y “la titular legítima de esta marca ahora es CAMPOMAR S.L. y gracias al esfuerzo de su antiguo propietario y de esta empresa, ha adquirido amplio prestigio y notoriedad”.

Finalmente argumenta que “una de las condiciones para que proceda la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’ es que ésta sea confundible con la marca de NIKE INTERNATIONAL LTD. y aquello no es posible debido a que la marca de CAMPOMAR S.L. es notoriamente conocida (…) por lo que merece mayor protección”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. b) Ratifico la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c) Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda afirmando la legalidad y validez de la resolución impugnada, dice que “El Comité avoco (sic) conocimiento del expediente con fecha 22 de enero de 2001, con posterioridad a la presentación del recurso (…).

El recurso es presentado el 1 de agosto de 1996 (sic), es decir cuando la Decisión 344 se hallaba vigente (…) procede la aplicación de la Decisión 344, siendo en consecuencia la base normativa a la que este comité se remite para su decisión”. Hace un recuento de los hechos y sostiene que “El Comité se ratifica en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional”.

Además dice “a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. b.- Impugno desde ahora la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. La compañía NIKE INTERNATIONAL LTD. contesta la demanda argumentando que su demanda de cancelación se ajusta al artículo 108 de la Decisión 344 ya que “a) Mi Mandante demostró que es el legítimo titular de la marca NIKE (…). b) la marca NIKE de CAMPOMAR S.L, objeto de la acción de cancelación, es idéntica a la marca NIKE de propiedad de mi Mandante. c) la marca NIKE de propiedad de NIKE INTERNATIONAL LTD. no es solamente conocida alrededor del mundo, sino que es una de aquellas marcas que la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador las denomina ‘de alto renombre’ y la doctrina las denomina también como marcas ‘famosas’.

Dentro del trámite de cancelación se demostró que la marca NIKE de mi Mandante gozaba de alto renombre y notoriedad (…)”. Y que la Decisión 344 es la aplicable porque “la acción de cancelación fue propuesta el 12 de noviembre de 1997, siendo la legislación comunitaria vigente a esa fecha la Decisión 344 (…)”. Respecto a la afirmación de la demandante sobre la aplicación de la Decisión 85, dice que “a) las marcas son idénticas, lo que aumenta el riesgo de confusión, en consecuencia, la marca NIKE de CAMPOMAR debía ser cancelada en aplicación del Art. 76 por violar lo dispuesto en el art. 56; b) se demostró que la marca de mi Mandante es famosa y notoriamente conocida, por lo que tiene una protección ampliada”.

Éste último aspecto es recalcado por la demandada en varias partes de la contestación a la demanda. Plantea las siguientes excepciones: “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). La marca NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD. es una marca famosa, de alto renombre y notoriamente conocida alrededor del mundo (…).

Niego que las marcas NIKE de NIKE INTERNATIONAL LTD. y NIKE de CAMPOMAR S.L. hayan coexistido pacíficamente en el país. Tan pronto como mi Mandante se enteró de la existencia de los productos con la marca NIKE de CAMPOMAR S.L. en el mercado ecuatoriano, inició la acción de cancelación correspondiente (…). Niego que lo productos de la clase internacional 3 con los productos de la clase internacional 25 no sean similares y no estén relacionados (…).

Niego que la resolución impugnada no esté debidamente motivada (…). Niego que la resolución (…) tenga vicio alguno (…)”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en “los artículos 56, 58 literal g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. presentó solicitud de cancelación del signo NIKE de CAMPOMAR S.L. el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 y en consecuencia, de conformidad con lo solicitado por el consultante corresponde interpretar sólo el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344; Que, además, la propia norma del artículo 108 de la Decisión 344, en el caso de cancelación de un signo por la existencia de una marca notoriamente conocida al momento de la presentación de un registro marcario, retrotrae la norma comunitaria al momento de la presentación de la solicitud, por lo que para el caso concreto corresponde interpretar, la norma sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro, el 1 de diciembre de 1986, es decir el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, que fue igualmente solicitado.

De acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no interpretar los artículos 56 y 76 de la Decisión 85, ni la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…) Artículo 108.- (…) Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

(…)”. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; (…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NIKE por la sociedad CAMPOMAR S.L. se presentó, el 1 de diciembre de 1986, durante la vigencia de la Decisión 85, mientras que la solicitud de cancelación por parte de NIKE INTERNATIONAL LTD. se presentó el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA, que es precisamente lo que ocurre en el caso concreto, pues la misma norma del artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.

Por lo que, el Juez consultante, deberá observar si el signo NIKE era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.

II. De la cancelación del registro marcario por identidad o similitud con una marca que hubiese sido notoriamente conocida El Tribunal, hacer notar, que la figura de la cancelación en la Decisión 85, contemplada en el artículo 76 disponía que “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, en la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.

Sin embargo, como se tiene dicho en el punto precedente y en el caso de autos la pretensión de la parte es la cancelación de un signo por no haberse tomado en cuenta la notoriedad de otro signo al momento de la concesión del registro, para lo cual es aplicable el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, referente únicamente a este caso y no al caso de la cancelación por falta de uso.

En consecuencia, en la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Como se tiene dicho, en el caso concreto se deberá observar el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Ha sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1227 del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. III. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario La Decisión 85 no hacía mención a las personas que tenían legítimo interés para presentar las observaciones, sin embargo, de acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, en el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos el consultante deberá determinar si NIKE INTERNATIONAL LTD. tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario sobre la base de su marca notoriamente conocida, al momento en que se solicitó el registro como marca del signo NIKE de la sociedad CAMPOMAR S.L. IV. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada.

El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. En el caso concreto se deberá observar el literal g) de la Decisión 85, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar.

SEGUNDO: En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo NIKE por la sociedad CAMPOMAR S.L. se presentó, el 1 de diciembre de 1986, durante la vigencia de la Decisión 85, mientras que la solicitud de cancelación por parte de NIKE INTERNATIONAL LTD. se presentó el 12 de noviembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita en párrafos anteriores, en cuestiones procedimentales, como la cancelación, la norma aplicable es la Decisión vigente al momento de presentarse dicha solicitud de cancelación, SALVO PREVISIÓN EN CONTRARIO DE LA PROPIA NORMA, que es precisamente lo que ocurre en el caso concreto, pues la misma norma del artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir a la Decisión 85.

Por lo que, el Juez consultante, deberá observar si el signo NIKE era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el registro del signo, para lo que deberá observarse el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. Además, el Juez consultante, al momento de resolver la controversia, también deberá observar si continúan o no vigentes las causales de irregistrabilidad observadas o, si en su caso, por razones de hecho o de derecho han dejado de existir.

TERCERO: En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

CUARTO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8857-01-LYM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA