PROCESO 108-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta).

Actor: sociedad THE GATES CORPORATION. Proceso interno Nº 6003-6535. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6003-6535;

El auto de 2 de octubre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículos 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad The Gates Corporation.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad Kumis internacional S.A. b) Hechos El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

Por Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución Nº 8621, de 12 de mayo de 1999, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien, por Resolución Nº 13514, de 15 de julio de 1999, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION y concedió el registro del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A. Contra esta Resolución, la sociedad THE GATES CORPORATION presentó demanda contencioso administrativa.

Estos son los hechos a los que hace referencia la solicitud de interpretación prejudicial, sin embargo, en el expediente se tiene, que la sociedad THE GATES CORPORTATION presentó otra demanda en el procedimiento contencioso administrativo, por lo que ambas demandas fueron acumuladas. Dentro de esta segunda demanda se observa que la sociedad THE GATES CORPORATION solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 de julio de 1999 y 5517, de 22 de marzo de 2000, como fundamentos de hecho, se pueden distinguir que: El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7. Por Resolución Nº 18340, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución Nº 15180, de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió “REVOCAR la Resolución Nº 18340, de 30 octubre de 1998 (…) DECLARAR infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION (…) CONCEDER el registro de LA MARCA MIXTA NEW GATES (…)”, para distinguir servicios de la Clase 42.

Contra esta Resolución la sociedad NEW GATES CORPORATION presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 5517, de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución Nº 15180. La sociedad THE GATES CORPORATION también presentó demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la primera demanda presentada por la empresa THE GATES CORPORATION En una de las demandas, que corrobora los hechos de la solicitante, la actora solicita la nulidad de la Resolución Nº 135147, de 15 de julio de 1999.

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la marca NEW GATES (mixta) “carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos que ella distingue, con los productos que distingue la marca GATES de mi representada”. Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto “se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión” y que el signo solicitado “resulta muy similar y por lo tanto confundible con la marca GATES+GRAFICA (sic) previamente registrada y notoriamente conocida de mi representada (…) habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo”.

Manifiesta que “Visualmente (…) es patente la gran similitud existente entre las marcas (…). Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en conflicto demuestra su identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada comprende totalmente la marca de mi representada (…). Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes que (sic) éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión GATES+GRAFICA, (sic) de propiedad de mi representada (…).

Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca GATES+GRAFICA (sic) y la marca NEW GATES+GRAFICA (sic), en razón a que al comprender la misma palabra GATES, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos de inglés (…)”. Por lo que “las marcas (…) analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor”.

Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que “la sociedad demandante (…) ha adoptado dicho nombre comercial por más de 25 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor” y que la Superintendencia “conocía que el nombre comercial contentivo de la expresión GATES era el nombre adoptado por THE GATES CORPORATION, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca NEW GATES MIXTA (…)”.

Asimismo sostiene, la violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que “la marca GATES+GRAFICA (sic) de mi representada THE GATES CORPORATION, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y el comercio internacional”. Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que el signo solicitado permite “que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de THE GATES CORPORATION y de un producto de la misma calidad y con las mismas características que han distinguido siempre a esa compañía”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la primera demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 13514, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente la Resolución que declara “infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad The Gates Corporation y concediendo el registro de la marca ‘NEW GATES’ clase 18 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEW GATES’ y ‘GATES’ para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la nomenclatura vigente6 (sic) frente a las marcas registradas fundamento de las observaciones, se concluye en que éstos (sic) no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.

En consecuencia, la marca mixta solicitada por la sociedad Kumis Internacional S.A registrable (sic) conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. e) Fundamentos jurídicos de la segunda demanda presentada por la empresa THE GATES CORPORATION En una de las demandas, que corrobora los hechos de la solicitante, la actora solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 de julio de 1999 y Nº 5517, de 22 de marzo de 2000.

Los argumentos de derecho son los mismos que los presentados en la primera demanda y las normas descritas como violadas, igualmente, son las mismas que en la primera demanda. f) Fundamentos jurídicos de la contestación a la segunda demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la, segunda demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones Nº 15180 y Nº 5517, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente las Resoluciones que declararon “infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad The Gates Corporation y concediendo el registro de la marca ‘NEW GATES’ clase 42 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEW GATES’ (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 y ‘GATES’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, 12 y 7 de la nomenclatura vigente frente a las marcas registradas fundamentos de las observaciones, se concluye en que éstas no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos fonético, ortográfico y conceptual; además de lo expuesto las marcas ‘GATES’ registrada (…) distingue clases diferentes a los servicios de la clase 42 que ampara la marca ‘NEW GATES’ registrada a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A. por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor”.

Dice que “la marca ‘NEW GATES’ (mixta) para la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 (…) la que evidentemente cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 81 de la misma Decisión 344 (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto), fue en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de dicha Decisión y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión y, no se interpretará el artículo 82 literal h) por no ser aplicable al caso de autos; y, Que el texto de las normas a interpretarse es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca NEW GATES (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas.

Su comparación En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001- 0374, que fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Además, en el caso de que exista conflicto entre un nombre comercial con un signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca NEW GATES (mixta) al ser una marca mixta y constituida por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintiva. 3. Signos en idioma extranjero Este Tribunal Comunitario, solicita al Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia, que en lo relativo a los signos en idioma extranjero, consulte y aplique en lo que sea pertinente, la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 17-IP-2007, de 28 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1500, de 21 de mayo de 2007, signo: DU MONT (mixta), emitida para la causa interna: 2004-0376.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. 4.

El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 5. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes gráfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 6. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido: riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes ortográfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 07-IP-2007, de 13 de febrero de 2007, marca: GOLD GREEN OIL (mixta), emitida para la causa interna Nº 2004-0020, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Además, de los criterios sentados para la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, arriba referidos, el Juez Consultante, deberá aplicar dichos criterios, en lo que corresponda, al nombre comercial. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En el caso en estudio, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar si entre las marcas NEW GATES (mixta) y GATES+gráfica y el nombre comercial GATES, existe identidad ó similitud, capaces de causar confusión en el público consumidor, tanto entre los signos, como entre los productos o servicios y la actividad económica.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de este riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 7.

La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios (…)”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido. 8. La conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio o una actividad económica semejante al amparado por la marca en referencia o por un nombre comercial protegido, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y un nombre comercial protegido, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que, sin embargo, no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre dos marcas y una marca y un nombre comercial.

OCTAVO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por éste solo hecho, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido.

NOVENO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios o la actividad económica correspondiente. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6003-6535 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA