Proceso 171-IP-2007 Interpretación Prejudicial de oficio, de los artículos 65 y 69 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 91 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del mismo Acuerdo; en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, en el Proceso Interno N° 3702-97-LRO.
Actor: WINTHROP PRODUCTS, INC. Marca: “AMINOCOR”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS El Oficio Nº 704-TDCA-1S-3702-LR, de 17 de septiembre de 2007, recibido por este Tribunal el 25 de septiembre de 2007, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales d) y e), 95, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 3702-97-LRO.
Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de octubre de 2007. 1. Las partes. Demandante: WINTHROP PRODUCTS, inc. Demandados: Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca;
Director Nacional de Propiedad Industrial; y, el Procurador General del Estado. Tercero interesado: Instituto Fármaco-Biológico S.A. INFABI. 2. Hechos. El 29 de julio de 1991, el INSTITUTO FÁRMACO-BIOLÓGICO S.A. INFABI, por intermedio de su apoderado el Dr. Miguel Falconí Pérez solicitó la renovación del registro de la marca AMINOCOR, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 318, página 99, correspondiente al mes de julio del mismo año. Dicha renovación se solicitó, conforme lo establece el artículo 89 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de los seis meses del periodo de gracia. El 23 de abril de 1992, dentro del término legal concedido, el Dr. Santiago Guarderas, apoderado de WINTHROP PRODUCTS, INC., presentó observaciones en contra de la solicitud de renovación del registro de la marca AMINOCOR, ya que su representada es propietaria de la marca de fábrica denominada INOCOR, la que se encuentra registrada en el Ecuador con el Nº 2066, de 21 de agosto de 1985, para proteger también productos de la clase 5.
Mediante Resolución Nº 0957368, de 29 de octubre de 1996, notificado el 4 de noviembre de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, considerando que la marca AMINOCOR ya estuvo registrada en el Ecuador y coexistió con la marca INOCOR de propiedad de WINTHROP PRODUCTS INC., resuelve rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca de fábrica AMINOCOR, solicitada por el INSTITUTO FÁRMACO-BIOLÓGICO S.A. INFABI.
La parte actora impugnó la Resolución administrativa Nº 0957368, y solicitó al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que en sentencia acepte la demanda y declare la ilegalidad del acto administrativo, mediante el cual el Director de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por WINTHROP PRODUCTS, INC., y conceder el registro de la marca AMINOCOR.
Entre los principales argumentos de la actora se desprende que la resolución impugnada es ilegal por cuanto la denominación de la marca solicitada es similar a la marca registrada por WINTHROP PRODUCTS, INC., quien es propietaria en el Ecuador y en varios países del mundo de la famosa y notoria marca INOCOR. Asimismo, que entre la marca registrada INOCOR y la marca AMINOCOR existe gran similitud visual, fonética y auditiva; y finalmente, que la marca solicitada protege los mismos productos que la marca registrada INOCOR.
La parte demandada declara estar amparada por el artículo 90 de la Decisión 313, que señala que no proceden las observaciones interpuestas contra las solicitudes de renovación, respecto de marcas que hayan coexistido en el mercado.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República de Ecuador, no procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales d) y e), 95, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser la norma vigente al momento de solicitar la renovación y de oficio, se interpretarán, los artículos 65 y 69 de la Decisión 85, 91 de la Decisión 311, y, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85. “(…) Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca. (…) Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. (…)”. DECISIÓN 311. “(…) Artículo 91.- Las marcas cuyos registros no hayan sido renovados, sólo podrán ser solicitadas dentro del año posterior a la fecha de vencimiento por quien fue su titular.
Transcurrido dicho plazo, cualquier persona podrá solicitar el registro. Contra la solicitud presentada dentro del año posterior al vencimiento del registro para la misma marca por quien fue su último titular, no procederán observaciones, con base en registros de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada durante el período de expiración de aquél. (…)” DECISIÓN 344.
“(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003, marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
(…)”. (Proceso 28-IP-95, caso ‘CANALI’, publicado en Gaceta Oficial N° 332, de 30 de marzo de 1998). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de renovación del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para su renovación. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.
Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005, marca: “TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).
2. LA RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA Y LOS PERÍODOS DE GRACIA. COEXISTENCIA MARCARIA PREVIA Y PROCEDENCIA DE LAS OBSERVACIONES. La renovación de la marca y los periodos de gracia La Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, trae por primera vez al ordenamiento jurídico comunitario andino la figura del periodo de gracia. Esta figura se ha mantenido con las posteriores Decisiones 313, 344 y 486; sin embargo, la Decisión 85, vigente al momento de la solicitud de renovación del caso de autos, no contempla dicho periodo.
A partir de la vigencia de la Decisión 311, es decir, la norma vigente para aquellas solicitudes de renovación presentadas a partir del 12 de diciembre de 1991, operaba la figura del periodo de gracia en el ordenamiento jurídico comunitario. En virtud a tal figura, el titular de un registro marcario puede solicitar la renovación de su marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, o dentro de los seis meses posteriores al mismo.
Dicho periodo no corresponde a una ampliación de la vigencia de la marca, sino a un término especial del titular para proceder con el trámite correspondiente a la renovación de su registro. De no renovarse la marca durante dicho periodo, la vigencia de la misma será hasta la fecha exacta de su vencimiento, y de renovarse hasta el último día del sexto mes del periodo de gracia, la vigencia se vuelve continua, es decir, sin interrupción de ningún tipo.
En virtud del artículo 69 de la Decisión 85, el plazo de vigencia de una marca es de 5 años desde la fecha de su otorgamiento. Bajo las disposiciones de esta Decisión, el titular del registro marcario no posee un periodo de seis meses posteriores al vencimiento del registro, por lo que el último día para presentar la solicitud de renovación, es el día del vencimiento del registro.
De no renovarse el registro marcario dentro del periodo establecido por ley, opera la caducidad del mismo. Éste es un modo de extinción del derecho al uso de la marca por medio del cual el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.
Como excepción a este postulado, una vez vencido el registro marcario, la Decisión 311 brinda al titular del registro la posibilidad de solicitar el mismo con un derecho prioritario explícito, dentro del año siguiente del vencimiento de la marca. Así, dentro de dicho periodo, las observaciones presentadas por terceros devienen en improcedentes.
Sin embargo, esta Decisión no es aplicable al caso de autos, ya que el titular del registro solicitó la renovación bajo el imperio de la Decisión 85, y no la solicitud del registro en vigencia de la Decisión 311. Procedencia de las observaciones formuladas contra solicitudes de renovación. Como ha sido establecido líneas arriba, en el caso sub materia, el juez consultante deberá considerar que la norma aplicable a los requisitos de la solicitud de renovación es la Decisión 85, mientras que será de aplicación a los procedimientos en curso, la norma adjetiva vigente al momento de la tramitación. La Decisión 311 entró en vigencia el 12 de diciembre de 1991, por lo que ésta será la norma procedimental aplicable a partir de ese momento.
Tanto el artículo 65 de la Decisión 85, como el artículo 82 de la Decisión 311, establecen que procederán oposiciones/observaciones contra solicitudes de registro de marcas, mas no contra las correspondientes solicitudes de renovación. En este sentido, a criterio de este tribunal, deberán ser declaradas improcedentes todas las observaciones fomuladas contra solicitudes de renovación durante la vigencia de estas normas.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: La Decisión 85 no contempla el periodo de gracia para la renovación del registro marcario. En este sentido, el plazo de vigencia de una marca es de 5 años desde la fecha de su otorgamiento y corresponde la renovación de la misma hasta el último día del vencimiento. De no renovarse el registro marcario dentro del periodo establecido por ley, opera la caducidad del mismo.
Éste es un modo de extinción del derecho al uso de la marca por medio del cual el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.
TERCERO: Según la norma comunitaria, procederán observaciones contra solicitudes de registro marcario, sin embargo, no son procedentes las observaciones formuladas contra solicitudes de renovación de éstos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA