PROCESO 123-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Signo: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO -TRUJILLO-PERÚ (mixto).

Actor: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Proceso interno Nº 658-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 223-2007-SCS-CS, de 19 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 27 de julio de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 658-2005;

El auto de 24 de octubre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos del artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). b) Hechos El 14 de noviembre de 2000, la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.C.A. solicitó el registro como marca del signo “UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERÚ escrita en letras características dispuestas en forma ovoide y al centro, el perfil de Cesar (sic) Vallejo” para distinguir servicios de la Clase 41.

Por Resolución Nº 13902-2001/OSD-INDECOPI, de 30 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, de oficio, decidió “DENEGAR la solicitud de registro de marca de servicio presentada por UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (sic), de Perú” por considerarla confundible con la marca “constituida por un triángulo intersectado por dos engranajes hacia la izquierda una llave, en el centro la denominación A.P.U. CESAR VALLEJO, hacia el lado derecho, dentro del engranaje la efigie de CESAR VALLEJO (…) que distingue educación pre-universitaria, de la clase 41 (…)” y con la marca “ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA CESAR VALLEJO, en letras características en los colores negro y rojo (…) que distingue educación pre-universitaria, de la clase 41 (…)” ambas registradas a favor de la Asociación de Docentes para Postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería (ADUNI), de Perú. Contra dicha Resolución, la Universidad César Vallejo presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, quién, por Resolución Nº 279-2002/TPI-INDECOPI, de 18 de marzo de 2002, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 13902-2001/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo de forma ovoide en cuyo interior se aprecia la denominación UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERU escrita en letras características dispuesta en forma ovoide y al centro, el perfil de César Vallejo, conforme al modelo, solicitado por Universidad César Vallejo (sic)”.

Contra esta Resolución, la Universidad César Vallejo S.A.C. interpuso una demanda de impugnación en vía contencioso administrativa, la cual fue resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declarando INFUNDADA la demanda. Contra dicha providencia, Universidad César Vallejo interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia quién decidió REVOCAR la sentencia y declarar “FUNDADA la precitada demanda; en consecuencia, NULA la Resolución número doscientos setenta y nueve-dos mil dos/TPI-INDECOPI (…) y, asimismo NULA la Resolución número uno tres nueve cero dos-dos mil uno/OSD-INDECOPI (…);

DISPUSIERON que el INDECOPI proceda a inscribir la marca solicitada (…). Contra esta sentencia el INDECOPI planteó recurso de casación, el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 3 de julio de 2007, decidió: “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486; y cual es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis (…); razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 279- 2002/TPI-INDECOPI, la Universidad César Vallejo manifiesta que ésta incurrió en errores de hecho y de derecho.

Al referirse a la posible confusión de los signos en conflicto, dice: “que las marcas registradas están referidas única y exclusivamente a servicios educativos preuniversitarios, mientras que la marca (sic) que se solicita registrar se refiere a servicios educativos de carácter universitario (…)” por lo que no hay riesgo de confusión. Sostiene que “la denominación de César Vallejo de mi apoderada tiene fuerza de ley, por la que mal se hace en la resolución impugnada al sostener que usar dicha denominación por mi apoderada como parte del signo que se pretende registrar implicaría un riesgo de confusión respecto al origen empresarial que tienen las marcas ya registrada (sic)”.

Explica que no existe riesgo de confusión porque los signos en conflicto tienen “características distintivas de los signos en discusión y del nivel institucional y experiencia de los usuarios”. Y que respecto a su signo, éste “cuenta con elementos complementarios que le otorgan distintividad respecto a los ya registrados” y que además está compuesto por un elemento mixto.

Añade, además, que su “marca (sic) (…) está debidamente posicionada en la Región Norte, básicamente en la ciudad de Trujillo”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El INDECOPI, respecto a la confundibilidad de los signos, manifiesta que “la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (…)” ya que en los signos en conflicto destaca la denominación CÉSAR VALLEJO así como su gráfico y que al ser apreciados en su conjunto causan un riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre la afirmación de la demandante de que no se tomó en cuenta que la denominación Universidad César Vallejo Trujillo Perú correspondía al nombre que por ley de creación le fue concedido, dice que los nombres de las Universidades son meramente “personificadora”. Estamos pues, nada menos, que ante un nombre social, figura jurídica que no posee desde la perspectiva del mercado funciones distintivas, como ocurre en cambio con los signos distintivos (…)” y que “la Ley General de Sociedades, relega a un plano meramente personificador, más no exclusivo, el uso de su nombre, no pudiendo invocar privilegio alguno que le psoibilite (sic) el registro pretendido”.

Finalmente, concluye diciendo que el signo solicitado “sí es confundible de manera indirecta con las marcas registradas (…) pues dan una idea general de que los servicios prestados por los signos en controversia, poseen el mismo origen empresarial de las marcas registradas o que las instituciones en referencia se encuentran vinculadas o relacionadas (…)”. e) Fundamentos jurídicos de la apelación y su contestación Tanto en la apelación realizada por la Universidad César Vallejo S.A.C. como en la contestación del INDECOPI los argumentos de hecho y de derecho son los mismos de la demanda y de la contestación a la demanda, respectivamente. f) Fundamentos jurídicos del recurso de casación presentado por el INDECOPI El INDECOPI considera que existe una errónea interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que se dijo que “cuando los servicios que distinguen las marcas en cotejo son diferentes, se debe descartar la posibilidad de confusión” y que “los servicios universitarios y los servicios pre-universitarios que distinguían una y otra marca respectivamente, eran diferentes, entonces las marcas en materia no incurrirían en la prohibición del artículo 136, inciso a)” y que “ entre los servicios indicados, existe un grado de vinculación real o conexión competitiva innegable”.

Por lo tanto afirma que, la sentencia recurrida “causa agravio al INDECOPI, en la medida que estaría sentando un precedente sobre la base de una interpretación errada del artículo 136, literal a) (…)”. g) Contestación a la casación No se encuentra en el expediente contestación al recurso de casación por parte de la Universidad César Vallejo S.A.C.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO-TRUJILLO-PERÚ escrita en letras características dispuestas en forma ovoide y al centro, el perfil de Cesar (sic) Vallejo”, fue hecha el 14 de noviembre de 2000 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se procede a la interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto.; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 549-2004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO –TRUJILLO-PERÚ (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 170-IP-2006, de 22 de noviembre de 2006, marca: UBS+logotipo, emitida para la causa interna Nº 2408-2005, que fue solicitada por la misma Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO TRUJILLO PERÚ (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101- IP-2006, ya citado.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, en este caso gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos en conflicto En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlos Sin embargo al efectuar la comparación de signos mixtos, se debe identificar, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Además, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO TRUJILLO PERÚ (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 658-2005 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA