PROCESO 173-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actora: Sociedad MONTRES ROLEX S.A. Signo Figurativo: “CINCO BANDAS PARALELAS QUE LE DAN UNA FORMA AFLECHADA” Proceso interno Nº 2003-0111. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de noviembre de 2007. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Partes La parte demandante es: MONTRES ROLEX S.A. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA. 1.2. Actos demandados La sociedad MONTRES ROLEX S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: N° 28039, de 17 de diciembre de 1996, N° 31888, de 26 de diciembre de 1997, y N° 32483, de 8 de octubre de 2002, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, resolvió declarar infundada la observación presentada por la sociedad MONTRES ROLEX S.A. y concedió el registro del signo figurativo compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” solicitado por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 1 de marzo de 1989, la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro del signo FIGURATIVO compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” para amparar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 393 de 28 de diciembre de 1993. 3. El 26 de abril de 1994, la sociedad MONTRES ROLEX S.A. presentó observaciones al registro solicitado, con fundamento en la existencia previa de la marca FIGURATIVA, certificado de registro 188.569 y la marca ROLEX (MIXTA), certificado de registro 43.742 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 14 internacional. 4.
El 17 de diciembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 28039, mediante la cual se resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado. 5. La sociedad MONTRES ROLEX S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. 6.
El 26 de diciembre de 1997, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 31888, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió confirmar la Resolución N° 28039 y conceder el recurso de apelación interpuesto. 7. El 8 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 32483, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución 28039; quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad MONTRES ROLEX S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que “Las decisiones acusadas perjudican la actividad comercial de mi cliente, toda vez que con ella se permite que coexistan en el mercado dos marcas casi idénticas, distinguiendo productos de la misma clase y entre las cuales existe relación o conexión competitiva (…)”.
Señala que “las marcas registradas por la demandante (…) sí son semejantes al punto de producir confusión con la marca figurativa posteriormente solicitada por la sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA”. Observa que “se trata de marcas que se encuentran amparando exactamente los mismos productos de la clase 14 y las semejanzas que existen entre ellas son tales que de coexistir en el mercado el consumidor no logrará diferenciar una de la otra”, y que, por lo tanto, el signo figurativo solicitado no es lo suficientemente distintivo en relación con la marca figurativa de la sociedad MONTRES ROLEX S.A. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Señala que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca FIGURATIVA, consistente en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, y la marca registrada ROLEX (Mixta), en controversia si bien distinguen los mismos productos, se concluye que no existen semejanzas entre las mismas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor”.
Indica que “Entre la marca solicitada y la marca registrada por la parte demandante objeto de la observación se tiene que, existen varias diferencias, que conllevan al consumidor a una idea totalmente diferente, habida cuenta que la marca registrada excluyendo su parte nominativa, ROLEX, su parte gráfica alude directamente a la figura de una CORONA, mientras que la solicita (sic) a registro FIGURATIVA, consistente en una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada, expresa el concepto de una figura compuesta por cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada (…)”. d) Tercero interesado La sociedad CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda.
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de noviembre de 2007. 2.
Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo FIGURATIVO compuesto por “cinco bandas paralelas que le dan una forma aflechada” fue presentada el 1 de marzo de 1989, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 85 (…) DE LAS MARCAS Requisitos para el registro de marcas “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” ( ) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - La marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas, marcas figurativas y marcas mixtas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: Las marcas confundibles; - Riesgo de confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario.
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Órgano Comunitario ha determinado la improcedencia de interpretar los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “(…) si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.[1] En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.” [2] Con base a lo expuesto, este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” [3] La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.
Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[4] Elementos constitutivos de una marca Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.
En la Decisión 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya registrados o solicitados. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ( ) y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.
Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).
Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio”. [5] Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.
Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad.
Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. Un signo que posea los requisitos señalados cumple, según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión.
3.3. CLASES DE MARCAS: marcas figurativas y marcas mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas gráficas: figurativas y las marcas mixtas, por ser las clases pertenecientes a los signos en conflicto.
LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.
(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.[6] Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son las líneas o los trazos de dibujos que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.
En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
LAS MARCAS MIXTAS, por su parte, están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. Este tipo de signos, por lo general, estará compuesto por un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” [7]
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Las marcas confundibles La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisión 85, por medio del artículo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al referir que la confusión es entendida como la acción de tomar una cosa por otra, que ésta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. El artículo 58, en su literal f), se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado; prohíbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión, siempre que se encuentren destinadas a productos o servicios de la misma clase.
Uno de los elementos esenciales de una marca, como ya se ha dicho, es la distintividad, sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitación se hallaba establecida en el artículo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de confusión al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un determinado productor sin que esto sea real.
Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[8]
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10] En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquélla norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.
Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión en mención. 3.
En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad.
El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto, lo que lo hace más competible en el mercado. 4. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras, letras o números) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.
Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, pertenecientes a una misma clase. 6.
La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al momento de dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00111, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [5] Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. [7] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.