PROCESO 161-IP-2007 Interpretación prejudicial, de los artículos 154, 155 literal d), 156 inciso b) 238 y 241 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva.

Interpretación de oficio de los artículos 245, 246 literal b) y 249 de la misma Decisión. Actor: XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA. Proceso Interno: Nº 827-07 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 321-2007-SCS-CS, de 10 de septiembre de 2007, con su respectivo anexo contentivo de piezas procesales del expediente Nº 827-07 recibido en este Tribunal el 19 de septiembre de 2007, por el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidente Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 inciso d), 238, 241 inciso c), 244 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 827-2007, incoado por la sociedad XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA. que pretende obtener la INEFICACIA de la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de febrero de 2004, por la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió CONFIRMAR EN PARTE la Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de septiembre de 2003 (…) Declarar fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por K.O. NEEDLES CO LTD contra XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA (…) Prohibir a XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA el uso del signo QUIMPAI NEEDLES y envase.

El Oficio Nº 408-2007-SCS-CS, de 06 de noviembre de 2007, con las correspondientes piezas procesales adjuntas, recibido en este Tribunal el 13 de noviembre de 2007, por medio del cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la ampliación de la interpretación prejudicial indicada anteriormente e incluya los artículos 155 literal a) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 827-07.

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: La sociedad XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R. LTDA. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Tercero Interesado: K.O. NEEDLES CO LTD, representada por ABASTECIMIENTOS TEXTILES S.A. b) Hechos De los documentos incluidos en el expediente se desprenden los siguientes hechos: El 25 de junio de 2002, K.O. Needles Co. Ltda. (Corea) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., manifestando ser titular de la marca de producto ORANGE NEEDLES y la figura tridimensional inscrita bajo certificado Nº 81216 y que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda.., tiene en depósitos de Aduana 5 o 6 bultos que contienen agujas para máquinas de coser, cuyos envases son imitaciones de su marca registrada, tanto en la forma como en la combinación, ubicación y disposición de los colores blanco y guindo distintivos de su producto, así como en la forma circular del globo y demás leyendas alusivas al producto; de la misma forma, expresa que sí éstos productos llegan a ingresar al mercado, afectarían los derechos de su empresa, induciendo a confusión indirecta al consumidor.

Solicitó se dicten las medidas cautelares de prohibición, a la emplazada, de importación de cajas-envolturas con los colores de su marca registrada y se proceda al decomiso de los productos infractores que se encuentren en los locales de Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. Por Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI, de fecha 23 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró FUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y prohibió a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. el uso del signo QINPAI NEEDLES y envase, en forma independiente como conjunta con otros elementos, para distinguir agujas para máquinas de coser de la clase 26 de la Nomenclatura Oficial.

Convirtió en definitivas las medidas cautelares de cese de uso e importación, y determinó en comiso definitivo la medida cautelar de inmovilización. Así mismo, amonestó a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. Contra esta Resolución Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., presentó Recurso de Apelación, que fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de febrero de 2004, la cual resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución Nº 11062-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de septiembre de 2003 (…), Declarar fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad intelectual interpuesta por K.O. Needles Co. Ltda. contra Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. (…) Prohibir a Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. el uso del signo QIMPAI NEEDLES y envase (…) Posteriormente Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. Interpuso una demanda contenciosa administrativa, la cual fue resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró FUNDADA la demanda, en consecuencia nula la Resolución Nº 0127-2004/TPI-INDECOPI, ordenando la devolución de los bienes que fueron materia de las medidas cautelares.

Contra dicha resolución, ABASTECIMIENTOS TEXTILES S.A. representante de K.O. NEEDLES CO. LTD e INDECOPI interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, que decidió CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia nula la Resolución Nº 0127-2004/TPI- INDECOPI, ordenando la devolución de los bienes que fueron materia de las medidas cautelares.

Contra dicha providencia, el INDECOPI y TAEWON S & G LTD (antes K.O. NEEDLES CO. LTD), plantearon recurso de casación, que es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que después de calificar los recursos, mediante providencia de 21 de mayo de 2007, decidió: “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los Artículos 154, 155 inciso d), 238, 241 inciso c), 244 y 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y cual (sic) es la debida aplicación de éstos dispositivos al.caso sub litis (…); motivos por los cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda En la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 0127- 2004/TPI-INDECOPI, Xian Hai Import & Export S.R. Ltda., manifiesta que “compró el 18 de marzo de 2002 los productos QIMPAI de la China (…) agujas para máquinas de coser de la marca QIMPAI NEEDLES, esta mercadería llegó a Lima el 14 de junio de 2002 (…) Está acreditado que cuando Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. realiza la compra de los mencionados productos, la empresa K.O. NEEDLES CO.

LTD. no había efectuado la publicación de su solicitud para la inscripción a su favor de la marca del producto ORANGE NEEDLES y figura tridimensional”, de esta forma alegan la inexistencia de mala fe en el actuar de la sociedad. Asimismo, argumenta que “La empresa K.O. NEEDLES CO. LTD. adquiere la titularidad de la marca del producto ORANGE NEEDLES y figura tridimensional bajo certificado Nº 81216, el 21 de junio de 2002 (…) El derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere con la inscripción de conformidad a nuestra legislación, así como de acuerdo a lo establecido en el Art. 154 de la Decisión Nº 486, en consecuencia a la fecha que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. compra la mercadería en cuestión y la ingresa al país lo hace legítimamente”.

Por otra parte, fundamenta su demanda sobre la base del artículo 155, inciso d) de la Decisión 486 y que “está probado en el proceso administrativo que Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. nunca comercializó los productos, por lo tanto nunca hizo uso en el comercio de la marca QIMPAI y su envase, en consecuencia, no cometió infracción alguna”.

Asimismo, expresa que en el caso sub litis no puede considerarse el almacenaje como una infracción a la normativa marcaria cuando señala que “la aplicación de éstas normas (Art. 156 de la Decisión 486, con relación a los incisos e) y f) del Art. 155) al caso concreto, resulta contradictoria, pues en el análisis 3.3. de la resolución cuestionada se señala que K.O. NEEDLES CO LTD, no ha acreditado que su empresa o marca gozan de un grado de implantación elevado, o de un prestigio en el mercado (…) tampoco se puede afirmar que la marca ORANGE NEEDLES es notoriamente conocida, lo que determina la inaplicabilidad de las normas citadas”.

Añade, además, que “la negativa a devolver el contenido de los envases inmovilizados, contenido que no es materia de la denuncia (los contenedores y agujas en sí) constituye un manifiesto abuso (…) se trata del empleo de un MODELO DE UTILIDAD empleado por muchas otras marcas (…) debido a ello solicitamos la devolución de los mismos”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El INDECOPI, respecto a que el almacenaje de productos no configuraría un acto calificado como infracción en la normativa marcaria, hace referencia al Art. 169 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando menciona que “el acto de importar un producto, no implica per se la venta del mismo (…) constituye en rigor, una etapa previa al acto de colocación de los productos en el mercado; sin embargo, la Ley lo tipifica como un acto infractor”.

De igual forma un “acto de exportación es tipificado como una infracción a los derechos del titular de la marca registrada en el Perú, ya que la exportación de productos marcados con un signo inscrito en el país, constituye una atribución exclusiva del titular. Bajo esta misma lógica el ALMACENAMIENTO de un producto con un signo confundible a otro inscrito, constituye un acto que solamente puede ser realizado por el titular o por terceros autorizados”, caso contrario “constituiría una trasgresión del Art. 169 b) de la Ley de Propiedad Industrial” y que “al haberse acreditado (…) que la emplazada ALMACENÓ productos con el signo materia de la denuncia (…) se concluye que la firma XIAN HAI, sí incurrió en infracción a los derechos sobre la marca inscrita a favor de K.O. NEEDLES”.

Con relación a que la negativa de devolver los productos inmovilizados por parte de la Autoridad Administrativa constituiría un abuso del derecho, el INDECOPI, en virtud a lo dispuesto en el Art. 241 inc c) de la Decisión 486, asevera que “la decisión del tribunal de no devolver los productos infractores retirados del mercado, no constituye un abuso del derecho, sino un ejercicio regular de las facultades que la Ley le confiere”.

TAEWON S&G LTD. (antes K.O. NEEDLES C.O. LTD.), con referencia a la mala fe de la empresa infractora, manifiesta que es “importante precisar que las normas aplicables al caso son la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 (…) dichas normas no exigen como requisito para sancionar las conductas (…) el aspecto subjetivo, bastando que se compruebe si objetivamente se ha producido una infracción”.

Continúa su fundamentación señalando que la infracción sancionada por el INDECOPI “se produce debido a que la empresa ha importado y mantenido en depósitos productos que ostentan una marca que resulta confundible con una registrada en el país. En este sentido, resulta irrelevante que tal importación se haya efectuado en virtud a transacciones realizadas con anterioridad al registro de la marca, base de la acción, en tanto el ingreso definitivo de los productos en cuestión al país y su depósito se produjo cuando ya existía tal registro”.

En respuesta al argumento de la demandante sobre la inaplicabilidad del Art. 156 de la Decisión 486, manifiesta que “Estamos de acuerdo que no resulta aplicable el Art. 156 de la Decisión 486, por cuanto dicho artículo está reservado al caso de marcas notorias. Sin embargo resulta perfectamente aplicable el inciso d) del artículo 155 de la Decisión 486 concordado con el Art. 169 incisos b) y c) del Decreto Legislativo 823 y son precisamente estos artículos en los que se basan las resoluciones impugnadas”.

Finalmente, agrega que “la negativa a la devolución del contenido de los envases no constituye ningún abuso y por el contrario resulta congruente con la normatividad aplicable (inciso c) del Art. 241 de la Decisión 486”. e) Fundamentos jurídicos de la apelación y su contestación ABASTECIMIENTOS TEXTILES S.A. representante de K.O. NEEDLES C.O. LTD. y el INDECOPI en las apelaciones que interponen contra la Sentencia de primera instancia exponen los mismos argumentos contenidos en la contestación a la demanda.

No se encuentra en el expediente contestación por parte de Xian Hai Import & Export S.R. Ltda. a las apelaciones planteadas. f) Fundamentos jurídicos del recurso de casación presentado por el INDECOPI El INDECOPI considera que se ha inaplicado una norma de derecho material, específicamente el Art. 169 inciso b) del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, “cuando en la Sentencia materia del recurso, se debía evaluar el comportamiento de la empresa XIAN HAI, consistente en el ALMACENAJE de productos con la marca registrada (…) Esta inaplicación de la norma, ha traído como previsible consecuencia que el almacenamiento de productos con la marca QUIMPAI NEEDLES y envase, por parte de XIAN HAI, no haya sido calificado por la Sala Civil Permanente como acto infractor (…) El error de la Sentencia a casar, se debe a que no se ha considerado que el almacenaje per se constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual, conducta que es expresamente sancionada por el Art. 169 inciso b) del Decreto Legislativo 823”.

Por lo tanto afirma que, la sentencia recurrida “causa agravio al INDECOPI, en la medida en que se estaría sentando un precedente, donde conductas como el ALMACENAMIENTO de productos con marca ajena, no constituirían infracciones a la Ley de Propiedad Industrial”. g) Fundamentos jurídicos del recurso de casación presentado por TAEWON S&G LTD.

(antes K.O. NEEDLES C.O. LTD.) TAEWON S&G LTD. (antes K.O. NEEDLES C.O. LTD) considera que se ha realizado una aplicación indebida de una norma de derecho material, contenida en el Art. 169 inciso c) del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, referido a la importación y exportación de productos con marca registrada, al respecto expresa “El INDECOPI no ha sancionado la importación del producto sino EXLUSIVAMENTE al almacenaje del mismo, por lo que resulta evidente la aplicación indebida del inciso c) del Art. 169 del Decreto Legislativo 823”.

De la misma forma, manifiesta que se ha inaplicado el Art. 169 inciso b) del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, cuando la Sala “no ha aplicado esta norma, (no obstante que) es a través de la aplicación de dicho artículo, mediante el cual se sustenta todo el proceso administrativo de Denuncia por infracción de Marca”. h) Contestación a la casación No se encuentra en el expediente contestación al recurso de casación por parte de Xian Hai Import & Export S.R. Ltda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 154, 155 literal d), 156 inciso b), 238, 241 literal c), 245, 246 inciso b) y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (…) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

(…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: (…) b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

(…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla”. I. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho a uso exclusivo de una marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP- 2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE).

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra.

Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”.

De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

II. Marcas mixtas y tridimensionales La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[1], logotipos[2], íconos, etc.

Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional "( ) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas ( )." (Proceso 33-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). En este punto es de advertir, finalmente, que el juez nacional debe establecer si el derecho de propiedad industrial protegido es simplemente una marca mixta o una tridimensional. Además encontrándose en las alegaciones que el envase para agujas de maquina de coser se ha tornado común, deberá analizarse dicha situación y en su caso aplicar criterios sobre la marca débil.

Al respecto Otamendi, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario … Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente". (OTAMENDI, Jorge: "Derecho de Marcas", cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). III. Derecho del titular de una marca registrada, para entablar una acción por infracción a su derecho marcario Con relación a la facultad que tiene el titular de una marca registrada para iniciar una acción que proteja su derecho marcario, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de fecha 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. De conformidad con esta norma no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

Por otra parte, en relación a la interpretación de la norma contenida en el Art. 241 inciso c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario indicar lo que el Tribunal ha dicho al respecto: “A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP- 2004.). IV. Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance Previo a ordenar medidas cautelares, resalta el Tribunal que debe tenerse en cuenta que la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo ante de la res litigiosa y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004). Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, la cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El juez nacional debe establecer si el derecho de propiedad industrial protegido es simplemente una marca mixta o una tridimensional.

TERCERO: El Art. 238 de la Decisión 486 recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. De igual forma, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de la tutela que disponga el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla.

No es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción.

CUARTO: La protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

QUINTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca ".

OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. [2] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; "El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan".

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo.