PROCESO 179-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-0281. Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca mixta “MONTANA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de diciembre de 2007.
II. Las partes. Demandante: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. DATOS RELEVANTES. A.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, solicitó el 26 de mayo de 2000 el registro como marca del signo MONTANA (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 00-38991. La representación gráfica del signo es la siguiente: [pic] 2. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes observaciones: a. La sociedad INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. presentó observaciones a la solicitud de registro arriba indicada con base en la marca denominativa MONTERREY, registrada en el Ecuador bajo el certificado No. 717.92 para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., presentó observaciones a la solicitud de registro arriba mencionada con base en la solicitud anterior de registro como marca del signo mixto DERBY, tramitada en Colombia bajo el expediente No. 00-7163, para la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
La representación gráfica del signo es la siguiente: [pic] 3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 00579, de 29 de enero de 2001, resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro como marca del signo mixto MONTANA. 4.
La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. Mediante Resolución N° 17936, de 30 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso de reposición presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. 6.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 28171, de 29 de agosto de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado. 7. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. La marca DERBY + GRÁFICA y el signo mixto MONTANA + GRÁFICA están destinados a proteger los mismos productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Los signos en conflicto tienen marcadas semejanzas en la parte gráfica, lo que ocasionaría confusión en el público consumidor por lo que no podrían coexistir.
DERBY + GRÁFICA consiste en una figura de forma rectangular, de color blanco, en la que se destaca una especie de franja o cinta de color azul terminada en dos picos y tiene un escudo dentro de la cinta azul y a los lados hay animales rampantes. 3. La marca DERBY + GRÁFICA no sólo fue registrada en Colombia sino también en Ecuador y Bolivia. 4.
En el estudio realizado se refleja claramente que no fue examinado el signo solicitado adecuadamente en su conjunto. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. b. Fonéticamente son totalmente diferentes MONTANA Y DERBY, teniendo fuerza distintiva suficiente, quedando disminuido el gráfico y gozando de la distintividad necesaria. 2.
Por parte de British American Tobaco (Brans Limited). La sociedad British American Tobaco (Brans Limited), tercer interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. En la solicitud del registro del signo DERBY como marca se sostuvo que éste sería identificado por el público consumidor por la fuerza expresiva de las palabras, dado que la etiqueta se encuentra conformada por elementos muy comunes dentro de diversos diseños del conjunto de las marcas registradas en la clase 34.
La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. sostiene en esta ocasión que el elemento disitintivo radica en su etiqueta. b. En la etiqueta de DERBY se puede apreciar una imitación de la correspondiente a la de la marca MONTANA. Además sostiene tener derechos previamente reconocidos en Ecuador y Bolivia. c. Asevera que éstas no son confundibles y la distintividad radica en su elemento denominativo y que los colores y figuras que componen las etiquetas son de relevancia. IV.
Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas. La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, de conformidad con la normativa vigente al momento de la solicitud de registro, se interpretará de oficio las siguientes normas: artículos 81, 82 literal e), 83 literal a), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó para registro el signo mixto MONTANA.
Asimismo se interpretará de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Disposición Transitoria de esta misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
(…)” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(…) Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” (…) Decisión 486 (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.
(…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. C. Confusión directa e indirecta.
D. Legitimación para presentar observaciones. E. Comparación entre marcas mixtas. F. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. G. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas mixtas. H. Autonomía de las Oficinas de Registro Marcario. I. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.
A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo mixto MONTANA se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.
(Proceso 39- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto MONTANA se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.
Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006.
Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.
C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.
De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
D. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES. Para un correcto análisis del asunto bajo examen es pertinente abordar el tema del interés legítimo para presentar observaciones que, conforme al artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, surge de: • Acreditar la titularidad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. • Acreditar que se ha solicitado primero el registro de una marca idéntica o similar, por lo que el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. • La defensa del propio ordenamiento jurídico, tal como sucedería en el caso de que el observante manifestara que la solicitud de registro va en contra de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 82 de la Decisión 344. • Otros supuestos que la norma comunitaria establezca.
En dicho artículo, además se amplía el interés legítimo para presentar observaciones, matizando con ésto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar observaciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura, establece que la legitimación está en cabeza de: a. El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros, de una marca idéntica o similar a la marca que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de ésta última pueda inducir al público consumidor a error. b. Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de un signo como marca idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error.
Se advierte que la Decisión 344, a diferencia de la posterior Decisión 486, no estableció como requisito de legitimación la acreditación de un interés real en el mercado y, por lo tanto, la Oficina Nacional Competente no podría exigir dicho requisito. Al respecto el Tribunal de Justicia ha expresado lo siguiente: “Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así. El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno. Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.
Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación”. (Proceso 8-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1495 de 10 de mayo de 2007).
E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DERBY y MONTANA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006.
Marca: “DK”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.
F. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Como quiera que en el proceso administrativo de registro marcario se debe realizar la comparación entre el signo mixto MONTANA y la marca denominativa MONTERREY, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes Interpretaciones ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005.
Marca: “MAC MIXTA”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372. • Proceso 183-IP-2005, de 26 de octubre de 2005. Marca: “FRUTTI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1283, de 11 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0281.
G. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS. La Superintendencia de Industria y Comercio en el escrito de contestación de la demanda argumentó que los signos en conflicto poseen elementos gráficos de uso común en relación con los productos de la clase 34. Por tal motivo es necesario abordar el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas mixtas.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;
Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. De manera que en el caso de signos mixtos que emplean las mismas formas geométricas, líneas, dibujos o representaciones para distinguir un mismo producto en el mercado, a tal punto que el consumidor, en este caso a primera vista deduce que se trata de cigarrillos, no es dable la apropiación por un productos de tales líneas o figuras que en el transcurso del tiempo se han convertido en comunes para distinguir un tipo determinado de productos.
Cabe acá de parte del Juez Nacional un examen muy cuidadoso respecto de si es el elemento gráfico o el denominativo el que prevalece en la conformación del signo, y si, efectivamente, la parte gráfica del mismo se ha tornado de uso común en relación con el tipo concreto de productos. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con lo productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.[1] La Autoridad Nacional Competente deberá determinar si los elementos que componen la parte gráfica de las marcas en conflicto son de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si son elementos distintivos de una marca ya registrada que no pueden ser registrados por un tercero so pena de crear confusión en el público consumidor.
H. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. La sociedad tercera interesada en las resultas del proceso argumentó que se deben respetar los derechos adquiridos en relación con la marca solicitada, ya que tiene registros anteriores en varios Países de la Comunidad Andina. De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación con anteriores decisiones proferidas.
El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. I. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo mixto MONTANA se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.
TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
CUARTO: Conforme al artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el interés legítimo para presentar observaciones surge de: ▪ Acreditar la titularidad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. ▪ Acreditar que se ha solicitado primero el registro de una marca idéntica o similar, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. ▪ La defensa del propio ordenamiento jurídico, tal como sucedería en el caso de que el observante manifestara que la solicitud de registro va en contra de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 82 de la Decisión 344. ▪ Y otros que la norma comunitaria establezca Además de lo anterior, el artículo 93 de la Decisión 344 amplía el interés legítimo para presentar observaciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar observaciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.
Dicha figura, goza de las siguientes características: Los sujetos igualmente legitimados son los siguientes: a. El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error. b. Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de un signo idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error.
QUINTO: En la comparación entre signos mixtos si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos compuestos.
SEXTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
SÉPTIMO: El titular de una marca provista de un elemento gráfico de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa La Autoridad Nacional Competente deberá determinar si los elementos que componen la parte gráfica de las marcas en conflicto son de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si son elementos distintivos de una marca ya registrada que no pueden ser registrados por un tercero so pena de crear confusión en el público consumidor.
OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
NOVENO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 2002-0281, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 191. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.