PROCESO 004-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1590-2006.

Actor: Sociedad CONFIPERU S.A. Marca mixta “GLOBO POP”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I. Las partes. Demandante: Sociedad CONFIPERU S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES. Tercero interesado: Sociedad KELLOG COMPANY.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CONFIPERU S.A., el 2 de marzo de 2000 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro como marca del signo mixto GLOBO POP para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El trámite se surtió bajo el expediente N° 101853-2000. La representación gráfica del signo es la siguiente: [pic] 2. La sociedad KELLOG COMPANY formuló observaciones a la solicitud de registro del signo mixto GLOBO POP, con base en la marca denominativa POPS, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La sociedad CONFIPERU S.A., mediante escrito del 13 de septiembre de 2000, contestó la observación formulada e interpuso como medio de defensa una acción de cancelación parcial por no uso de la marca denominativa POPS. 4. Mediante Resolución N° 7297-2001/OSD-INDECOPI, de 9 de julio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la solicitud de cancelación parcial e infundada la oposición formulada por la sociedad KELLOG COMPANY. 5.

La sociedad CONFIPERÚ S.A., el 1 de agosto de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. Mediante Resolución N° 1509-2001/TPI-INDECOPI/OSD, de 31 de octubre de 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución recurrida. 7.

La sociedad CONFIPERÚ S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo en lo relativo a la declaración de improcedencia de la cancelación parcial por no uso. 8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 26 de abril de 2006, declaró infundada la demanda interpuesta. 9.

La sociedad CONFIPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. la demanda se sustenta en los siguientes argumentos: 1. Contrariamente a lo afirmado por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la legislación y la doctrina reconocen el uso obligatorio de la marca registrada con dos efectos a saber: 1. percibir o materializar la marca al identificar productos en el mercado.

Y 2. eliminar la cancelación del registro de la marca. 2. Interpretando la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, se llega a la conclusión de que en relación con las atribuciones que otorga el derecho de marcas rige la normativa vigente al momento de surgir el derecho, que para el caso particular es la Decisión 344; pero en relación con el uso y las obligaciones a las que se encuentra sometido el titular rige la normativa actualmente vigente, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo anterior, para el caso particular rige la Decisión 486 en relación con la cancelación parcial por no uso. 3. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra el uso obligatorio de las marcas; asimismo consagra la figura de la cancelación de la marca. De lo anterior, se puede concluir que la cancelación parcial también puede operar en relación con la Decisión 344, ya que quien puede cancelar la marca en relación con todos los productos, lo puede hacer en relación con algunos. La obligación de usar la marca es extensible a cada uno de los productos, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto la Decisión 344 como el Decreto Legislativo No. 823 exigen la indicación de los productos o servicios de la clase para la que se solicita el registro.

Pensar lo contrario sería beneficiar a los titulares de derechos marcarios que: 1. No utilizan un derecho excepcional; 2. Incumplen el uso obligatorio de la marca y; 3. Perjudican el acceso de productos o servicios de otros competidores con marcas similares o idénticas. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI a. Cuando la sociedad CONFIPERÚ S.A. solicitó la cancelación parcial por no uso se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual no contemplaba la figura de la cancelación parcial por no uso. b. La figura de la cancelación parcial por no uso fue incorporada por el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aplicarla al presente caso sería ir en contra del principio de la irretroactividad de las normas. La normativa a aplicar, teniendo en cuenta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, es la Decisión 344. c. En la Decisión 344 no existía la obligación de usar la marca para todos los productos para los cuales ha sido registrada.

Para cancelar la marca de conformidad con dicha normativa, era necesario que la marca no se estuviere usando para ninguno de los productos, pudiéndose dar el caso de que una marca sólo se usara para distinguir un producto y no para el resto que también identificaba. Por tal motivo, el INDECOPI en ningún momento está negando el uso obligatorio de la marca, sino que evidencia un tratamiento diferente en relación con las dos normativas comentadas. 2.

Por parte de la sociedad KELLOG COMPANY a. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecía la cancelación de marcas cuando su titular, por lo menos, no probara su uso en relación con uno de los productos para los cuales fue registrada. b. La figura de la cancelación parcial por no uso apareció con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, dicha figura es aplicable desde el 1 de diciembre de 2003, es decir, a los tres años en que entró en vigencia la Decisión 486. Si esta no es la interpretación se estaría aplicando una norma con carácter retroactivo. c. El INDECOPI ha establecido este criterio en anteriores pronunciamientos. IV. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165, 166, 167, 168, 169, y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso de la marca denominativa POPS.

Asimismo se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Artículo 109 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Cancelación del registro de la marca por no uso en el régimen de la Decisión 344. Su utilización como defensa en el procedimiento de solicitud de registro de un signo. Procedencia de la cancelación parcial por no uso.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido ratificados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca denominativa POPS se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca. B. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR NO USO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. SU UTILIZACIÓN COMO DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO. PROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO.

Como quiera que en el proceso interno se debate sobre la procedencia de la cancelación parcial por no uso en la Decisión 344, se hace necesario tratar el tema de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 344. Para lo anterior, y teniendo en cuenta que la acción de cancelación parcial se interpuso como defensa en el procedimiento de solicitud de registro de un signo, se analizará el tema de la siguiente manera: primero, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca; segundo, se analizará la utilización de la figura como defensa en el procedimiento de solicitud de registro de un signo. Y tercero, se analizará la procedencia de la cancelación parcial por no uso en el Régimen de la Decisión 344. 1.

Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 344. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite.

De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado’". (Proceso 22-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

El artículo anterior, además, consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). c. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. d. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 108 de la Decisión 344 establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. e. Procedimiento.

El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra delimitado por las siguientes etapas: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. f. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, y que puede ejercer hasta los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. 2.

Cancelación por no uso de la marca notoria. Sobre este especial aspecto, el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: “Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”. (Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1415, de 18 de octubre de 2006). 3.

Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro. Su oportunidad. El artículo 108 de la Decisión 344 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca, que dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación, o de nulidad.

Cuando se solicita como defensa en un procedimiento de observación, la oportunidad para presentar la solicitud de cancelación por no uso es el traslado que se da al solicitante del registro de la respectiva observación, de conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344, pudiendo elevarse la solicitud dentro del propio escrito de alegatos, como en un escrito separado.

Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario.

De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable.

En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una observación, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dando traslado al observante para que demuestre el uso de la marca y, para lo anterior, se aplicará el plazo concedido en el mencionado artículo.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. 4. Procedencia de la cancelación parcial por no uso. A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 334 y de algunos de los principios que gobierna el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Lo anterior de conformidad con la siguiente argumentación: a. De permitirse que el titular de un registro marcario utilice el signo distintivo únicamente para algunos de los productos que ampara el respectivo signo, se estaría validando un registro abusivo del mismo. Las clases contempladas en la clasificación internacional si bien son un parámetro de ubicación, contienen en muchos de los casos productos de diversa índole que bien pueden ser explotados por marcas idénticas o similares, siempre y cuando no se genere confusión o asociación en el público consumidor de conformidad con el análisis de registrabilidad que haga la respectiva oficina de registro marcario.[1] En consecuencia, de permitirse la hipótesis planteada se estaría impidiendo el derecho de terceros de explotar un determinado signo distintivo en relación con los productos sobre los cuales no se está utilizando una marca determinada; en pocas palabras se estaría generando ventajas abusivas a un determinado comerciante en relación con otro, como que es totalmente ajena al espíritu del ordenamiento jurídico de propiedad industrial.

Lo anterior es evidente en casos donde a una persona le niegan el registro de un signo distintivo por existir una marca similar que no se encuentra en uso para los productos sobre los cuales recaería el signo solicitado. Si la marca solicitada no es susceptible de generar confusión en el público consumidor teniendo en cuenta los productos amparados que sí se usan, se generaría inmediatamente la siguiente pregunta: ¿por qué no se podría permitir la cancelación parcial de la marca registrada, si esto es perfectamente compatible con los principios que gobiernan el derecho marcario? En conclusión, un uso responsable del derecho exclusivo que confiere el registro marcario se da cuando el signo es usado para todos los productos que ampara, ya que lo contrario sería generar ventajas injustas en detrimento de los demás competidores en el mercado. b. Dentro del derecho de marcas se encuentran dos principios que se complementan uno al otro: el principio del uso obligatorio de la marca y el principio del uso real y efectivo de la marca.

El principio de uso obligatorio se postula de la siguiente manera: el titular de la marca tiene la obligación de usar su marca en relación con los productos que dicha marca ampara. La doctrina estudia este principio como un pilar fundamental en el derecho de marcas, ya que le da operatividad al sistema, decanta el formalismo del sistema atributivo en materia de marcas con la realidad del mercado, y realiza plenamente la función identificadora de la marca.

Sobre este punto el Profesor Carlos Fernández Novoa, ha dicho lo siguiente: “La figura del uso obligatorio desempeña en el Sistema Comunitario de Marcas las funciones clásicas que ha venido cumpliendo en los ordenamientos nacionales. El principio del uso obligatorio constituye, ante todo, un mecanismo que contribuye a consolidar la marca como bien inmaterial: al usar efectivamente la marca en cumplimiento de la carga legalmente impuesta, el titular difunde la marca ante el público haciendo posible que éste establezca la correspondiente asociación entre el signo y el producto.

El principio de uso obligatorio facilita, en segundo término, la aproximación entre la realidad formal del Registro y la realidad viva del mercado: en la medida en que vayan cancelándose sucesivamente las marcas registradas pero no usadas efectivamente en el trafico económico, se produciría una correlativa concordancia entre el Registro de Marcas y el fenómeno vital de la utilización de las marcas en los diversos sectores del mercado.

El principio de uso obligatorio responde, en tercer lugar, a exigencias eminentemente prácticas: al ser eliminadas del Registro las marcas no usadas efectivamente, disminuye de modo paralelo la saturación de marcas registradas que actualmente existen en algunas clases de productos y servicios; saturación que puede dificultar la selección y registro de nuevas marcas por parte de los empresarios”.[2] En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca, además de lo expresado en el numeral anterior, podemos decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente para todos los productos o servicios para los cuales se solicitó su registro.

De manera que para el caso de marcas que amparen más de un producto, el principio mencionado se realiza si se usan dichas marcas para todos y cada uno de los productos determinados, teniendo en cuenta las cantidades puestas en el mercado en relación con su naturaleza y su forma de comercialización. Como ya se dijo, los dos principios mencionados son vitales para una adecuada operatividad del sistema de registro y la protección de las marcas, por lo siguiente: • Nos informan acerca de la operatividad del sistema de registro marcario y de la concreción de la marca como un bien intangible. • Atenúa el formalismo que trae el sistema atributivo del registro marcario, aproximando éste al propio mercado de bienes y servicios. • Concreta en el mercado la relación entre marca y producto o servicio; • Y, nos informa de qué manera se hace palpable en el sistema la función distintiva de la marca.

En esa línea estructural de nuestro sistema marcario, no se puede pensar en la existencia de una marca que no se use real y efectivamente y, en consecuencia, no cabe pensar en una marca que ampare unos productos determinados y que sólo se use para algunos de ellos y para otros no. Precisamente, lo que nos muestran los principios analizados es que hay una relación tal entre marca y producto, y entre estos dos y el mercado, que hace que sea impensable un registro formal que genere derechos sin que exista la utilización real y efectiva de la marca. c. El artículo 110 de la Decisión 344 establece “que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca (…)”.

Como ya se anunció, dicha norma consagra positivamente el principio del uso real y efectivo de la marca. En ese sentido, es claro que para el trámite de la cancelación por no uso no basta que se demuestre el uso de la marca para cualquiera de los productos amparados, sino que se demuestre el uso para todos los productos amparados, es decir, que todos los productos amparados con esa marca estén comercializados en el mercado con dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada.

Sobre el uso parcial de la marca en ámbito de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, que consagra algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; éstos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca se puede decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos”.

(Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1415, de 18 de octubre de 2006). d. El artículo 108 de la Decisión 344 establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (…)”.

La exégesis de la norma en ningún momento permite deducir que el uso de la marca puede ser para alguno o algunos de los productos que ampara la marca. Una sana lectura de la disposición nos llevaría a la conclusión de que una marca se encuentra en uso respecto de todos y cada uno de los productos que ampara. Lo que sí afirma la norma, cosa que es bien diferente, es que la marca debe estar en uso en al menos en uno de los Países Miembros. e. Desde la propia definición normativa de marca (artículo 81 de la Decisión 344), se establece que la marca tiene unos efectos prácticos: que sea “capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Dicho efecto práctico, unido a la obligación de usar la marca, no puede llevar a conclusión distinta de que la marca debe ser usada para los todos los productos que ampara y no para algunos de ellos. f. El artículo 112 de la Decisión 344 en su inciso segundo, consagra la figura de la renuncia parcial de los derechos sobre el registro, estableciendo que en caso de presentarse dicha renuncia la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

Aunque se trata de una figura diferente, se evidencia con esto que la marca se relaciona con unos productos determinados y que la suerte que corren algunos de los productos amparados no la siguen todos. En otras palabras, si se permite la renuncia parcial del titular, es porque se entiende que la marca puede ser usada para unos productos y para otros no. g. Que la Decisión 486 haya consagrado expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, no significa que la misma no sea procedente bajo la Decisión 344.

En efecto, lo que hizo la Decisión 486 fue volver explícita una situación, que como se observa se desprende de la propia normativa andina. De conformidad con lo dicho anteriormente, la figura de cancelación parcial por no uso sí opera bajo el régimen de la Decisión 344. En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y, de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Para demostrar un uso real y efectivo de la marca, es obligatorio que se demuestre que todos los productos amparados con esa marca estén siendo comercializados en el mercado bajo dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada. En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 1590-2006, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Un caso claro lo tenemos en el evento de que se cancele parcialmente una marca notoria, tal y como se mostró en el numeral 2 de la presente providencia. [2] FERNANDEZ NOVOA, Carlos Fernando.

“EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1995, págs. 356 y 357.