PROCESO 45-IP-2008 — Andean Community

PROCESO 045-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 82, literal d), de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 1998-5212. Actor: Sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA. Marca denominativa: “GANAVET”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de abril de 2008.

I. Las partes. Demandante: Sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros interesados: Sociedad LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANARDERÍA. Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA S.C.A. Sociedad ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA AMERICANA S.A. OFA. Sociedad LABORATORIOS VETIPHARMA LIMITADA.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA. solicitó el 28 de diciembre de 1994 el registro como marca del signo GANAVET (denominativo), para amparar un producto farmacéutico antiparasitario para uso veterinario comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo número 94- 058685. 2. Publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron las siguientes observaciones: a. LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. presentó observación con base en la solicitud de la marca denominativa GAMABEN, solicitada en Colombia para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Su trámite se adelantó bajo el expediente administrativo N° 92-341.619. b. ORGANIZACIÓN FARMACEÚTICA AMERICANA S.A. OFA presentó observación con base en la solicitud de la marca denominativa GANAVITAN MK, solicitada en Colombia para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Su trámite se adelantó bajo el expediente administrativo N° 92-260127. c. LABORATORIOS VETIPHARMA LIMITADA presentó observación con base en la marca denominativa GARMOVET, registrada en Colombia bajo el certificado N° 142941 para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. d. LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERÍA, presentó observación con base en la marca denominativa GANAVIT - A- 600, registrada en Colombia bajo el certificado N° 127136 para amparar productos comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 27579, de 28 de octubre de 1997, resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas, excepto de la sociedad LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERÍA y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo denominativo GANAVET. 4.

La sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA. presentó recursos de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. Mediante la Resolución N° 1271, de 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado. 6.

La sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad LABORATORIOS PROVET LTDA., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1.

Los signos en conflicto no son confundibles por lo siguiente: • Los productos de la clase 5 no son de venta libre y, además se comercializan en establecimientos altamente especializados. • Es imposible que un profesional de la salud confunda los signos en conflicto, ya que uno, GANAVIT, identifica unas vitaminas, y el otro, GANAVET, identifica tratamientos antiparasitarios. • Los signos en conflicto poseen diferencias que los hacen inconfundibles.

En relación con el signo GANAVIT – A - 600, el elemento que otorga distintividad es A - 600, que indica vitamina A. • La partícula VIT de la marca GANAVIT es evocativo de vitaminas. • El prefijo GANA es genérico en la clase 5 y evoca ganado. La expresión VET es evocativo de uso animal o veterinario. A. La contestación de la demanda. 1.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera: a. Las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron proferidas de conformidad con las normas comunitarias. b. Los signos en conflicto son confundibles en sus aspectos ortográficos y fonéticos. c. Si los signos en conflicto coexistieran en el mercado, llevarían al público consumidor a confusión directa e indirecta. d. En los signos en conflicto tienen mayor significación las semejanzas que las diferencias. 2.

Por parte de la sociedad LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERÍA. La sociedad LABORATORIOS V.M. LIMITADA VITAMINAS Y MINERALES PARA GANADERÍA, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera: a. Los signos en conflicto son confundibles en sus aspectos visual, ortográfico, auditivo, fonético e ideológico. b. La partícula A - 600 no elimina el riesgo de confusión de los signos en conflicto. c. La administración de productos farmacéuticos, tanto de consumo humano como de animal, requiere especial cuidado a fin de evitar cualquier riesgo de confusión. Es importante tener en cuenta que los productos que amparan los signos en conflicto se aplican a distintos géneros de patologías pero al mismo tipo de individuos (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, etc.), los cuales en muchos casos son sacrificados para el consumo humano. d. Los productos tienen las mismas presentaciones en frascos y ampollas, y se comercializan en el mismo tipo de establecimientos: tiendas, farmacias, o droguerías veterinarias. e. Se debe tener en cuenta, asimismo, que la caligrafía tanto de médicos como de veterinarios tiene difícil comprensión. f. La confusión en este caso se puede dar de manera directa e indirecta. 3. por parte de las otras terceras interesadas en las resultas del proceso.

Si bien mediante auto, de 28 de junio de 1999 se notificó la demanda a las demás sociedades, terceras interesadas, en las resultas del proceso, ni el informe del Juez Consultante, ni en los documentos anexados y relacionados por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, hacen referencia a la contestación de dichas sociedades a la demanda.

IV. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará el artículo 81 y el 83, pero únicamente el literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, se interpretará, de oficio, el artículo 82, literal d) de la misma normativa.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Confusión directa e indirecta. C. Comparación entre marcas denominativas.

Marcas denominativas compuestas. D. Las marcas farmacéuticas de uso humano y de otros productos de la clase 5. E. Elementos genéricos, descriptivos y evocativos en marcas que amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003- 00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006.

Marca: “SENTIVA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En atención a que en el proceso interno se debate la confusión que pudiera generarse entre el signo denominativo GANAVET y las marcas denominativas GAMABEN, GANAVITAN MK, GARMOVET y GANAVIT – A- 600, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001- 0351. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.

Dado que en el caso bajo estudio existen marcas que se encuentra compuestas por dos palabras, es pertinente referirse al tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ).

La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). D. LAS MARCAS FARMACEÚTICAS DE USO HUMANO Y DE OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 5.

De conformidad con la documentación enviada por Juez Consultante, el signo solicitado para registro ampara productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario de la clase 5, mientras que las marcas observantes amparan productos de la clase 5, entre los cuales se encuentran los farmacéuticos para uso humano. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrar similitud, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos farmacéuticos antiparasitarios para uso veterinario, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantes, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva,[1] tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 2 ELEMENTOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, EVOCATIVOS EN MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

La sociedad demandante argumentó, por un lado, que la partícula GANA es genérica para productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el otro, que la partícula VIT es evocativa de vitaminas. Por lo anterior, es necesario referirse a los elementos genéricos, descriptivos y evocativos en la conformación de marcas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos de la siguiente manera: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…)” Si bien la norma hace relación a signos que consistan exclusivamente en signos genéricos y descriptivos, corresponde analizar si los signos que amparan productos de la clase 5 y que se encuentran conformados por elementos genéricos y descriptivos tienen posibilidad de obtener registro como marcas. Para lo anterior, primero se determinará conceptualmente qué se entiende por expresiones genéricas y descriptivas y, posteriormente, se determinará la registrabilidad en la clase 5 de los signos compuestos por uno o más de dichas expresiones y cómo debe hacerse el análisis de confundibilidad en relación con tales signos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Las expresiones genéricas y descriptivas pueden mezclarse con otras expresiones o elementos, formando así un conjunto diferenciable y suficientemente distintivo, lo que posibilitaría su registro pero bajo el entendido de que su titular no tiene la exclusividad sobre los signos genéricos o descriptivos que se incorporen en el signo registrado.

Al realizar el examen comparativo de signos que amparen productos de la clase 5 y que se encuentren conformadas por elementos de genéricos o descriptivos, estos últimos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante o la Autoridad Competente al realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, deberán tener en cuenta que los elementos genéricos y descriptivos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

En consecuencia, los elementos evocativos que componen un signo a registrar en la clase 5 sí se deben tener en cuenta al realizar el cotejo marcario. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo GANAVET y las marcas denominativas GAMABEN, GANAVITAN MK, GARMOVET, GANAVIT – A- 600, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. De igual manera, al examinar signos que adoptan expresiones denominativas compuestas, deberán analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos para uso veterinario, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

QUINTO: Al realizar el examen comparativo de signos que amparen productos de la clase 5 y que se encuentren conformadas por elementos de genéricos o descriptivos, estos últimos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En consecuencia, los elementos evocativos que componen un signo a registrar en la clase 5 sí se deben tener en cuenta al realizar el cotejo marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1998-5212, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004)”.