PROCESO 060-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión 344 y del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta). Actor: sociedad PEPSICO INC. Proceso interno Nº 2003-0194. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa “artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena (sic) (…) 139, 143, 144, 145, 147, 150 y 151, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina (sic) (…)”, dentro del proceso interno Nº 2003-0194;

El auto de 14 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PEPSICO, INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. ahora ferris enterprises corp. b) Hechos El 31 de diciembre de 1996, la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa, para distinguir productos de la Clase 30.

El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 443 al que presentó observación la sociedad PEPSICO, INC. sobre la base de varios registros de su marca TOSTITOS (mixta) en Venezuela. Por Resolución Nº 14590, de 30 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Declarar infundada la oposición de PepsiCO, Inc. (…) conceder el registro de la marca mixta TOSTITS TAQUITOS DE MAÍZ ORIGINAL, la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa (…)” a favor de PRODUCTOS YUPI S.A. para distinguir productos de la Clase 30.

Contra dicha Resolución la sociedad PEPSICO, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35793, de 30 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 38195, de 28 de noviembre de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 14590.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. Contra estas Resoluciones, la sociedad PEPSICO, INC. presentó demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PEPSICO, INC. manifiesta que se violó el artículo 93 segundo párrafo de la Decisión 344 ya que “se desconoció el derecho de mi representada de oponerse e impedir el registro de una marca confundible con las marcas previamente solicitadas por ésta en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina, igual que violó directamente por falta de aplicación, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 (…) que impone a la Administración la obligación de abstenerse de registrar marcas que afecten derechos de terceros, entre otros, el derecho sobre una marca anteriormente solicitada en un país miembro de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene que “el tipo de letra y la caracterización gráfica de ambas denominaciones es idéntica (…) el elemento gráfico (…) es caracterizante de las mismas y no puede calificarse como un elemento accesorio (…). Además debe tenerse en cuenta que las denominaciones cotejadas TOSTIS y TOSTITOS presentan una acentuada semejanza ortográfica y al agregarles un elemento común de tal importancia, como es el de su caracterización gráfica, el riesgo de confusión entre las mismas resulta inevitable (…).

Por último, las marcas en conflicto están destinadas a identificar los mismos e idénticos productos (…)”. Dice que se violaron los artículos 87, 89, 90, 91 y 92 de la Decisión 344. Que el solicitante indicó los productos que distinguiría su marca y que “Tales productos corresponde a la clase 3 de la clasificación internacional, pero el solicitante los clasificó erróneamente en la clase 30 internacional”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución 014590 legal y válidamente “concediendo el registro de la marca TOSTIS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 (…) solicitada por la Sociedad Productos Yupi S.A.(…)”.

Sostiene que “efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas ‘TOSTIS’ (mixta) y ‘TOSTITOS’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos (…)”. Desde el punto de vista de la estructura de la palabra dice que “desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura distinta o diferenciadora (…) hay que agregar que, la pronunciación (…) difiere sustancialmente una de otra”.

Afirma que “el registro de la marca ‘TOSTIS’ (mixta) no genera riesgo de confusión o de asociación respecto a los signos solicitados en venezuela (sic) (…) pues estas han coexistido por varios años, por lo que un nuevo registro de la marca ‘TOSTIS’ clase 30, no genera confusión en el público consumidor sobre el rigen (sic) empresarial (…)”.

La sociedad ferris enterprises corp. antes PRODUCTOS YUPI S.A. contesta la demanda planteando como excepciones: “1. Preclusión del término probatorio y correcta aplicación del artículo 93, inc. 2 de la Decisión 344 (…)” ya que la sociedad PEPSICO, INC. “tuvo la oportunidad procesal de oponerse e impedir el registro de TOSTIS (…). 2. Existencia de Marca Derivada y correcta aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (…) la sociedad FERRIS ENTERPRISES es titular del signo TOSTIS (…).

La nueva solicitud de TOSTIS solamente buscaba hacer uso de la facultad que tiene el titular de un registro marcario, de presentar solicitudes adicionando elementos a la marca sobre la cual ya tiene derechos. En este caso se añadió a la marca previamente registrada TOSTIS un gráfico y se buscó su protección (…) el público consumidor identificará la marca TOSTIS mixta y TOSTIS nominativa como marcas provenientes de un mismo producto (…). 3.

Forma usual de las letras que conforman la expresión TOSTIS (…) las letras de TOSTIS han sido ampliamente utilizadas en el mercado. 4. Correcta expedición de los actos administrativos denunciados por la actora”. Sostiene que no existe disparidad entre los productos que pretende identificar el signo TOSTIS ya que este signo fue solicitado para productos de la Clase 30.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en “los artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena (sic) (…) 139, 143, 144, 145, 147, 150 y 151, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina (sic) (…)”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), fue el 31 de diciembre de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 y de conformidad con lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 95 y 96 de la Misma Decisión y el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los demás artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 172.- (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. (…)” I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan este tema, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin perjuicio de observarse, en lo que corresponda, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha sostenido: “De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro marcario está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico”.

(Proceso 01- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE). II. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. III.

Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001- 0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Además, en el caso de que exista conflicto entre un signo mixto y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez Consultante deberá analizar si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión. Similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002- 00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) y la marca TOSTITOS (mixta).

V. De las observaciones: legitimación y procedimiento El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al estudiar el tema de las observaciones, su legitimación para presentarlas y su procedimiento, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 148-IP-2006, de 17 de noviembre de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACÍFICO emitido en la causa interna Nº 63-2005.

Sin embargo, el Tribunal recalca que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca ( )”.

(Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856, de 24 de octubre de 2002, marca: “LIMPLUS”). La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo solicitado en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.

La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite.

En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.

El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº.2003-0194, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA