PROCESO 072-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 113 literales a) y c) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: LA VARA (mixta). Actor: señora Elvia Nariño Pérez. Proceso interno Nº 2002-0201. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, relativa a los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0201;

El auto de 20 de junio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señora Elvia Nariño Pérez.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. b) Hechos De acuerdo al informe del consultante se tiene que: 1. Desde hace aproximadamente 30 años los asaderos denominados LA VARA fueron fundados por los señores Hernando Pérez y Elvia Nariño de Pérez con la actividad de venta de comidas y bebidas.

A la muerte del señor Hernando Pérez la esposa quedó en posesión y administración de los establecimientos denominados ASADERO LA VARA Y ASADERO LA VARA 2. El establecimiento ASADERO LA VARA 2 fue arrendado a uno de sus hijos. 2. A la muerte del señor Pérez los establecimientos no tenían registro mercantil, trámite que fue realizado con posterioridad y se obtuvo los registros 374053 y 374054 de la Cámara de Comercio de Fusagasuga. 3.

Por acuerdo común los herederos abrieron sus propios negocios en diferentes lugares del país utilizando siempre el nombre LA VARA. 4. Los herederos decidieron montar una planta de producción con la fórmula familiar que surtiera la cadena de establecimientos, para lo que se asociaron William Pérez Nariño y Julio César Pérez Nariño y crearon la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. la cual por decisión “de Julio Cesar (sic) fue registrada por la sociedad como marca y nombre comercial sin advertir a la Superintendencia que ese nombre pertenecía a todos sus hermanos y su madre, y sin informar a los demás copropietarios sobre dicho trámite”. 5.

Por Resoluciones 011218 y 011231, ambas de 30 de abril de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta LA VARA a favor de la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. para distinguir productos de la Clase 29 y servicios de la Clase 42, respectivamente. 6.

El nombre de ASADERO LA VARA continuó siendo usado sin oposición de los titulares de la marca citada con anterioridad “razón por la cual los demás copropietarios no se percataron de la existencia del registro, y por ende, no formularon ningún recurso, sólo hasta cuando Julio Cesar (sic) Pérez titular absoluto de la marca, obligó a todos sus hermanos a tributarle regalías a su favor mediante el contrato de franquicia (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora basa su demanda en las causales de nulidad del artículo 113 de la Decisión 344, manifiesta que “LA VARA es un nombre notorio que se ha venido utilizando por la familia PÉREZ NARIÑO siempre para el mismo ramo de productos y servicios y para distinguir sus establecimientos de comercio” y que “El registro de la marca cuya nulidad pretendo, fue solicitado de mala fe, con engaño hacia la administración y perjudica el derecho de mi poderdante y los demás copropietarios (…)”.

Dice que los actos demandados violan el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 ya que “El nombre que ampara el registro de la marca es ‘LA VARA’ para amparar productos de la clase 42 y 29 de la clasificación (sic) Internacional de Niza, denominación idéntica al nombre comercial que históricamente le ha dado identidad a los establecimientos de comercio ASADERO LA VARA O LA VARA ASADOS de propiedad de mi poderdante que distribuye y presta los mismos productos amparados por las resoluciones demandadas.

Quienes solicitaron dicho registro son conocedores de la existencia del derecho sobre el uso del nombre en cabeza de su madre y sus hermanos; Por tanto, transgredieron la norma para obtener el derecho exclusivo que confiere el registro, llevando a que la Superintendencia sin conocimiento, y presumiendo la buena fe del solicitante concediera el registro con todas las prerrogativas que este ofrece, sin percatarse de la usurpación del nombre comercial de mi poderdante y demás copropietarios”.

Sostiene, también, que se violó el artículo 128 de la Decisión 344 toda vez que “Con los documentos (…) que estoy aportando nítidamente se advierte el primer uso en el comercio del nombre la VARA por parte de mi poderdante y su esposo y la continuidad a ese uso que le han venido dando durante 30 años; por tanto el registro como está concedido contraviene las anteriores normas porque se aparta de la protección legal a que tienen derecho los primeros usuarios y legítimos propietarios, para concederlo exclusivamente a quien de mala fe lo solicitó y quien fatalmente pretende hacerlo valer contra aquellos”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones 11218 y 11231 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “no se incurrió en violación a las normas sustanciales ni procedimentales establecidas en la Decisión 344 (…)” y que dicha División expidió válida y legalmente las mencionadas Resoluciones “concediendo el registro de la marca LA VARA, para distinguir productos ubicados en las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad La Vara Productos Alimenticios Ltda. (…)”.

Sostiene que “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en los expedientes 96-54477 y 96-54488, las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial. De tal suerte que, la Superintendencia actuó conforme a las herramientas de convicción existentes en los expedientes (…) la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada por las normas marcarias correspondientes a realizar investigaciones de oficio sobre los nombres comerciales preexistentes a la solicitud de registro de una marca.

Corresponde a terceros con interés legítimo presentar las observaciones y las pruebas en que se funde su observación. Esto entre otras cosas, para evitar que, dado el carácter declarativo de la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, la Administración cree conflictos artificiales al señalar de oficio nombres comerciales sobre los que no existe claridad sobre la titularidad del derecho marcario y sobre los que su eventual titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud (…).

Por todo lo anterior, la concesión del registro de la marca LA VARA dentro de las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza se cumplió siguiendo fielmente las normas sustantivas y procedimentales de la normativa comunitaria vigente”. La sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, planteado las excepciones de caducidad de la acción y de ineptitud sustantiva de la demanda.

Respecto a la primera excepción manifiesta que la demanda de nulidad “debe instaurarse dentro de los cinco (5) años siguientes, a la fecha de publicación en la gaceta de Marcas. En cuanto a la segunda excepción dice que “no se agotó la vía gubernativa que procedía en contra de los actos acusados (…)”. Sostiene que “mi representado compró la razón social de Asaderos la Vara y Asados la Vara de buena fe (…)” a la señora Eulalia Pérez Nariño ya que el señor Hernando Pérez “decidió darle la razón social, en vida a su hija Eulalia Pérez Nariño. Dice que no se violaran los artículos 83 y 128 de la Decisión 344 “porque no es cierto que ASADOS LA VARA o LA VARA ASADEROS haya funcionado por espacio de tantos años, sino que este nombre entro (sic) en vigencia cuando la heredera María Eulalia Pérez Nariño, decidió adoptar ese nombre de LA VARA (…)”.

Finalmente, afirma que las únicas marcas protegidas son las que se encuentran en las Resoluciones impugnadas.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo LA VARA (mixta), de acuerdo a datos de la Página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, fue el 15 de octubre de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 y conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81 y 113 literales a) y c) de la misma Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(…) Artículo128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)” I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan este tema, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo LA VARA (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto, sin perjuicio de observarse, en lo que corresponda, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca LA VARA (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. III. Comparación entre una marca mixta y un nombre comercial En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre una marca mixta y un nombre comercial, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en el signo mixto prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo mixto solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca LA VARA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo y si no es confundible con el nombre comercial denominativo ASADEROS LA VARA. IV. El nombre comercial y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud un signo con un nombre comercial.

Riesgo de confusión. Similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas. Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 38-IP-2007, marca: HARRODS, de 11 de abril de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1518, de 12 de julio de 2007, emitida para la causa interna N° 2003-00137, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse la marca LA VARA (mixta) y el nombre comercial ASADEROS LA VARA.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

VI. Nulidad de un registro marcario: Mala fe En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca. En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.

En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81 de la indicada Decisión, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la acción de nulidad.

El Tribunal ha sostenido al respecto: “Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…). La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1352, de 7 de junio de 2006, marca: NEXELL). En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”.

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.

(Proceso 20-IP-2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 308 de 28 de 1997, marca: COLSUBSIDIO). Asimismo, el artículo 113, literal c, de la Decisión 344 prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro de la marca haya sido obtenido de mala fe, supuesto que ha de configurarse conforme lo ha señalado el Tribunal, entre otros casos, “cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo”.

(Proceso 12- IP-2006, ya citado). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si la marca LA VARA (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca LA VARA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SÉPTIMO: De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0201, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA