PROCESO 077-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 150 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: CRISS FASHION (mixto). Actora: señora Claudia Janet Giraldo Álvarez. Proceso interno Nº 2003-0304. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2003-0304;

El auto de 20 de junio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señora Claudia Janet Giraldo Álvarez.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. b) Hechos El 8 de febrero de 2002, la señora CLAUDIA JANET GIRALDO ÁLVAREZ, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, solicitud de registro como marca del signo CRISS FASHION (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 517, al que no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Mediante Resolución Nº 36582 de 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, negó la solicitud de registro del signo CRISS FASHION (mixto), por considerar que es similar a la marca CHRIS (mixta) registrada a favor de la sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. para distinguir productos, también, de la Clase 3.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 03008 de 31 de enero de 2003 confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien por Resolución Nº 05047 de 26 de febrero de 2003, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 36582. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio “ignoró que la marca (sic) CRISS FASHION (MIXTA) es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y que es signo idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 03”.

Manifiesta que “El elemento figurativo de la marca de mi representada es preponderante y significativa dentro del conjunto marcario, dada la multiplicidad de los elementos figurativos que la componen (…)” y que desde el punto de vista fonético y ortográfico los signos en conflicto son diferentes. Dice que también se violaron los artículos 93 y 95, en concordancia con el 83, literal a) de la Decisión 344 por cuanto la División de Signos Distintivos al realizar el examen de registrabilidad del signo CRISS FASHION (mixto) “determinó, sin ser correcto, que la marca (sic) era confundible con CHRIS, para distinguir los mismos servicios (sic) y productos de similar naturaleza”.

Sostiene, que su signo “cuenta con una preponderante parte gráfica, el cual debe ser tenido en cuenta para decretar su registro, además cuenta con otros elementos que le otorgan la suficiente distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad, para ser registrada como marca; y por lo tanto no se debe escindir de ellos (sic)”. Finalmente, indica que la sociedad titular de la marca sobre la cual se basa el registro solicitado no presentó ninguna oposición. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió las Resoluciones legal y válidamente “negando el registro de la marca CRISS FASHION (Mixta), para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Señora CLAUDIA JANET GIRALDO ALVAREZ (…)”.

Sostiene que, “la expresión CRISS FASHION (Mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto con el signo registrado ‘CHRIS’ (Mixta) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y visuales que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Dice que “debe señalarse que si bien la marca ‘CRISS FASHION’ es mixta el elemento que predomina sobre el conjunto marcario es el denominativo que es el más característico y tiene mayor fuerza de penetración en el consumidor y evidentemente comparte varias letras con la marca ‘CHRIS’, lo cual a simple vista resulta similarmente confundible para el consumidor.

Sobre el punto vale la pena señalar que la expresión ‘CRISS’ es la que definitivamente sobresale dentro del conjunto debido a que es el elemento nominativo único distintivo de la misma”. Argumenta que debe tenerse en cuenta que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 3 que “se pueden ofrecer al público en los mismos almacenes o establecimientos, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor”.

Respecto a la presentación de oposiciones dice que “nunca se presentaron observaciones (sic) y por lo mismo mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio dando aplicación a lo normado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de oficio realizó el examen de registrabilidad apoyándose en lo ordenado por el artículo 136 literal a) ibídem, y los criterios establecidos por la Doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal, para negar el registro como marca del signo ‘CRISS FASHION’ (Mixta) (sic), por ser similarmente confundible con la marca registrada ‘CHRIS’ que distingue productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (…)”.

La sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. tercero interesado en el proceso, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo CRISS FASHION (mixto), fue el 8 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal a), 150 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo CRISS FASHION (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 486. Esta disposición comunitaria contiene las normas que fijan lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo CRISS FASHION (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 3.

Marcas mixtas y su comparación En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, del signo mixto solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo CRISS FASHION (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002- 00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo CRISS FASHION (mixto) y la marca CHRIS(mixta). 5.

De las oposiciones y del examen de registrabilidad de un registro marcario El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CRISS FASHION (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si el signo CRISS FASHION (mixto) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo CRISS FASHION (mixto) es similar a la marca registrada CHRIS (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

SEXTO: El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0304, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA