PROCESO 101-IP-2008 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a) y b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: L’ARGENTIERE (mixto). Actor: NORITEX S.A. Proceso interno Nº 2002-0161. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0161;

El auto de 15 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: NORITEX S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Danilo García Camacho, Curador Ad Litem b) Hechos El 19 de mayo de 2000 la sociedad NORITEX S.A. solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo “L’ ARGENTIERE” (mixto) para distinguir productos de la Clase 14. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 493 de 27 de junio de 2000, al que presentó observación la Sociedad ARGENTA ORFEBRERÍA LTDA. sobre la base de su marca “ARGENTA” (mixta) registrada para distinguir servicios de la Clase 42, del nombre comercial ARGENTA ORFEBRERÍA LTDA. y de la enseña comercial ARGENTA.

Por Resolución Nº 30762 de 27 de noviembre del 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca L’ARGENTIERE. Contra esta Resolución, NORITEX S.A. presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quién por Resolución Nº 37499 de 20 de noviembre de 2001 confirmó la Resolución impugnada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad NORITEX S.A. en su demanda, sostiene que se violó el Artículo 135 literal e) de la Decisión 486 ya que “la expresión ‘L’ARGENTIERE’ no constituye término descriptivo, debido a que dicho término no tiene la suficiente transparencia en nuestro idioma Español o Castellano, que permita describir las cualidades o características de los productos de la Clase 14 Internacional enunciados en la solicitud de la marca ‘L’ARGENTIERE’, lo que hace que dicho término no sea descriptivo como lo pretende la Administración, sino un término de fantasía, ya que las expresiones extranjeras que no trasmiten una idea o concepto en la mente de los consumidores no tienen el carácter de descriptivas, porque para que una expresión sea descriptiva, tiene que tener como atributo principal el hecho de poder transmitir a la mente de los consumidores una idea sobre las cualidades o características de un producto y lo cual no sucede en el presente caso” por lo que el signo L’ARGENTIERE es registrable.

La demandante presentó también un escrito de ampliación a la demanda donde dice que también se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “el término ARGENTA registrado como marca, NO tiene la capacidad suficiente para que con el mismo se objete la marca (sic) L’ARGENTIERE, debido a que dicha expresión, por estar vinculada directamente a los productos que se comercializan con la marca de servicios citada, se convierte en una ‘expresión genérica’ (…)” lo que hace “que no tenga el signo descrito capacidad suficiente para negar el término arbitrario o de fantasía L’ARGENTIERE debido a que dicho término tal y como está escrito NO tiene significado alguno en los idiomas tradicionales de uso comercial en el mundo como son el Inglés (sic), español, francés, italiano y portugués”.

Finalmente que su signo no es confundible con la marca ARGENTA (mixta). d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas legales o comunitarias” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas la superintendencia expidió legal y válidamente dichas Resoluciones.

Sostiene que “el signo ‘L’ARGENTIERE’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que para efectos ideológicos es la traducción al español de la expresión ‘muebles para guardar la plata’ siendo así que el consumidor imaginará que los productos amparados son productos que contienen o son estrechamente relacionados con dicho mineral y evidentemente está describiendo la finalidad del producto que se pretende distinguir, habida cuenta que la plata constituye un elemento de la naturaleza cuyas propiedades o características pueden encontrarse en los productos comprendidos en la clase 14 internacional”.

Finalmente dice que “si bien el signo comprende una parte figurativa, ésta no logra imprimirle al signo solicitado suficientes elementos adicionales que desvirtúan su descriptividad”. Danilo García Camacho, Curador Ad Litem del tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo que “En efecto, al proferir la Resolución Nº 30762 del 27 de noviembre de 2000 por la cual se negó el registro de la marca ‘L’Argentiere’ (Clase 14), la Superintendencia expresó y analizó en forma clara y precisa las semejanzas, elementos fonéticos, así como el mensaje, evocado por las dos marcas, lo que hacía irregistrable la marca aludida” y que la Superintendencia actuó “en defensa de los derechos de igualdad, equidad y respeto entre los productores de bienes y sus consumidores, todo de conformidad, entre otras disposiciones, con la Decisión (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo L’ARGENTIERE (mixto) fue el 19 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante corresponde interpretar, de oficio, los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a) y b) de la Decisión 344 y 128,así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) Artículo128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)” 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan este tema, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Consejo de Estado que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo L’ ARGENTIERE (mixto) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al caso concreto. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo L’ ARGENTIERE (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3.

Comparación entre marcas mixtas. Entre una marca mixta y un nombre comercial y una enseña comercial En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Como regla general, cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre marcas mixtas, una marca mixta y un nombre comercial y una marca mixta y una enseña comercial, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en el signo mixto prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

El Juez consultante deberá analizar si el signo L’ARGENTIERE (mixto) al ser un signo mixto cuenta con los elementos suficientes que la hagan distintiva frente a la marca mixta ARGENTA, al nombre comercial ARGENTA ORFEBRERÍA LTDA. y a la enseña comercial ARGENTA. 4. El nombre comercial, su protección y su prueba. La enseña comercial La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45- IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). La enseña comercial Sobre la enseña comercial la Decisión 344 no hace referencia, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, “la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (…).

La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (…). CAVELIER Germán. MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES. Editorial TEMIS. Bogotá. 1962. p.p. 73 y 74”. (Proceso 42-IP-2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS mixta).

La protección de la enseña comercial se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino su uso real y efectivo en el comercio, este uso deberá ser probado por quien alega ser titular de una enseña comercial. A manera de aclaración se manifiesta lo referente a la enseña comercial, en la actualidad, se encuentra dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 6. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial o una enseña comercial protegidos.

Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 007-IP-2007, de 13 de febrero de 2007, marca: GOLD GREEN OIL (mixta), emitida para la causa interna N° 2004-0020, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Además, de los criterios sentados para la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, arriba expuestos, el Juez Consultante, deberá aplicar dichos criterios, en lo que corresponda, al nombre comercial. Como se tiene dicho, lo aplicable al nombre comercial es también aplicable a la enseña comercial. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial o una enseña comercial protegidos será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En el caso en estudio, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar si entre el signo L’ARGENTIERE (mixto) y el nombre comercial ARGENTA ORFEBRERÍA LTDA. y de la enseña comercial ARGENTA. existe identidad ó similitud, capaces de causar confusión en el público consumidor, tanto entre los signos, como entre los productos y servicios y la actividad económica protegida por el nombre comercial.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de este riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 7.

Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, toda vez que, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686, de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá determinar si el signo L’ARGENTIERE (mixto) es un signo descriptivo. 8.

Signos en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). 9. Signos de fantasía Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus creadores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). 10. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRÁFICO, emitida para la causa interna N°. 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de su solicitud.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo L’ARGENTIERE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, con un nombre comercial y con una enseña comercial, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: Se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento. Las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso real y efectivo.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial o una enseña comercial protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

OCTAVO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

NOVENO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

DÉCIMO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

DÉCIMO PRIMERO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0161, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA